Sentencia nº 00865 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala Político Administrativa de 11 de Junio de 2014

Magistrado Ponente: E.G.R.

Exp. Nº 2007-1119

Mediante escrito presentado ante el Juzgado Octavo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas en fecha 1 de marzo de 2006, el abogado W.E.O.P. (INPREABOGADO N° 58.826), actuando como apoderado judicial de la sociedad mercantil CDS TELECOM, C.A. (inscrita en el Registro Mercantil Cuarto de la Circunscripción Judicial del Distrito Federal y Estado Miranda en fecha 15 de diciembre de 2004, bajo el N° 22, Tomo 103-A Cto.), demandó a la empresa COMPAÑÍA ANÓNIMA NACIONAL TELÉFONOS DE VENEZUELA (CANTV) (inscrita en el Registro Mercantil que llevaba el Juzgado de Comercio del Distrito Federal el 20 de junio de 1930, bajo el N° 387, Tomo 2, cuya última reforma estatutaria es la inscrita en el Registro Mercantil Primero de la Circunscripción Judicial del Distrito Capital y estado Miranda el 16 de junio de 2008, bajo el N° 29, Tomo 154-A), por la cantidad de “doce mil millones de bolívares (Bs. 12.000.000.000,00)”, por concepto de daños y perjuicios y daño emergente originados por “…INFRACCIÓN DE DERECHOS DE PROPIEDAD INDUSTRIAL DE LA EMPRESA ‘CDS TELECOM, C.A.’ SOBRE LA MARCA ‘Listo®’ EN CLASES 16 Y 38 DEL CLASIFICADOR INTERNACIONAL NIZA”.

El 13 de marzo de 2006 el Juzgado Octavo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas admitió la demanda interpuesta y ordenó el emplazamiento de la demandada.

En fecha 19 de septiembre de 2006 el apoderado judicial de la actora reformó la demanda incluyendo como co-demandante al ciudadano E.J.P. (cédula de identidad N° 6.820.458).

El 8 de noviembre de 2006 el Juzgado Octavo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas admitió la reforma y ordenó nuevamente la citación de la demandada y la notificación de la ciudadana Procuradora General de la República.

Por decisión de fecha 18 de septiembre de 2007 el referido tribunal se declaró incompetente para conocer de la demanda interpuesta y declinó la competencia en esta Sala Político-Administrativa.

Mediante sentencia N° 00074 del 17 de enero de 2008 esta Sala aceptó la competencia declinada por el Juzgado Octavo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, anuló todas las actuaciones y repuso la causa al estado de admisión.

El 1 de abril de 2008 se pasó el expediente al Juzgado de Sustanciación.

Por auto de fecha 22 de julio de 2008 el referido Juzgado admitió la demanda y ordenó emplazar a la Compañía Anónima Nacional de Teléfonos de Venezuela (CANTV), para que compareciera dentro de los veinte (20) días de despacho siguientes para dar contestación de la demanda. Igualmente ordenó citar a la Procuraduría General de la República.

En fecha 31 de marzo de 2009 el abogado G.F.M.M. (INPREABOGADO N° 101.791), actuando como apoderado judicial de la Compañía Anónima Nacional de Teléfonos de Venezuela (CANTV), contestó la demanda interpuesta.

El 13 de mayo de 2009 el apoderado judicial de los demandantes promovió pruebas, y por cuanto su volumen hacía difícil su manejo, el Juzgado de Sustanciación acordó abrir pieza separada, por auto del 14 del mismo mes y año.

En fecha 19 de mayo de 2009 la parte demandada se opuso a dichas pruebas, y el 26 de mayo de 2009 los accionantes formularon observaciones a la oposición.

Por auto de fecha 22 de septiembre de 2009 el Juzgado de Sustanciación resolvió la incidencia probatoria, admitió las pruebas promovidas por los accionantes y desestimó la oposición de la demandada.

El 1 de diciembre de 2009 el abogado G.F.M.M., actuando con el carácter expuesto, apeló de la referida decisión dictada por el Juzgado de Sustanciación.

En fecha 19 de junio de 2010 dicho Juzgado oyó la apelación en un solo efecto ante esta Sala.

Mediante diligencias de fechas 7 de octubre y 17 de noviembre de 2010 el abogado Carlos MILANO (INPREABOGADO N° 130.009), actuando como apoderado judicial de la Compañía Anónima Nacional de Teléfonos de Venezuela (CANTV), solicitó el pase del expediente a la Sala a fin de que fuese fijada la audiencia conclusiva.

El 19 de julio de 2011 fue agregada al expediente la sentencia N° 00838 del 29 de junio de 2011, a través de la cual esta Sala declaró sin lugar el recurso de apelación ejercido por la representación judicial de la Compañía Anónima Nacional de Teléfonos de Venezuela (CANTV) contra el auto del Juzgado de Sustanciación del 22 de septiembre de 2009.

Concluida la sustanciación, el 9 de agosto de 2011, el referido Juzgado remitió las actuaciones a la Sala.

Por auto de fecha 20 de septiembre de 2011, se dejó constancia de la incorporación a esta Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia de la Magistrada Trina Omaira Zurita, designada por la Asamblea Nacional el 7 de diciembre de 2010, quedando conformada la Sala de la forma siguiente: Presidenta, Magistrada Evelyn Marrero Ortíz; Vicepresidenta, Magistrada Yolanda Jaimes Guerrero; Magistrados Levis Ignacio Zerpa y Emiro García Rosas y Magistrada Trina Omaira Zurita. Igualmente se ordenó la continuación de la presente causa.

En esa misma fecha se dio cuenta en Sala, se designó ponente al Magistrado Emiro García Rosas y se fijó la audiencia conclusiva.

En fecha 29 de septiembre de 2011 se llevó a cabo la audiencia conclusiva y se dejó constancia de la comparecencia de los apoderados judiciales de las sociedades mercantiles CDS TELECOM, C. A. y Compañía Anónima Nacional Teléfonos de Venezuela (CANTV), quienes expusieron sus argumentos, así como de la consignación del escrito de conclusiones de la parte demandante. Igualmente, se dejó constancia de que la presente causa entró en estado de sentencia.

En fecha 16 de enero de 2012 se incorporó a esta Sala la abogada M.M.T., como Magistrada Suplente. La Sala quedó integrada de la siguiente manera: Presidenta, Magistrada Evelyn Marrero Ortíz; Vicepresidenta, Magistrada Yolanda Jaimes Guerrero; el Magistrado Emiro García Rosas y las Magistradas Trina Omaira Zurita y M.M.T.. Asimismo, se ordenó la continuación de la causa.

El 18 de septiembre de 2012 el abogado A.J. D’ J.P. (INPREABOGADO N° 52.682), actuando como apoderado judicial de la sociedad mercantil CDS TELECOM, C.A., solicitó se dicte sentencia y fijó domicilio procesal para su notificación.

En fecha 08 de mayo de 2013 fue electa la Junta Directiva de este Supremo Tribunal, de conformidad con lo previsto en el artículo 20 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, quedando integrada esta Sala de la siguiente manera: Presidente, Magistrado Emiro García Rosas; Vicepresidenta, Magistrada Evelyn Marrero Ortíz; la Magistrada Trina Omaira Zurita, la Magistrada Suplente M.M.T., y el Magistrado Suplente E.R.G.. Se ordenó la continuación de la presente causa.

El 17 de septiembre de 2013 el abogado E.A.L.R. (INPREABOGADO N° 130.580), actuando como apoderado judicial de la sociedad mercantil CDS TELECOM, C.A., solicitó se dicte sentencia.

En fecha 14 de enero de 2014, reunidos los Magistrados y Magistradas de la Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, se dejó constancia de la incorporación de la Tercera Suplente Magistrada M.C.A.V., a fin de suplir temporalmente la falta absoluta de la Magistrada Trina Omaira Zurita. La Sala quedó integrada de la siguiente manera: Presidente, Magistrado Emiro García Rosas; Vicepresidenta, Magistrada Evelyn Marrero Ortíz; Magistrada Suplente, M.M.T.; Magistrado Suplente E.R.G. y Magistrada Suplente M.C.A.V..

I

DEMANDA

Mediante escrito presentado el 1 de marzo de 2006, reformado el 19 de septiembre de 2006, el abogado W.E.O.P., actuando como apoderado judicial de la sociedad mercantil CDS TELECOM, C.A. y del ciudadano E.J.P., ya identificados, demandó a la empresa Compañía Anónima Nacional Teléfonos de Venezuela (CANTV), en los siguientes términos:

Que interponen “ACCIÓN POR INFRACCIÓN DE DERECHOS DE PROPIEDAD INDUSTRIAL DE LA EMPRESA ‘CDS TELECOM, C.A.’ SOBRE LA MARCA ‘Listo®’ EN CLASES 16 Y 38 DEL CLASIFICADOR INTERNACIONAL NIZA (Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de Marcas establecido por el Arreglo de Niza del 15 de junio de 1957, con sus modificaciones vigentes, aplicable en Venezuela según lo establecido en el artículo 151 Decisión 486 de la Comunidad A.d.N.) en contra de la empresa (…) CANTV (…) con base en los artículos 154, 155, 238, 241, 243, 244, 245, 246, 247 y 249 de la decisión 486 de la Comunidad A.d.N. (…) y en el artículo 1185 del Código Civil”.

Que en fecha 15 de mayo de 2002 fue solicitada a nombre del ciudadano “Edgar J.P. (Presidente de ‘CDS TELECOM, C.A.’), por ante el Registro de Propiedad Industrial del Servicio Autónomo de la Propiedad Intelectual (SAPI), y mediante la planilla de solicitud de registro de signos distintivos identificada con el número de inscripción: 02-006929, la marca mixta de producto: ‘Listo®’ en clase 16 del Clasificador Internacional NIZA para distinguir: ‘Publicaciones en general; folletos, catálogos, pegatinas, material publicitario de papel o cartón, billetes y tickets, productos impresos, fichas de control, formularios” (sic).

Que “en fecha 27 de febrero de 2003 fue publicada en el Boletín de la Propiedad Industrial del Servicio Autónomo de la Propiedad Intelectual (SAPI) # 455, la solicitud de marca ‘Listo®’ en clase 16 del Clasificador Internacional NIZA, a efectos de que terceros puedan presentar observaciones al registro de esta marca de conformidad con el artículo 146 D.486 CAN” (sic).

Que “en fecha 28 de marzo de 2003 fue solicitada a nombre del ciudadano E.J.P. (Presidente de ‘CDS TELECOM, C.A.’), por ante el Registro de propiedad Industrial del Servicio Autónomo de la Propiedad Intelectual (SAPI), y mediante la planilla de solicitud de registro de signos distintivos identificada con el número de inscripción: 03-003430, la marca mixta de servicios ‘Listo®’ en clase 38 del Clasificador Internacional NIZA para distinguir: ‘servicios de telecomunicaciones e internet’ (sic).

Que “en fecha 04 de agosto de 2003, la empresa ‘CANTV’ dio inicio a su campaña publicitaria: ‘Cantv Listo’, según lo dio a conocer la Gerencia de Comunicaciones y Asuntos Publicitarios de la empresa CANTV”.

Que “en fecha 04 de noviembre de 2003, fue publicada en el Boletín de la Propiedad Industrial del Servicio Autónomo de la Propiedad Intelectual (SAPI) # 459, la solicitud de marca ‘Listo®’, en clase 38 del Clasificador Internacional NIZA, a efectos de que terceros puedan presentar observaciones al registro de esta marca de conformidad con el artículo 146 D. 486 CAN”.

Que “en fecha 10 de noviembre de 2004, fue publicada en el Boletín de la Propiedad Industrial del Servicio Autónomo de la Propiedad Intelectual (SAPI) # 469, la Resolución del Registrador de la Propiedad Industrial No. 2059, de fecha 02 de noviembre de 2004, en la cual se otorga el Registro No. P257166, Inscripción No 02-006929, correspondiente a la marca ‘Listo®’ en clase 16 del Clasificador Internacional NIZA, a favor del Sr. Edgar J.P.”.

Que “en fecha 15 de abril de 2005, fue publicada en el Boletín de la Propiedad Industrial del Servicio Autónomo de la Propiedad Intelectual (SAPI) # 471, la Resolución del Registrador de la Propiedad Industrial No. 0562, de fecha 08 de marzo de 2005, en la cual se otorga el Registro No. S027184, Inscripción No 03-003430, correspondiente a la marca ‘Listo®’ en clase 38 del Clasificador Internacional NIZA, a favor del Sr. Edgar J.P.”.

Que “en fecha 21 de septiembre de 2005, el Sr. E.J.P. cedió la titularidad de todos los derechos de uso exclusivo, entre otras, sobre sus marcas ‘Listo®’ en clases 16 y 38 del Clasificador Internacional NIZA a la empresa ‘CDS TELECOM, C.A.’, mediante documento de cesión debidamente autenticado por ante la Notaría Pública Primera del Municipio Chacao del Distrito Metropolitano de Caracas, en fecha 21 de septiembre de 2005, quedando anotado bajo el No. 34, Tomo 151, de los libros de autenticaciones llevados por dicha Notaría” (sic).

Que “en fecha 28 de septiembre de 2005, fueron solicitados por ante el Registro de la Propiedad Industrial los registros de las cesiones de las marcas ‘Listo®’ en clases 16 y 38 del Clasificador Internacional NIZA a favor de la empresa ‘CDS TELECOM, C.A. (sic).

Que en fechas 30 de septiembre y 7 de octubre de 2005, el presidente de la empresa CDS TELECOM, C.A. le envió una carta al presidente de la empresa Compañía Anónima Nacional Teléfonos de Venezuela (CANTV), “en la cual le notifica sobre la situación de infracción en que se encuentra la empresa CANTV con respecto a los derechos de propiedad industrial de la empresa ‘CDS TELECOM, C.A.’ sobre la marca ‘Listo®’”, y que la misma situación se le notificó a dicha empresa, en fecha 18 de octubre de 2005, a través del Juzgado Décimo Séptimo de Municipio de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas.

Que “en fecha 21 de noviembre de 2005, fue publicado un aviso publicitario de prensa autorizado por la empresa CANTV, en la página 10 del diario ‘Últimas Noticias’ sobre su servicio de telefonía fija inalámbrica, en el cual utilizaban en slogan: ‘Pásate de Listo y Habla Ya’, en una clara campaña de transición de la denominación ‘Cantv Listo’ hacia la denominación ‘Cantv Habla Ya’”.

Que “en fecha 26 de noviembre de 2005, fue publicado un aviso de prensa autorizado por la empresa CANTV, en la página B-13 del diario ‘El Nacional’ en los cuales notificaba formal y públicamente a sus clientes sobre el cambio de denominación de su servicio de telefonía fija inalámbrica de ‘Cantv Listo’ a ‘Cantv Habla Ya’”.

Que “en fecha 05 de diciembre de 2005, fueron asentadas en el libro de protocolos del Registrador de la Propiedad Industrial las cesiones de las marcas ‘Listo®’, en clases 16 y 38 del clasificador Internacional NIZA, a favor de la empresa ‘CDS TELECOM, C.A.’, con plenos efectos frente a terceros según lo establecido en el artículo 161 D. 486 CAN”.

Que “LOS DEMANDANTES SON LOS LEGITIMOS TITULARES DE LOS DERECHOS DE PROPIEDAD INDUSTRIAL INFRINGIDOS SOBRE LOS REGISTROS (…) marca ‘Listo®’ en clase 16 del Clasificador NIZA: Registro No. P257166 (…) otorgado mediante Resolución No. 2059 de fecha 02 de noviembre de 2004 (…) con vigencia efectiva hasta el 10 de noviembre de 2014, para identificar: ‘Publicaciones en general; folletos, catálogos, pegatinas, material publicitario de papel o cartón, billetes y tickets, productos impresos, fichas de control, formularios’ (…), y el Registro marca ‘Listo®’ en clase 38 del Clasificador Internacional NIZA: Registro No. S027184, Inscripción No. 03-003430, otorgado mediante Resolución No. 0562 de fecha 08 de marzo de 2005, publicada en el Boletín de la Propiedad Industrial número 471 de fecha 15 de abril de 2005, con vigencia efectiva hasta el 15 de abril de 2015, para identificar: ‘Servicios de Telecomunicaciones e internet’” (Mayúsculas de los demandantes).

Que “CONSTITUYE UN HECHO NOTORIO COMUNICACIONAL EL USO QUE HA HECHO LA EMPRESA CANTV DEL SIGNO DISTINTIVO ‘Listo’ DENTRO DE LA DENOMINACIÓN ‘Cantv Listo’ PARA IDENTIFICAR EN EL MERCADO SU SERVICIO DE TELEFONÍA INALÁMBRICA, LOS EMBALAJES Y ENVOLTORIOS PARA LA VENTA DE LOS EQUIPOS TELEFÓNICOS CON TECNOLOGÍA INALÁMBRICA AFECTADOS AL SERVICIO, Y TODO EL MATERIAL PUBLICITARIO ASOCIADO A LA CAMPAÑA PUBLICITARIA ‘Cantv Listo’” (sic).

Que el uso por parte de la empresa CANTV del signo distintivo “Listo” debe ser establecido como cierto por esta Sala “sin necesidad de que [su] representada consigne en autos prueba alguna sobre los mismos, todo esto siguiendo el criterio jurisprudencial reiterado, pacífico y vinculante establecido en Sentencia de la Sala Constitucional de fecha 15 de marzo de 2000, con ponencia del Magistrado Jesús Eduardo Cabrera Romero, en el expediente No. 00-0146…”.

Que en el caso particular la empresa CANTV ha hecho uso del signo distintivo “Listo”; su difusión es simultánea por varios medios de comunicación social escritos, audiovisuales, o radiales “por espacio de dos años y tres meses, contados desde el 04 de agosto de 2003 hasta el 26 de noviembre de 2005”, y que la campaña publicitaria “Cantv Listo” llegó a consolidarse e incorporarse inequívocamente en el conocimiento de la sociedad venezolana.

Que la campaña publicitaria ha permitido a los consumidores tomar consciencia de un doble mensaje “por una parte, un mensaje que relaciona la nombrada marca ‘Cantv’ con el signo distintivo ‘Listo’, como si este último fuera una marca propiedad de la empresa CANTV, y con la finalidad última de enviar un mensaje al público consumidor sobre la fuente u origen del servicio de telefonía fija inalámbrica que identifica; y por la otra, un mensaje dirigido a relacionar los diferentes significados que evoca el signo distintivo “Listo” (diligente, pronto, expedito, apercibido […] etc.), con el servicio de telefonía fija inalámbrica propiedad de la empresa CANTV”.

Que “los avisos de prensa informando sobre el cambio de denominación ‘Cantv Listo’ a ‘Cantv Habla ya’, son sumamente escuetos y modestos”, por lo que considera que existe de manera deliberada poco esfuerzo en eliminar de la mente del público consumidor venezolano el posicionamiento de la denominación “Cantv Listo”.

Que los derechos que confieren el registro de una marca son los siguientes “el derecho de ‘uso exclusivo’ (Art. 154 D.486CAN), el derecho de impedir a terceros el uso de la marca sin su consentimiento o ius prohibendi (Art. 155 D.486CAN), el derecho de transferir o ceder la marca por acto entre vivos o por vía sucesoria con o sin la empresa a la cual pertenece (Art. 161 D.486CAN), el derecho a otorgar licencias sobre la marca a terceros para su explotación respectiva (Art. 162 D.486CAN), y el ejercicio de las acciones de infracción de derechos establecida en los artículos 238 y siguientes D.486CAN)” (sic).

Que la empresa CANTV no cuenta ni ha contado con el consentimiento de los legítimos titulares de la marca “Listo®”.

Que “los derechos de propiedad industrial sobre los registros de la marca ‘Listo®’ se encuentran en vigencia a partir del 10 de noviembre de 2004, para la clase 16 del Clasificador Internacional NIZA; y a partir del 15 de abril de 2005, para la clase 38 del Clasificador Internacional NIZA; ya que antes de estas fechas, el legítimo titular de las todavía ‘solicitudes de registro de marcas’ ‘Listo’ no tenía el derecho de excluir a ningún tercero (y entre ellos mucho menos a la empresa CANTV) del uso de esta marca, porque, tal y como lo establece el artículo 154 D.486CAN, tal derecho sólo se adquiere una vez otorgado el registro de la marca por el Registro de la propiedad Industrial y no antes”.

Que “el uso del signo distintivo ‘Listo’ por parte de la empresa CANTV, dentro de la denominación ‘Cantv Listo’, sin el consentimiento de los demandantes, constituye una infracción directa a su derecho de uso exclusivo consagrado en el artículo 154 D.486 CAN sobre su registro ‘Listo®’ en clase 16 y 38 del clasificador NIZA, y la habilita para impedir tal uso según lo establecido en los literales ‘a’, ‘c’ y ‘d’ del artículo 155 D.486 CAN”.

Que dicho uso implica directamente la utilización de un signo distintivo “idéntico” o “semejante” del registro de la marca “Listo®”, como lo ha referido la “jurisprudencia pacífica y reiterada del Tribunal Andino de Justicia”, al considerar los elementos de similitud ortográfica, similitud visual, fonética e ideológica o conceptual.

Que “es evidente que las ligeras diferencias visuales o gráficas que existen entre los signos en conflicto (letra O en mayúscula con un signo de ‘visto bueno’ en su interior) son incapaces de atenuar la fuerte ‘similitud’ ortográfica, visual, fonética y conceptual que tienen ambos signos en su conjunto”.

Que el registro marca “Listo®” en clase internacional 38 del clasificador NIZA, distingue exclusivamente: “Servicios de telecomunicaciones e Internet”, y el registro de marca “Listo®” en clase internacional 16 del clasificador NIZA, distingue exclusivamente “Publicaciones en general; folletos, catálogos, pegatinas, material publicitario de papel o cartón, billetes y tickets, productos impresos, fichas de control, formularios”.

Que “el servicio de telefonía inalámbrica de CANTV, así como sus productos asociados y materiales publicitarios, se encuentran dentro del alcance de protección de los registros de marcas ‘Listo®’, en tanto y en cuanto el ‘servicio de telefonía fija inalámbrica’ constituye una especie dentro del género ‘servicios de telecomunicaciones’ (clase 38 del Clasificador Internacional NIZA); y en tanto y en cuanto, la empresa CANTV identificó con la denominación ‘Cantv Listo’ todos los embalajes para la venta de los equipos telefónicos con tecnología inalámbrica, así como todo el material publicitario de la campaña ‘Cantv Listo’”.

Que de esta manera “existe ‘identidad absoluta’ entre los productos y/o servicios identificados por los signos distintivos en conflicto, en los términos requeridos por el literal ‘a’ del artículo 155 D. 486 CAN”.

Que en el caso de que este tribunal considere que las marcas en conflicto no son “idénticas”, “debe acordar que son evidentemente ‘similares’, en los términos requeridos por el literal ‘a’ del artículo 155 D. 486 CAN”.

Que en este caso la situación de “riesgo de confusión o asociación” se plantea en sentido inverso, “porque el público consumidor venezolano confunde o relaciona el signo distintivo ‘Listo’ de CDS TELECOM, C.A. con el signo utilizado por la empresa ‘CANTV’”.

Que “tratándose del uso de un signo ‘idéntico’ (Listo vs. Listo) para identificar los productos o servicios ‘idénticos’ (servicios de telecomunicaciones), el riesgo de confusión se presume por disposición expresa de la última parte del literal ‘d’ del artículo 155 Decisión 486 CAN, toda vez que la confusión (actual o potencial), distorsiona la capacidad de elección del consumidor”.

Que la empresa “CANTV” incurrió en culpa grave por negligencia e imprudencia cuando decidió usar el signo distintivo “Listo” dentro de la denominación “Cantv Listo” sin determinar si tal uso afectaba o no derechos de propiedad industrial de terceros, “y además, por no haberse percatado de las publicaciones con efectos ‘erga omnes’ de las marcas ‘Listo®’, tanto para efectos de observar el registro de las mismas, como para efectos de su otorgamiento”.

Que “si la empresa CANTV no hubiese actuado con la imprudencia y negligencia demostradas en este caso, con una simple solicitud de búsqueda de antecedentes marcarios por ante el Registro de la Propiedad Industrial, se habría percatado de la existencia de las solicitudes de registro de las marcas ‘Listo®’ propiedad de nuestra mandante y habría podido cambiar su estrategia de mercado”.

Que “LA EMPRESA CANTV INCURRIÓ EN UNA CONDUCTA DOLOSA CUANDO UNA VEZ EN CUENTA DE QUE EL USO DE LA DENOMINACIÓN ‘Cantv Listo’ VIOLABA DERECHOS DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL DEL LEGÍTIMO TITULAR DE LA MARCA ‘Listo®’, CONTINUÓ HACIENDO USO DE LA MISMA HASTA EL 26 DE NOVIEMBRE DE 2005” (sic).

Que se presume que la empresa “CANTV” estaba enterada de la existencia de dichos registros, a partir de la fecha en que fueron publicadas en el Boletín de la Propiedad Industrial las resoluciones de otorgamiento de los registros de las marcas “Listo®”, “tal y como lo establecen los artículos 54, 55 y 56 de la Ley de Propiedad Industrial de 1955”.

Que “EL USO DEL SIGNO DISTINTIVO ‘Listo’ DENTRO DE LA DENOMINACIÓN ‘Cantv Listo’ POR PARTE DE LA EMPRESA CANTV SIN EL CONSENTIMIENTO DE SU LEGÍTIMO TITULAR, CONSTITUYE UN HECHO ILÍCITO QUE COMPROMETE LA RESPONSABILIDAD EXTRACONTRACTUAL DE LA EMPRESA CANTV POR LOS DAÑOS Y PERJUICIOS OCASIONADOS CON MOTIVO DE TAL USO, EN LOS TÉRMINOS ESTABLECIDOS EN EL ARTÍCULO 1185 DEL CÓDIGO CIVIL EN CONCORDANCIA CON EL ARTÍCULO 243 D.486 CAN”(sic).

Que “en este caso, el hecho ilícito o contrario a la ley se ha configurado por el uso que ha hecho la empresa CANTV del signo distintivo ‘Listo’, dentro de la denominación ‘Cantv Listo’, sin el consentimiento de su legítimo titular”.

Que “los daños y perjuicios generados por la empresa CANTV a ‘CDS TELECOM, C.A.’ con motivo del uso de la marca ‘Listo®’, sin su consentimiento son de dos tipos: En primer lugar, el daño emergente constituido por el monto que la empresa CANTV habría tenido que pagar a su legítimo titular, si hubiese obtenido una licencia de uso sobre las marcas ‘Listo®’ que le permitiera usarlas lícitamente en el mercado venezolano (…). En segundo lugar, el daño emergente infringido a nuestra representada constituido por el hecho de que el público consumidor venezolano confunde, identifica y asocia el uso del signo distintivo ‘Listo’ en el mercado, con aquel de la empresa CANTV y su servicio de telefonía fija inalámbrica. Este daño se materializa en el esfuerzo económico que tendrá que hacer la empresa ‘CDS TELECOM, C.A.’ en publicidad constante y sostenida para contrarrestar el efecto de la campaña publicitaria ‘Cantv Listo’ en el mercado venezolano, y poder posicionar su marca ‘Listo®’ en la mente del público consumidor….”

Que “el daño infringido a [su] representada es directamente proporcional al esfuerzo que ha realizado la empresa infractora CANTV para posicionar la denominación ‘Cantv Listo’ en el mercado venezolano, siendo que dicha marca no era (…) de su propiedad. (…) este daño tiene que ser indemnizado por la empresa CANTV a nuestra mandante porque es producto directo de su propia negligencia, imprudencia y dolo. (…) debe ser cuantificado por el mecanismo establecido en el artículo 243 literal (c) D.486 CAN, según el cual, el daño ocasionado al titular del derecho de propiedad industrial, es equivalente al precio que el infractor habría pagado por concepto de una licencia contractual que le hubiera permitido su uso lícito en el comercio (…) en este caso (…) fijándose dicha alícuota normalmente en porcentajes que oscilan entre un CINCO POR CIENTO (5%) y un DIEZ POR CIENTO (10%) sobre las ventas”.

Que “con respecto al daño emergente (…) puede ser cuantificado mediante una experticia contable en los libros de CANTV, a efectos de determinar los montos que esta empresa ha invertido en la campaña publicitaria ‘Cantv Listo’ desde el 04 de agosto de 2003, hasta el 26 de noviembre de 2005”.

Que “la relación de causalidad entre el hecho ilícito cometido por la empresa CANTV y los daños y perjuicios causados a la empresa demandante ‘CDS TELECOM C.A.’ es directa”.

Que “la explotación de la marca ‘Listo®’ por parte de la empresa CANTV, sin el consentimiento de su legítimo titular, y sin el pago de contraprestación dineraria alguna para su legítimo titular, constituye en sí mismo un daño directo al patrimonio de la empresa demandante”.

Asimismo, el apoderado judicial de los demandantes solicitó a la Sala que “en base a lo establecido en el artículo 241 de la Decisión 486 CAN proceda a declarar y ordenar” lo siguiente:

PRIMERO: Declare que el uso de la denominación ‘Cantv Listo’ por parte de la empresa ‘CANTV’, constituye un hecho ilícito y una infracción directa a los derechos de uso exclusivo de la empresa ‘CDS TELECOM, C.A.’ sobre sus registros de marca ‘Listo®’ en clases 16 y 38 del Clasificador Internacional NIZA, establecidos y desarrollados en los artículos 154 y 155 literales a), c) y d) de la D.486 CAN. SEGUNDO: Condene a la empresa ‘CANTV’ al pago de una indemnización de daños y perjuicios a la empresa ‘CDS TELECOM, C.A.’, según lo establecido en los literales (a) y (c) del artículo 243 D.486 CAN, por concepto del daño emergente constituido por el precio que había tenido que pagar la empresa CANTV por una licencia contractual de uso de la marca ‘Listo®’ en clase 16 del Clasificador Internacional NIZA, que le hubiera permitido llevar a cabo su utilización en forma lícita y conforme a Derecho en el mercado venezolano para identificar todo el material publicitario de la campaña ‘CANTV Listo’, así como las cajas de cartón (…) donde se comercializaban los teléfonos inalámbricos asociados a este servicio. En este sentido, solicitamos a este honorable tribunal que establezca el daño patrimonial causado por la empresa CANTV (…) en base al resultado de aplicar un porcentaje o alícuota de licencia entre el 5% y el 10% sobre el monto total que haya facturado la empresa CANTV por concepto de venta de los teléfonos con tecnología inalámbrica a terceros desde el 10 de noviembre de 2004 (…), hasta el 26 de noviembre de 2005 (…), ambos inclusive. Así mismo, solicitamos a este honorable tribunal que se ordene en la definitiva la realización de una experticia complementaria del fallo que determine con exactitud el monto (…). TERCERO: condene a la empresa ‘CANTV’ al pago de una indemnización de daños y perjuicios a la empresa ‘CDS TELECOM, C.A.’, según lo establecido en los literales (a) y (c) del artículo 243 D.486 CAN, por concepto del daño emergente constituido por el precio que había tenido que pagar la empresa CANTV por una licencia contractual de uso de la marca ‘Listo®’ en clase 38 del Clasificador Internacional NIZA, que le hubiera permitido llevar a cabo su utilización en forma lícita y conforme a Derecho en el mercado venezolano para identificar su servicio de telefonía fija inalámbrica. En este sentido, solicitamos a este honorable tribunal que establezca el daño patrimonial causado por la empresa CANTV (…) en base al resultado de aplicar un porcentaje o alícuota de licencia entre el 5% y el 10% sobre el monto total que haya facturado la empresa CANTV por concepto de venta de los teléfonos con tecnología inalámbrica a terceros desde el 15 de abril de 2005 (…), hasta el 26 de noviembre de 2005 (…), ambos inclusive. Así mismo, solicitamos a este honorable tribunal que se ordene en la definitiva la realización de una experticia complementaria del fallo que determine con exactitud el monto (…). CUARTO: Condene a la empresa ‘CANTV’ al pago de una indemnización de daños y perjuicios a la empresa ‘CDS TELECOM. C.A.’, según lo establecido en el artículo 1185 del Código Civil, por concepto del daño emergente constituido por el hecho de que el público consumidor venezolano confunde, relaciona o asocia de manera automática el signo distintivo ‘Listo’ propiedad de nuestra representada, con la empresa CANTV y con su servicio de telefonía fija inalámbrica, por efecto de la campaña ‘CANTV Listo’ (…). En este sentido, solicitamos a este honorable tribunal que esta indemnización sea establecida a favor de nuestra representada en un monto equivalente a las cantidades de dinero que la empresa CANTV ha invertido en la campaña: ‘CANTV Listo’ desde su inicio en fecha 04 de agosto de 2003 hasta el 26 de noviembre de 2005, ambos inclusive. En este sentido, solicitamos se ordene en la definitiva la realización de una experticia complementaria del fallo sobre los libros contables de la empresa CANTV a efectos de determinar con exactitud el monto de los daños y perjuicios causados a nuestra representada por este concepto. QUINTO: Prohíba en forma definitiva a la empresa ‘CANTV’ el comercializar e introducir en el comercio productos o material publicitario que estén identificados con la denominación ‘CANTV Listo’. SEXTO: Ordene que, a costa de la empresa ‘CANTV’, sea publicada la sentencia condenatoria en un diario de circulación nacional. SÉPTIMO: se ordene a través de una experticia complementaria del fallo, la corrección monetaria de los montos que este tribunal establezca como indemnización de daños y perjuicios a favor de ‘CDS TELECOM, C.A.’, utilizando para ello los índices inflacionarios del Banco Central de Venezuela, desde la fecha de su interposición de la presente demanda, hasta la fecha de ejecución de la sentencia definitiva. OCTAVO: se condene a la parte demandada al pago de las costas procesales generadas con motivo del presente juicio

(sic).

Finalmente, estimó la demanda en la cantidad de “DOCE MIL MILLONES DE BOLÍVARES (Bs. 12.000.000.000)”, representados actualmente en la cantidad de doce millones de bolívares (Bs. 12.000.000,00).

II

CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA

El 31 de marzo de 2009 el abogado G.F.M.M., ya identificado, actuando como apoderado judicial de la Compañía Anónima Nacional Teléfonos de Venezuela (CANTV), contestó la demanda conforme los siguientes argumentos:

Que niega, rechaza y contradice en nombre de su representada la demanda interpuesta por el ciudadano E.J.P. y la sociedad mercantil CDS TELECOM, con la que pretenden, entre otras cosas, que se declare como un hecho ilícito el uso de la denominación “Cantv Listo” y que se condene a la demandada al pago de una indemnización por daños y perjuicios por el hecho de que “el mercado relevante confunde y relaciona la marca ‘Listo’ con CANTV”, sin embargo, “en parte alguna del escrito contentivo de la demanda explanan en qué consistieron los supuestos daños que le fueron ocasionados, tratando en todo momento de trasladar al juez una carga que les corresponde enteramente a los demandantes”.

Que el 28 de marzo de 2003 se solicitó a nombre del ciudadano E.J.P. la marca “Listo®”, en clase 38 del Clasificador Internacional NIZA, ante el Servicio Autónomo de la Propiedad Intelectual, siéndole otorgada en fecha 15 de abril de 2005, en el Boletín de la Propiedad Intelectual número 471.

Que en fecha 4 de agosto de 2003 “es decir, mucho antes que fuera concedida cualquier marca a favor de los demandantes, [su] representada dio inicio a la campaña publicitaria ‘CANTV Listo’…”.

Que el 21 de septiembre de 2005 el ciudadano E.J.P. “cedió la titularidad de todos los derechos de uso exclusivo, entre otras, de sus marcas ‘Listo®’ en clases 16 y 38 del Clasificador Internacional NIZA a su empresa CDSTELECOM, C.A., cesión que fuera acordada por el Servicio Autónomo de la Propiedad Intelectual el 05 de diciembre de 2005, es decir, posteriormente a que cesara cualquier publicidad de [su] mandante con el adjetivo ‘listo’” (Negrillas de la demandada).

Que para el 26 de noviembre de 2005, CANTV publicó en diarios de circulación nacional el cambio de denominación de su servicio de telefonía inalámbrica, de “CANTV LISTO” a “CANTV HABLA YA”.

Que “la quejosa reconoce que para esa actividad comercial de CANTV, se utilizó el sufijo ‘listo’ después del nombre de la compañía a los efectos de comercializar un teléfono inalámbrico, sin incluirlo en ningún otro tipo de campaña publicitaria o como denominación de alguna actividad semejante a la que presta CDS TELECOM C.A.”.

Que de la lectura del escrito contentivo de la demanda “se puede establecer el error en que incurre (…) cuando pretende dar por demostrado algo que no constituye un hecho notorio comunicacional, como es lo relativo a que la gente identifique el término adjetivo listo con la empresa CANTV, toda vez que el hecho notorio comunicacional solamente podría servir para demostrar que CANTV utilizó dicho adjetivo genérico…”.

Que “el uso de la palabra ‘Listo’ por CANTV, no se hizo con el propósito de inculcarle al consumidor final el doble mensaje, de que este sufijo genérico era propiedad de [su] representada y que además se trataba de sacar del mercado a un ‘competidor’ que tenía el registro de ese genérico para apropiarse del mismo mediante el producto ‘Cantv Listo’”, lo cual resulta un contrasentido, pues no se conoce que la parte actora se dedique a la venta de equipos telefónicos fijos inalámbricos, por lo que solicita se desestimen los alegatos relativos al hecho notorio comunicacional.

Que es totalmente falso el argumento respecto al cual su representada cometió una infracción al derecho de uso exclusivo de los demandantes sobre sus marcas, con el uso del signo distintivo “Cantv Listo”, en virtud de que nunca lo usó con una finalidad distinta a la de brindar información acerca de su producto en el mercado, con meros fines descriptivos e informativos.

Que no existe “riesgo de confusión del consumidor entre CANTV y CDS TELECOM C.A., por dedicarse a distintos rubros en la prestación de servicios de telecomunicaciones, e incluso (…) dentro de la gama de productos ofertados por la empresa demandante, no se encuentra la telefonía fija inalámbrica…”.

Que los accionantes no consignaron ningún tipo de “parámetro probatorio que avale el conocimiento del mercado relevante sobre ‘Cantv listo’, lo cual per se tampoco haría sujeto de responsabilidad a nuestra mandante, dada la inexistencia de violación alguna a los derechos de los quejosos”, además que la actividad desplegada por la empresa demandante en nada se asimila a la promoción que en alguna temporada utilizó la empresa CANTV.

Que las actividades comerciales de la empresa quejosa “se limita a centros de telecomunicaciones, así como conexiones a través de portales ‘IP’, es decir, comunicaciones telefónicas a través de ordenadores o equipos de computación, lo que en nada se asemeja a la promoción de ‘Cantv Listo’”.

Que el producto denominado “Cantv Listo” es un servicio compuesto por teléfonos inalámbricos que están soportados por la plataforma móvil de la empresa, los cuales fueron proyectadas “para satisfacer la necesidad de aquellas poblaciones donde no existían líneas fijas, o aun existiendo cubrir las deficiencias, a los efectos de cumplir con el servicio público de telecomunicaciones, lo que marca una diferencia fundamental en el mercado al cual ambas empresas se dirigen”.

Que en cuanto a la supuesta similitud visual, ortográfica y fonética de las marcas, se evidencia de la imagen de la publicidad que “el nombre ‘Cantv Listo’ estaba escrito de color blanco sobre un fondo color naranja, donde se incluye una imagen del producto un teléfono color blanco sobrepuesto sobre un fondo a.c., que para ese momento de la promoción (…), la compañía CANTV tenía como distintivos los colores naranja y azul”.

Que “el nombre ‘Cantv Listo’ está escrito en letras minúsculas con letra capital al inicio, donde la letra de la publicidad es redondeada escrita en blanco, con diferencias visuales (…). Asimismo debe destacarse la utilización de dos palabras de manera conjunta, a diferencia de la marca registrada por la quejosa, la cual trata de una sola, aunado a que dicha palabra describe una cualidad de las cosas, tal como lo reconoce la parte demandante en su escrito…”.

Que la imagen de su representada “nada tiene que ver con la imagen distintiva de la marca ‘Listo®’ de CDS TELECOM C.A., ni con los colores que la representa, y más fundamentalmente con el producto que ellos comercializan”.

Que de la imagen de la empresa CDS TELECOM C.A., se observa “como característica fundamental que la palabra ‘Listo’ contiene en la letra ‘O’ una especie de visto bueno o ‘check mark’, así como también que dicha letra se utiliza de manera capital, aún cuando se encuentra terminando la palabra y no al inicio de la misma. En adición a esto (…) la palabra tiene como signo distintivo el color blanco que se coloca sobre un fondo de color verde, y que distingue el local donde se prestan servicio de telecomunicaciones, más concretamente centro de comunicaciones”.

Que “Cantv Listo” se lee de forma clara y precisa, “en cambio en el caso de la marca registrada por CDS TELECOM C.A., se lee ‘List’, por el uso de un símbolo de visto bueno en el presumible intento de letra ‘O’ al final de la palabra, de forma tal que dicha palabra no puede ser leída por el consumidor (…) por lo que ortográficamente existe una enorme diferencia”.

Que por las mismas razones ambas palabras fonéticamente no pueden ser pronunciadas de igual forma.

Que “la supuesta marca registrada por parte de la actora se circunscribe a un adjetivo del idioma castellano, por tratarse de una palabra que describe cualidad”, tal como se desprende del diccionario, de lo cual “resulta incomprensible entender cómo pudiera asumir el mercado relevante que la palabra ‘listo’ está registrada para un rubro en específico, por ser un adjetivo genérico de uso común y cotidiano”.

Que en todo caso “la ‘marca’ en cuestión nunca debió haber sido registrada por incurrir en el supuesto previsto en el artículo 82 de la Decisión 344 del Régimen Común de la Propiedad Industrial de la Comunidad A.d.N.…”.

Que “aquellos términos o palabras que tengan un significado o un sentido determinado para el público de un país, serán considerados genéricos o comunes, y por lo tanto no pueden ser registrados de manera aislada a otros términos que especifiquen la verdadera marca de un producto…”.

Que es imposible que los quejosos prohíban a su poderdante el uso del vocablo “listo” a efectos meramente descriptivos de un producto de CANTV, así como un riesgo de confusión en los términos que se derivan del artículo 155 de la decisión 486.

Que el denominado prestigio a que hace referencia la normativa de la comunidad andina, para el presente caso es inexistente, en virtud de que la “marca Listo” de CDS TELECOM C.A., es “una ‘marca’ nueva en el mercado de telecomunicaciones compitiendo con CANTV que tiene más de 50 años siendo el proveedor de estos servicios en el mercado venezolano, por lo que queda demostrado que es inexistente el aprovechamiento que puede tener CANTV del supuesto uso indebido de la marca ‘Listo’…”.

Que “la supuesta infracción por el uso de la marca ‘Listo’ por parte de CANTV de forma ‘negligente, imprudente y dolosa’ es absolutamente falsa, toda vez que en ningún momento existió la mala fe en el uso de un adjetivo calificativo genérico para diferenciar un producto que llegó al mercado para satisfacer una necesidad de un sector importante de la colectividad, y así cumplir con la característica de universalidad en la prestación del servicio”, y no se necesitaba de autorización alguna para la utilización del término “Cantv Listo”.

Que “luego de tratar de justificar una serie de situaciones que tienen como único colorario obtener una cantidad dineraria por parte de [su] mandante”, la actora alega que el objeto de la demanda es tratar de “ejercer su derecho a ser indemnizados, en virtud de la supuesta responsabilidad subjetiva extracontractual por hecho ilícito en que incurrió [su] representada…”.

Que el alegato de la actora según el cual experimentaron daños y perjuicios con motivo de la supuesta infracción de CANTV, por no pagar la licencia de uso de la marca, resulta “inverosímil y temerario, toda vez que no se puede haber configurado daño alguno, cuando (…) la utilización del género ‘listo’ por parte de CANTV, fue para calificar mediante un adjetivo el uso expedito del producto”, por lo que “constituye una cruzada ilógica el alegar que la empresa CDS TELECOM C.A., ha visto mermada su actividad económica…”.

Que “al no haber identidad de productos, nombres, ni servicios prestados, así como no haber registrado una marca cuyos signos pueden entenderse de uso exclusivo, mal puede pretender los demandantes enriquecerse a costa de la principal corporación de telecomunicaciones del país, a través de una infundada acción patrimonial”.

Que “constituye una acción aberrante” solicitar el pago equivalente entre 5% y el 10%, por concepto de “alícuota o porcentaje de licencia”, sobre el monto total facturado por CANTV en la venta de los teléfonos inalámbricos desde el 10 de noviembre de 2004 hasta el 26 de noviembre de 2005, por el clasificador 16 de NIZA, y la misma cantidad por el clasificador 38 de NIZA, desde su otorgamiento hasta el último día de retiro de la publicidad de CANTV.

Que la ambición por obtener una cantidad dineraria resulta tal que “en el mismo escrito imputan conducta culposa y dolosa al mismo tiempo, cuando en el mundo jurídico se trata de categorías de acción o inacción que excluyen mutuamente, dado el significado de cada una”.

En virtud de lo expuesto, la representación de la parte demandada solicitó se declare sin lugar la demanda.

III

PRUEBAS

La Sala, visto que las pruebas aportadas con el libelo y en la etapa correspondiente del proceso [anexos A1 al A10 en tres (3) piezas separadas] son voluminosas, tomando en cuenta el deber de decidir mediante sentencia clara, precisa y lacónica, omite su identificación detallada, a reserva de relacionar las que son necesarias para la determinación del thema decidendum, en el contexto de la parte motiva.

IV

MOTIVACIÓN

Pasa la Sala a decidir sobre el mérito de la controversia, para lo cual debe determinar si procede la indemnización que reclama tanto el ciudadano E.J.P., como la sociedad mercantil CDS TELECOM, C.A., ya identificados, a la empresa Compañía Anónima Nacional Teléfonos de Venezuela (CANTV), por los daños y perjuicios derivados -según los demandantes- del presunto “hecho ilícito” cometido como consecuencia de la “INFRACCIÓN DE DERECHOS DE PROPIEDAD INDUSTRIAL DE LA EMPRESA ‘CDS TELECOM, C.A.’ SOBRE LA MARCA ‘Listo®’ EN CLASES 16 Y 38 DEL CLASIFICADOR INTERNACIONAL NIZA…”, por haber usado el signo distintivo “Listo” dentro de la denominación “Cantv Listo” para identificar en el mercado su servicio de telefonía inalámbrica, los embalajes y envoltorios para la venta de los equipos telefónicos con tecnología inalámbrica afectados al servicio, y todo el material publicitario asociado a la campaña publicitaria “Cantv Listo”.

En este sentido, se observa que lo primero que solicitó el apoderado judicial de los demandantes, es que esta Sala declare que “el uso de la denominación ‘Cantv Listo’ por parte de la empresa ‘CANTV’, constituye un hecho ilícito y una infracción directa a los derechos de uso exclusivo de la empresa ‘CDS TELECOM, C.A.’ sobre sus registros de marca ‘Listo®’ en clases 16 y 38 del Clasificador Internacional NIZA, establecidos y desarrollados en los artículos 154 y 155 literales a), c) y d)” de la Decisión 486 de la Comunidad A.d.N..

Pero antes de resolver dicha petición, debe esta Sala precisar que la República Bolivariana de Venezuela ya no forma parte de la Comunidad A.d.N., en virtud de haber denunciado el Acuerdo de Integración Subregional Andino “Acuerdo de Cartagena” el 22 de abril de 2006, lo cual significa que nuestro país ya no es sujeto de los derechos y obligaciones que había adquirido con dicha comunidad, salvo el derecho de importar y exportar libre de todo gravamen y restricciones los productos originarios de los países miembros por espacio de cinco (5) años, todo de conformidad a lo establecido en el artículo 135 del referido Acuerdo, que dispone:

El país miembro que desee denunciar este Acuerdo deberá comunicarlo a la Comisión. Desde ese momento cesarán para él los derechos y obligaciones derivados de su condición de Miembro, con excepción de las ventajas recibidas y otorgadas de conformidad con el Programa de Liberación de la Subregión, las cuales permanecerán en vigencia por un plazo de cinco años a partir de la denuncia

.

Los efectos que se producen en virtud del retiro de la República Bolivariana de Venezuela como país miembro de la Comunidad A.d.N., referidos en el artículo antes transcrito, ya han sido incluso reconocidos por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en varias decisiones, al inhibirse de seguir conociendo de las acciones de incumplimiento interpuestas por la Secretaría General de la Comunidad Andina contra la República Bolivariana de Venezuela, entre las que se encuentra la de fecha 13 de julio de 2006 (Proceso 25-Al-1999), cuya decisión reza:

…La República Bolivariana de Venezuela denunció el Acuerdo de Cartagena, finalizando de pleno derecho para ese País Miembro, desde el momento de la presentación de la denuncia, los derechos y obligaciones originados de su condición de País Miembro. Lo anterior significa que desde el momento de presentación de la denuncia del Tratado, cesaron los derechos y obligaciones que había adquirido, en el marco de la integración andina, con excepción de lo previsto en el artículo 135 transcrito, es decir, el derecho de importar y exportar libre de todo gravamen y restricción los productos originarios del territorio de cualquiera de los Países Miembros que hayan sido debidamente acordados en la ejecución de dicho programa por espacio de cinco años, contados a partir de la fecha de la denuncia de Tratado.

…desde ese momento, todas las disposiciones de dicho Ordenamiento Jurídico constituyen para la República Bolivariana de Venezuela un res interalios acta, con la sola excepción de aquellas previsiones que se refieren al Programa de Liberación que tengan relación directa con el ejercicio de los derechos y el cumplimiento de las obligaciones emanadas de dicho Programa, cuya validez debe ser garantizada a fin de que tanto la República Bolivariana de Venezuela, como los Países Miembros que conforman la Comunidad Andina puedan cumplirlos durante el lapso antes indicado (…)

.

No obstante, estima la Sala que aun cuando el Estado venezolano no es miembro de la Comunidad A.d.N., se hace necesario resolver el caso de autos considerando el régimen jurídico contenido en el Acuerdo de Integración Subregional Andino “Acuerdo de Cartagena”, así como de las normas derivadas de dicho acuerdo, siempre y cuando le sean aplicables al caso, por haber sido interpuesta la demanda para el momento en que la República Bolivariana de Venezuela formaba parte de la Comunidad A.d.N. (1 de marzo de 2006). (Vid. Sentencias números 00151 y 773 de fechas 13 de febrero de 2008 y 3 de junio de 2009, respectivamente).

Precisado lo anterior pasa la Sala a resolver de seguidas el asunto planteado, y al efecto observa que para el apoderado judicial de los demandantes sus representados son los legítimos titulares de los derechos de propiedad industrial sobre los registros de la referida marca “Listo®” en clase 16 del Clasificador Internacional NIZA “para identificar: ‘Publicaciones en general; folletos, catálogos, pegatinas, material publicitario de papel o cartón, billetes y tickets, productos impresos, fichas de control, formularios’” y en clase 38 del Clasificador Internacional NIZA “para identificar: ‘Servicios de Telecomunicaciones e Internet’”.

A tal efecto indicó que “los derechos de propiedad industrial sobre los registros de la marca ‘Listo®’ se encuentran en vigencia a partir del 10 de noviembre de 2004, para la clase 16 del Clasificador Internacional NIZA; y a partir del 15 de abril de 2005, para la clase 38 del Clasificador Internacional NIZA; ya que antes de estas fechas, el legitimo titular de las todavía ‘solicitudes de registro de marcas’ ‘Listo’ no tenía el derecho de excluir a ningún tercero (y entre ellos mucho menos a la empresa CANTV) del uso de esta marca, porque, tal y como lo establece el artículo 154 D.486CAN, tal derecho sólo se adquiere una vez otorgado el registro de la marca por el Registro de la Propiedad Industrial y no antes”.

Alegó que la empresa CANTV ha hecho uso sin el consentimiento de sus propietarios del signo distintivo “Listo”, en su difusión simultánea por varios medios de comunicación social escritos, audiovisuales, o radiales “por espacio de dos años y tres meses, contados desde el 04 de agosto de 2003 hasta el 26 de noviembre de 2005”, y para identificar en el mercado su servicio de telefonía inalámbrica, los embalajes y envoltorios para la venta de los equipos telefónicos con tecnología inalámbrica afectados al servicio, y todo el material publicitario asociado a la campaña publicitaria “Cantv listo”.

Para los demandantes, los derechos que confieren el registro de una marca son los siguientes “el derecho de ‘uso exclusivo’ (Art. 154 D.486CAN), el derecho de impedir a terceros el uso de la marca sin su consentimiento o ius prohibendi (Art. 155 D.486CAN), el derecho de transferir o ceder la marca por acto entre vivos o por vía sucesoria con o sin la empresa a la cual pertenece (Art. 161 D.486CAN), el derecho a otorgar licencias sobre la marca a terceros para su explotación respectiva (Art. 162 D.486CAN), y el ejercicio de las acciones de infracción de derechos establecida en los artículos 238 y siguientes D.486CAN)” (sic).

De manera que, en su decir, el uso del signo distintivo “Listo” por parte de la empresa “CANTV”, dentro de la denominación “Cantv Listo” sin el consentimiento de los demandantes, “constituye una infracción directa a su derecho de uso exclusivo consagrado en el artículo 154 D.486 CAN sobre su registro ‘Listo®’ en clase 16 y 38 del clasificador NIZA, y la habilita para impedir tal uso según lo establecido en los literales ‘a’, ‘c’ y ‘d’ del artículo 155 D.486 CAN”.

Para demostrar los derechos de los demandantes, su apoderado judicial consignó con el libelo, entre otras, las siguientes documentales:

1. Copia simple de la planilla de solicitud de registro de signos distintivos presentada ante el Servicio Autónomo de la Propiedad Industrial en fecha 15 de mayo de 2002, por el ciudadano E.J.P., ya identificado, para el registro del signó “Listo®”, en Clase 16, para distinguir: “publicaciones en general; folletos; catálogos; pegatinas; material publicitario de papel o cartón, billetes y tickets, productos impresos, fichas de control, formularios” (folio 30).

2. Copia simple del Boletín de la Propiedad Industrial N° 455 del 27 de febrero de 2003, en el que se publicó la marca del producto “Listo®” solicitada por el ciudadano antes referido, a fin de que se hagan observaciones en el lapso de treinta (30) días hábiles siguientes a la publicación del boletín (folio 33).

3. Copia simple del Boletín de la Propiedad Industrial N° 469 del 10 de noviembre de 2004, en el que se publicó la Resolución N° 2056 del 2 de noviembre de 2004, mediante la cual se concedió la marca de producto “Listo®”, en Clase 16, a favor del ciudadano E.J.P. solicitada bajo el N° 02-006929 (folio 34 al 37).

4. Copia simple de la planilla de solicitud de registro de signos distintivos presentada ante el Servicio Autónomo de la Propiedad Industrial el 28 de marzo de 2003, por el ciudadano E.J.P., ya identificado, para el registro del signó “Listo®”, en Clase 38, para distinguir: “Servicios de Telecomunicaciones, Internet” (folio 40).

5. Copia simple del Boletín de la Propiedad Industrial N° 459 del 4 de noviembre de 2003, en el que se publicó la marca del producto “Listo®” solicitada por el ciudadano antes referido, a fin de que se hagan observaciones en el lapso de treinta (30) días hábiles siguientes a la publicación del boletín (folio 42).

6. Copia simple del Boletín de la Propiedad Industrial N° 471 del 15 de abril de 2005, en el que se publicó la Resolución N° 0562 del 8 de marzo de 2005, mediante la cual se concedió la marca de producto “Listo®”, en Clase 38, a favor del ciudadano E.J.P. solicitada bajo el N° 03-003430 (folio 44 al 47).

   Las pruebas descritas anteriormente en los particulares 1 al 6, conforman actos y documentos que en virtud de la Ley de Propiedad Industrial tienen fuerza de instrumentos públicos, a tenor de los artículos 54, 55 y 76 de dicha ley, que establecen lo siguiente:

   Artículo 54. Todas las publicaciones previstas en la presente ley, deberán hacerse en el Boletín de la Propiedad Industrial que es el órgano de la Oficina de Registro. Los ejemplares de este Boletín tendrán fuerza de instrumentos públicos

   .

   Artículo 55. Los actos y documentos cuya publicación ordena la presente Ley, tendrán el carácter de público por el hecho de aparecer en el Boletín de la Propiedad Industrial

   .

   Artículo 76. Si la solicitud hubiese sido hecha de acuerdo con la Ley, el Registrador ordenará su publicación, junto con la del clisé correspondiente, a costa del interesado, en un periódico de circulación diaria en la Capital de la República y posteriormente, en el Boletín de la Propiedad Industrial una vez recibida la publicación anterior

   .

   Atendiendo a lo establecido en la norma transcrita, se concluye que las planillas de solicitud de registro de signos presentadas por la parte actora conforman actos y documentos que por voluntad de la ley fueron publicados en el Boletín de la Propiedad Industrial, luego de lo cual adquirieron el valor de instrumentos públicos, al igual que el referido Boletín. De este modo, para la Sala, estos instrumentos presentados en copias simples deben tenerse como fidedignas, por no haber sido impugnados por la contra parte, a tenor de lo previsto en el artículo 429 del Código de Procedimiento Civil.

7. Original de la inspección extrajudicial practicada por la Notaría Pública Séptima del Municipio Chacao del Estado Miranda, el 7 de septiembre de 2005, “sobre algunos contenidos que se encuentran ubicados en el Internet, específicamente en la página web: www.cantv.com.ve, propiedad de la empresa (…) (CANTV) (…), referidos al inicio de la campaña de ventas de Cantv Listo, dirigida a clientes residenciales para la adquisición de telefonía básica con acceso inalámbrico, en las modalidades de post-pago y pre-pago…” (folio 50).

   Sobre el documento descrito en el particular 7, referido al original de la inspección extrajudicial practicada por la Notaría Pública Séptima del Municipio Chacao del Estado Bolivariano de Miranda, observa la Sala que si bien se realizó con anterioridad a este proceso, fue llevada a cabo por una autoridad con competencia para dar fe pública de todo lo visto durante su evacuación y otorgarle presunción de certeza al acto, conforme el artículo 67 del derogado Decreto N° 1.554 con Fuerza de Ley de Registro Público y del Notariado (Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 37.333 de fecha 27 de noviembre de 2001), aplicable ratione temporis; norma hoy prevista en el artículo 69 de la Ley de Registro Público y del Notariado (Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 5.833 Extraordinario del 22 de diciembre de 2006). En consecuencia, a juicio de la Sala, esta documental tiene el valor de indicio producto de la referida presunción legal y debe ser analizada a los efectos de decidir el mérito de este asunto (ver sentencia N° 00201 del 20 de febrero de 2008).

   No obstante, se advierte que de un examen del acta contentiva de la referida inspección extrajudicial, aprecia la Sala que en ella solo se dejó constancia de que los documentos anexos fueron obtenidos e impresos de la página web: www.cantv.com.ve, sección sala de prensa/noticias, y que contienen información relacionada con la campaña de ventas de la demandada de su producto denominado “Cantv Listo”; siendo importante destacar que a través de la inspección practicada por la Notaría, no se dejó constancia de ningún hecho que contribuya a la demostración del daño alegado por la demandante.

8. Certificados de Registro de la marca “Listo” en clase 16 y 38, expedidos en copia certificada por el Registro de la Propiedad Industrial del Servicio Autónomo de la Propiedad Intelectual, en los que consta la nota de cesión a favor de la sociedad mercantil CDS TELECOM, C.A., de fecha 5 de diciembre de 2005 (folios 144 al 152). Visto que los referidos instrumentos son copias certificadas de documentos públicos se les otorga pleno valor probatorio.

   Luego de realizado el análisis del anterior acervo probatorio, pasa la Sala a resolver, en primer lugar, el alegato de la parte actora respecto a que la empresa demandada usó el signo distintivo “Listo” supuestamente propiedad de sus representados sin su autorización, dentro de la denominación “Cantv Listo” para identificar en el mercado su servicio de telefonía inalámbrica, los embalajes y envoltorios para la venta de los equipos telefónicos con tecnología inalámbrica afectados al servicio.

   Este alegato fue rechazado por la demandada bajo el argumento de que “el uso de la palabra ‘Listo’ por CANTV, no se hizo con el propósito de inculcarle al consumidor final el doble mensaje, de que este sufijo genérico era propiedad de [su] representada y que además se trataba de sacar del mercado a un ‘competidor’ que tenía el registro de ese genérico para apropiarse del mismo mediante el producto ‘Cantv Listo’”.

   Al mismo tiempo, la accionada reconoció el uso de la palabra “Listo” en la promoción comercial de su representada, pero en su defensa advirtió que es totalmente falso el argumento respecto al cual su representada cometió una infracción al derecho de uso exclusivo de los demandantes sobre sus marcas, en virtud de que nunca lo usó con una finalidad distinta a los fines descriptivos e informativos. Igualmente alegó que no existe similitud visual, ortográfica y fonética de las marcas, y que en todo caso “la ‘marca’ en cuestión nunca debió haber sido registrada por incurrir en el supuesto previsto en el artículo 82 de la Decisión 344 del Régimen Común de la Propiedad Industrial de la Comunidad A.d.N.…”, al tratarse de un término genérico o común, que no puede ser registrado de manera aislada a otros términos que especifiquen la verdadera marca de un producto.

   Por ello concluyó que “la supuesta marca registrada por parte de la actora se circunscribe a un adjetivo del idioma castellano, por tratarse de una palabra que describe cualidad”, tal como se desprende del diccionario.

   De lo expuesto se observa que el hecho cuestionado en el presente juicio es la utilización de la palabra “Listo” por parte de la demandada, en la promoción de su producto “Cantv Listo”, considerada por la accionante como una marca de su propiedad. Sin embargo, se constata que en su libelo esta última empleó indistintamente el vocablo “listo”, “Listo”, “LISTO” y a veces acompañado de un elemento adicional como lo fue “Listo®”, para referirse a su marca. De allí que, a fin de precisar y distinguir los rasgos característicos de los emblemas que representan a cada una de las partes en conflicto, esta Sala reproduce en el fallo las imágenes que aparecen en los ya referidos Boletines de la Propiedad Industrial en los que se publicó la marca “Listo” Clase 16 y 38, propiedad de la accionante (N° 1), para luego compararla con la utilizada por la demandada en su campaña publicitaria (N° 2):

   N° 1. N°2.

   La imagen N° 1 representa la marca registrada por la parte demandante en el Servicio Autónomo de la Propiedad Industrial, y que -a su decir- corresponde al signo distintivo “Listo” en Clase 16 y 38, ya descrito suficientemente en este fallo. Sin embargo, de dicha marca se destaca el hecho de estar integrada por cuatro letras “List”, acompañadas al final por un círculo de tamaño superior a las letras, en cuyo interior contiene o parece contener lo que comúnmente se conoce como una señal de visto bueno, y que en el idioma inglés lo refieren como “Checkmark” o “Check (tick)”. Estas características distinguen evidentemente a la marca registrada por la parte demandante de autos de la palabra o adjetivo de uso genérico “listo”, que según el diccionario de la Real Academia Española define a la persona que comprende y asimila las cosas con rapidez o ingenio; diligente, hábil para hacer o llevar a cabo una cosa, entre otras acepciones.

   Comprueba así la Sala que los signos distintivos en Clase 16 y 38 registrados por la demandante ante el Servicio Autónomo de la Propiedad Industrial no se corresponden con la palabra o adjetivo “listo”, y que tampoco esta tiene similitud visual, ortográfica y fonética con las marcas de los demandantes, como bien lo sostuvo la accionada; ello pese a lo alegado por el apoderado judicial de la parte actora, quien insiste en afirmar que el citado adjetivo es una marca registrada a favor de sus representados y que, por lo tanto, estos son los únicos que tienen el derecho de usar de manera exclusiva el referido adjetivo, protegido supuestamente tanto por las leyes de la República como por la normativa andina.

   Además, la Sala estima tan errada la afirmación del apoderado judicial de los demandantes que de ser cierta supondría en sí misma una negación de la validez de los registros de las marcas de sus representados por estar afectados de nulidad, pues no cumplirían con los requisitos necesarios para su registro, en cuyo caso se exige que sea de un signo perceptible, suficientemente distintivo y susceptible de representación gráfica, es decir, capaz de distinguir en el mercado los productos o servicios comercializados, conforme se desprende de los artículos 134 y 135 literales a), b) y g) de la Decisión 486 del Régimen Común de la Propiedad Industrial de la Comisión de la Comunidad A.d.N., aplicables ratione temporis, que disponen:

   Artículo 134. A efectos de este régimen constituirá marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado. Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica (…)

   .

   Artículo 135. No podrán registrarse como marcas los signos que:

   a) no puedan constituir marca conforme al primer párrafo del artículo anterior;

   b) carezcan de distintividad;

   (…)

   g) consistan exclusivamente o se hubieran convertido en una designación común o usual del producto o servicio de que se trate en el lenguaje corriente o en la usanza del país

   .

   Por su parte, nuestra legislación establece lo que se entiende por marca en el artículo 27 de la Ley de Propiedad Industrial, y las prohibiciones para registrar una marca en el artículo 33 eiusdem, en estos términos:

   Artículo 27. Bajo la denominación de marca comercial se comprende todo signo, figura, dibujo, palabra o combinación de palabras, leyenda y cualquiera otra señal que revista novedad, usados por una persona natural o jurídica para distinguir los artículos que produce, aquellos con los cuales comercia o su propia empresa

   .

   Artículo 33. No podrán adoptarse ni registrarse como marcas:

   (…)

   9° Los términos y locuciones que hayan pasado al uso general, y las expresiones comúnmente empleadas para indicar el género, la especie, naturaleza, origen, cualidad o forma de los productos

   .

   De análisis realizado a las normas antes descritas, concluye la Sala que el adjetivo “listo” comporta un término que no puede ser registrado, por ser de uso común en nuestro idioma castellano, incapaz de ser empleado para distinguir productos o servicios en el mercado; por lo tanto, mal puede alegar la parte demandante que sus representados son los propietarios de los derechos sobre una marca registrada bajo la palabra o adjetivo “listo”, y que este puede ser opuesto a terceros.

   En consecuencia, para la Sala no existen elementos de convicción que permitan sostener que el empleo por parte de la demandada de la palabra “listo” en su campaña promocional “Cantv Listo”, constituya una infracción al derecho de uso exclusivo de los demandantes sobre sus marcas registradas, o que haya cometido el “hecho ilícito” denunciado. Finalmente, por cuanto quedó demostrado que la marca perteneciente a los demandantes no corresponde con el adjetivo “listo” utilizado por la accionada, resulta igualmente improcedente la indemnización de daños y perjuicios solicitada en el libelo por los actores, los cuales tampoco fueron probados en autos, como en efecto lo afirmó la demandada.

   En virtud de todo lo expuesto esta Sala declara sin lugar la demanda interpuesta por la sociedad mercantil CDS TELECOM, C.A. y el ciudadano E.J.P., en contra de la empresa Compañía Anónima Nacional Teléfonos de Venezuela (CANTV). Así se declara.

   Finalmente, no habiendo prosperado la demanda interpuesta por la sociedad mercantil CDS TELECOM, C.A. y el ciudadano E.J.P., contra de la empresa Compañía Anónima Nacional Teléfonos de Venezuela (CANTV), debe la Sala condenar en costas a los actores, conforme el artículo 274 del Código de Procedimiento Civil. Así también se declara.

   V

   DECISIÓN

   Con fundamento en los razonamientos antes señalados, esta Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, declara:

   1°. SIN LUGAR la demanda por concepto de “daños y perjuicios y daño emergente” interpuesta por la sociedad mercantil CDS TELECOM, C.A. y el ciudadano E.J.P., contra la empresa COMPAÑÍA ANÓNIMA NACIONAL TELÉFONOS DE VENEZUELA (CANTV).

   2°. Se condena en COSTAS a la parte actora.

   Publíquese, regístrese y comuníquese. Notifíquese a la Procuraduría General de la República. Cúmplase lo ordenado.

   Dada, firmada y sellada en el Salón de Despacho de la Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, en Caracas, a los diez (10) días del mes de junio del año dos mil catorce (2014). Años 204º de la Independencia y 155º de la Federación.

   El Presidente - Ponente E.G.R.
   		La Vicepresidenta E.M.O.
   La Magistrada MÓNICA MISTICCHIO TORTORELLA
   		El Magistrado E.R.G.
   La Magistrada M.C.A.V.
   	La Secretaria, S.Y.G.
   	En once (11) de junio del año dos mil catorce, se publicó y registró la anterior sentencia bajo el Nº 00865.
   	La Secretaria, S.Y.G.