Sentencia nº 00514 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala Político Administrativa de 3 de Abril de 2001

Fecha de Resolución 3 de Abril de 2001
EmisorSala Político Administrativa
PonenteLevis Ignacio Zerpa
ProcedimientoDemanda de nulidad

MAGISTRADO PONENTE: LEVIS IGNACIO ZERPA

Exp. nº 10.676 Mediante escrito presentado ante esta Sala el 15 de abril de 1994, los abogados C.A.M., R.G.M. y M.C., inscritos en el Inpreabogado bajo los números 26.422, 14.544 y 47.298, respectivamente, actuando como apoderados judiciales de la sociedad mercantil THE COCA-COLA COMPANY, domiciliada en Atlanta, Estado de Georgia, Estados Unidos de América, interpusieron recurso contencioso administrativo de nulidad contra el acto administrativo emanado del Director General del Ministerio de Fomento (actual Ministerio de Producción y el Comercio), actuando por delegación del Ministro, contenido en la Resolución N° 774 del 07 de abril de 1992, publicada en el Boletín N° 375, Tomo II, del 15 de octubre de 1993, por el cual negó el registro de la marca “HI-C”, confirmando así la Resolución N° 1.677 del 13 de septiembre de 1989, dictada por el Registrador de la Propiedad Industrial, publicada en el Boletín N° 360, del 15 de septiembre de 1991.

El 26 de abril de 1994 se dio cuenta en Sala y por auto de igual fecha ordenó oficiar al Ministerio de Fomento, solicitándole la remisión del expediente administrativo correspondiente, el cual fue recibido el 26 de julio de ese año.

El 13 de octubre de 1994, el Juzgado de Sustanciación admitió la demanda y acordó notificar a los ciudadanos Fiscal General de la República y Procurador General de la República así como oficiar al Ministro de Fomento. Igualmente, se previó que una vez practicadas las notificaciones ordenadas, se libraría el cartel al que alude el artículo 125 de la Ley Orgánica de la Corte Suprema de Justicia.

Librado, retirado, publicado y consignado el cartel, el 17 de enero de 1995, la abogada C.A.M., apoderada judicial de THE COCA- COLA COMPANY, consignó escrito de promoción de pruebas.

Por auto del 14 de febrero de 1995, el Juzgado de Sustanciación admitió las pruebas promovidas; designó al ciudadano A.B., intérprete público, a fin de que tradujese los documentos señalados en el escrito del 17 de enero de 1995, y al ciudadano R.H. para que modificase “al sistema VHS o Betamax, el cassette consignado” junto con el aludido escrito.

Concluida la sustanciación, se ordenó remitir el expediente a la Sala, donde se dio cuenta el 03 de mayo de 1995 y se designó ponente al Magistrado Humberto J. La Roche, fijándose el quinto día de despacho para comenzar la relación.

El 1º de junio de 1995 tuvo lugar el acto de informes, compareciendo las abogadas C.A.M., apoderada judicial de THE COCA-COLA COMPANY, y J.U. deL., representante de la Procuraduría General de la República, quienes consignaron por Secretaría sus conclusiones, mediante sendos escritos que fueron agregados a los autos.

El 20 de julio de 1995 terminó la relación en este juicio y se dijo “vistos”.

El 18 de noviembre 1997 se reasignó la ponencia a la Magistrada Hildegard Rondón de Sansó

El 11 de agosto de 1998, la abogada L.E.F.P., Fiscal del Ministerio Público, designada para actuar ante la Corte Suprema de Justicia en Pleno y ante su Sala Político-Administrativa, consignó la opinión de dicho órgano acerca del presente asunto.

Por cuanto no se logró la mayoría requerida para la aprobación de la ponencia presentada por la Magistrada Hildegard Rondón de Sansó, aquélla fue reasignada a la Magistrada Cecilia Sosa Gómez el 10 de agosto de 1999.

El 23 de septiembre de 1999, se reconstituyó la Sala Político-Administrativa, reasignándose nuevamente la ponencia; esta vez, a la Magistrada Belén Ramírez Landaeta.

Por cuanto la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, publicada en Gaceta Oficial Nº 36.860 de fecha 30 de diciembre de 1999, estableció un cambio en la estructura y denominación de este M.T. y en virtud de que la Asamblea Nacional Constituyente, mediante Decreto de fecha 22-12-99, designó a los Magistrados que lo conformarían, el 10 de enero de 2000 se constituyó la Sala Político-Administrativa, se ordenó la continuación de la presente causa en el estado en que se encontraba y el 10 de agosto de 2000, se designó ponente al Magistrado Levis Ignacio Zerpa.

Mediante sendas diligencias de fechas 11 de noviembre de 1997, 13 de agosto de 1998, 12 de agosto de 1999, 09 de agosto de 2000, la parte actora solicitó a esta Sala que dictara sentencia.

En virtud de la designación de los Magistrados Hadel Mostafá Paolini y Y.J.G., y la ratificación del Magistrado Levis Ignacio Zerpa, por la Asamblea Nacional en Sesión de fecha 20 de diciembre de 2000, publicada en la Gaceta Oficial Nº 37.105 del 22 del mismo mes y año, se reconstituyó la Sala Político-Administrativa el 27 de diciembre de dicho año, y se ratificó como Ponente al Magistrado antes indicado, quien con tal carácter suscribe el presente fallo.

I ANTECEDENTES Del escrito presentado por los apoderados judiciales de THE COCA- COLA COMPANY y de los documentos que componen el presente expediente se extrae que el 29 de octubre de 1985, la recurrente solicitó el registro de la marca comercial “HI-C”, para distinguir “aguas minerales y gaseosas, naturales y artificiales y otras bebidas no alcohólicas, jarabes”, Clase 45.

El 06 de mayo de 1987, el apoderado de la sociedad mercantil HIT DE VENEZUELA, S.A., propietaria de la marca de fábrica denominada “HIT”, formuló oposición contra la mencionada solicitud de registro, alegando que la marca cuya protección se demandada estaba “incursa dentro de las prohibiciones contempladas en los ordinales 11 y 12 del artículo 33 de la Ley de Propiedad Industrial”.

En fecha 10 de agosto de 1998 THE COCA-COLA COMPANY contestó la anterior oposición, indicando que la misma debía ser declarada sin lugar por cuanto no existía confusión ni similitud entre las marcas “HI-C” y “HIT”.

El 13 de septiembre de 1989, el Registro de la Propiedad Industrial del Ministerio de Fomento, mediante Resolución N°1.677, publicada en el Boletín de la Propiedad Industrial N° 360 del 16 de septiembre de 1991, declaró con lugar la oposición planteada por el representante de la sociedad mercantil HIT DE VENEZUELA, S.A., y negó el registro solicitado. De esta decisión apeló la parte actora el 20 de septiembre de 1991 ante el Ministro de Fomento.

El 07 de abril de 1992, el Director General del Ministerio de Fomento, actuando por delegación de atribuciones del Ministro, mediante Resolución N° 774, se pronunció acerca de la aludida impugnación, en los siguientes términos:

Que este Despacho comparte el criterio registral por cuanto una vez realizada una visión de conjunto o sintética operando con la totalidad de los elementos integrantes, sin descomponer su unidad fonética y gráfica en fonemas o voces parciales, teniendo en cuenta la totalidad de letras que forman los vocablos de las marcas en pugna, siendo en el presente caso “HI-C” la marca solicitada y “HIT’ la marca registrada, resulta evidente que entre ellas existen suficientes semejanzas gráficas y fonéticas como para evitar su coexistencia en el mercado, ya que la marca comercial solicitada reproduce a la registrada con la única variación de haber incluido un guión en la palabra y sustituir la letra ‘T’ por la letra ‘C’, modificación ésta que no resulta suficiente para atribuirle el carácter de originalidad y novedad necesaria, según el artículo 27 de la Ley de Propiedad Industrial a la marca solicitada, lo que además aparece reforzado por la situación de que al fonetizarse tienen una pronunciación muy similar, tanto que ello conduciría al resultado de ser confundibles en el mercado.

Por otra parte, ha sido criterio constante y reiterado de este Despacho al momento de interpretar los artículos 32 y 82 de la Ley de Propiedad Industrial, el verificar tanto la similitud terminológica en sus aspectos gráficos y fonéticos como la analogía de productos, para valorar el parecido de las marcas y determinar el grado de confusión o error que puedan generar. En este sentido, ha sido diáfano el criterio de que cuando las marcas son parecidas o idénticas para distinguir diferentes clases, hay que examinar los productos que amparan y si los mismos son análogos o están relacionados, la marca no podrá registrarse por configurarse los supuestos previstos en los ordinales 11) y 12) del artículo 33 de la Ley de Propiedad Industrial.

(Omissis)

En el caso que nos ocupa, las marcas en pugna presentan gran similitud, tanto terminológica como en la clase de productos que pretenden distinguir, por cuanto la marca solicitada distingue: Aguas minerales y gaseosas, naturales y artificiales y otras bebidas no alcohólicas, al igual que la registrada, lo que necesariamente conlleva el posible riesgo de error sobre la procedencia y cualidad de los productos, los cuales se venden en los mismos establecimientos utilizando los mismos canales de comercialización y difusión.

Igualmente, si tomamos en consideración que las normas establecidas en la Ley de Propiedad Industrial, son de orden público, se deduce que su protección va dirigida más que a intereses individuales a un interés público, como es el de evitar que la masa de consumidores pueda ser inducida a error o equivocación por el parecido entre marcas comerciales que compiten en el mercado. Asimismo, vale la pena destacar en el presente caso que las disposiciones contempladas en los ordinales 11) y 12) del artículo 33 de la Ley de Propiedad Industrial, prohiben el registro de una marca que se parezca gráfica y fonéticamente a otra ya registrada, o que pueda prestarse a confusión con otra marca ya registrada, o que pueda inducir a error por indicar una falsa procedencia o cualidad, por lo tanto la marca comercial solicitada no reúne los caracteres de novedad y originalidad necesarios para la concesión de un nuevo registro, tal como lo prevé el artículo 27 de la Ley que rige la materia.

En criterio de los representantes de la recurrente, el acto parcialmente transcrito, objeto de la presente demanda de nulidad, fue dictado por un funcionario manifiestamente incompetente, al cual no le había sido atribuida expresamente, como lo exige el Reglamento de Delegación de Firma de los Ministros del Ejecutivo Nacional, la potestad para resolver las apelaciones interpuestas por ante el Ministro de Fomento.

Señalan, asimismo, que la Resolución Nº 744 se fundamentó en un falso supuesto y que contiene una motivación errónea. En este sentido, denuncian que aquélla no evaluó el argumento relativo al registro que sobre la marca de fábrica “HI-C” tiene la demandante desde el 28 de febrero de 1958, para distinguir productos análogos a los que serían amparados por la marca solicitada “y al hecho evidente de que dicha marca ha coexistido con la marca “HIT’, propiedad de la empresa opositora, por más de treinta años”.

Estiman que al omitir pronunciarse acerca de lo anterior, la Administración se apartó del criterio pacífico que hasta esa fecha había sostenido, conforme al cual “no hay inconveniente en otorgar marcas iguales o parecidas al mismo titular, tratándose de una extensión del registro ya otorgado”, vulnerando así lo establecido en el artículo 11 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos. Como prueba de dicho argumento, transcriben parcialmente Resoluciones números 151, 163 y 165 de 1993 y 048 de 1994 dictadas por el Servicio Autónomo de Registro de la Propiedad Industrial.

Concluyen que “el Ministerio de Fomento, al cambiar de criterio con esta Decisión Nº 0774, que declaró sin lugar la apelación interpuesta por nuestra representada, modificó totalmente sus precedentes, sin que su decisión sea más favorable a los administrados. De modo que esta conducta, hace suponer la desviación de poder por parte de la Administración, que determina, también por este motivo, la nulidad del acto impugnado.”

Igualmente, alegan que el Ministerio de Fomento contrarió la doctrina administrativa de ese mismo despacho y la jurisprudencia de este Alto Tribunal en relación con la valoración de las marcas complejas. Citando sentencia de esta Sala del 14 de junio de 1984, y resoluciones números 45 y 48 de 1993 del Servicio Autónomo de Registro de la Propiedad Industrial, señalan que la comparación entre las marcas “HI-C” y “HIT” no ha debido hacerse mediante un simple análisis gramatical, sino tomando en cuenta el efecto del conjunto que ofrecen los elementos constitutivos de las mismas, pues “…el comprador general, no entra en comparaciones minuciosas de los vocablos y figuras que integran las marcas complejas, sino que atiende a la impresión instantánea que le produce el efecto del conjunto…”.

En este sentido, precisan que la marca propiedad de la opositora es compleja y consiste “en la palabra ‘HIT’ escrita con letras ovaladas adelgazadas en su parte inferior y rodeadas por un triángulo equilátero que descansa sobre uno de sus vértices, el cual en su parte superior está abierto a fin de que sobresalgan las letras ‘HIT’. Forman parte de esta marca un óvalo con un bateador en su interior, lo cual va situado en la parte superior del triángulo dicho pero sin estar unido a él.”

Concluyen que la marca “HIT”, la cual en su conjunto difiere de la que es propiedad de su mandante y que únicamente consiste en las letras “HI-C’, nunca fue analizada globalmente, sino que por el contrario, en el acto recurrido se evaluaron ambas marcas gramaticalmente y la primera de ellas, de forma aislada, contraviniendo así la doctrina, la jurisprudencia y el criterio constante de la Administración y del M.T., y violando en consecuencia, el artículo 11 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos.

En cuanto al parecido al parecido gráfico y fonético reiteran lo alegado en sede administrativa, esto es: que la marca “HIT” “no puede ser descompuesta a los fines de buscarle analogía con la marca HI-C” , formada por la sílaba HI y la sílaba C separadas por un guión; que “la palabra de una sílaba ‘HIT’... se pronuncia JIT y la palabra de dos sílabas ‘HI-C’ se debe pronunciar Jai-Ce... no debe entenderse que el guión intercalado es mudo sino que denota separación entre las sílabas lo cual definitivamente influye en la pronunciación y en la perceptible diferenciación...”; y que “mientras el término ‘HIT’ se traduce como, dar, pegar, golpear, atinar etc., lo cual está íntimamente relacionado con el diseño del bateador que forma parte de la marca registrada, la palabra “HI-C” solicitada no tiene traducción alguna, aunque pudiéramos relacionarla con el modismo americano HI, cuya pronunciación es JAI y se utiliza para decir HOLA...”

Adujeron también los apoderados judiciales de la parte actora que el acto impugnado transgredió el contenido de los artículos 95, 99 y 100 de la Constitución de 1961 así como las Decisiones 311 y 314 del Acuerdo de Cartagena. Reiteran que su mandante es propietaria y titular de la marca de fábrica “HI-C”, según se desprende del certificado de registro Nº 33448-F de fecha 28 de febrero de 1958, renovado hasta el año 2003, y que la negativa de registro vulneró su aludido derecho de propiedad.

Igualmente, sostienen que la mencionada Resolución Nº 0774, atenta contra la notoriedad de la marca propiedad de su representada, el imposibilitarle ampliar su protección legal que posee desde 1958. Al respecto, invocan la Decisión 311 del 12 de diciembre de 1991, reformada por la Decisión 313 del 14 de febrero de 1992, emanadas de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, vigentes para la fecha en que se dictó el acto en cuestión, conforme a las cuales deja de ser una simple tendencia la protección y regulación de la marca notoria, transformándose en normas obligatorias para todos los países miembros a partir de su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena, es decir, a partir del 14 de febrero de 1992, por haber sido dictadas por una autoridad supranacional.

A su decir, la marca cuyo registro solicitaron es notoria, distingue un producto cuya fama y renombre es internacional, por lo que se encuentra protegida por las normas supranacionales citadas, que impiden el registro como marca de signos similares a una marca notoriamente conocida.

La recurrente promovió y evacuó las siguientes pruebas:

1. Certificado de registro otorgado por el Registro de Propiedad Industrial de la marca de fábrica “HI-C”, renovado hasta el 28 de febrero del 2003, para la clase 46: Alimentos incluyendo jugos de frutas y de vegetales, frutas, vegetales.

2. Certificado de registro otorgado por el Registro de la Propiedad Industrial de la marca de fábrica “HIT”.

3. Certificados de registro de la marca “HI-C” otorgados en España, Argentina, Brasil, Australia, Francia, Colombia y Chile, traducidos por intérprete público al idioma castellano, según el caso (a excepción del otorgado en Brasil).

4. Etiquetas de los productos “HI-C” que se comercializan en Estados Unidos, traducidas por intérprete público al idioma castellano.

5. Copias fotostáticas de etiquetas de los productos “HI-C” que se comercializan en Corea, Japón, China, Indonesia, Hong Kong, Costa Rica y Guatemala.

6. Fotografías de los envases de los productos marca “HIT”.

7. Cassette de video que recoge la publicidad que de los productos “HI-C” se hace en los Estados Unidos de Norteamérica.

II ALEGATOS DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA Por su parte, la Procuraduría General de la República, en el escrito de informes presentado ante esta Sala por la abogada J.U. deL., sostuvo lo siguiente:

En cuanto a la incompetencia manifiesta denunciada, indica que entre las atribuciones que le fueron delegadas al Director General del Ministerio de Fomento, mediante Resolución Nº 2942 del 16 de octubre de 1990, publicada en la Gaceta Oficial Nº 34.574 de esa misma fecha, se encuentra el “conocimiento y decisión de los recursos jerárquicos que se interpongan ante el Ministro de Fomento”.

Señala igualmente, que no existe en la resolución impugnada falso supuesto ni motivación errónea, pues tanto el texto del acto como el expediente administrativo revelan los supuestos de hecho y de derecho determinantes de la decisión.

En lo que atañe a la presunta violación del derecho constitucional contenido en el artículo 99 de la Constitución de 1961, destaca que no consta en el expediente administrativo ni en el judicial, la propiedad que sobre la marca cuyo registro se solicita dice tener la recurrente, razón por la cual no pudo haberse vulnerado derecho de propiedad alguno. Indica además, que la denuncia de inconstitucionalidad sólo es procedente cuando se viole de forma inmediata o directa la Constitución.

En relación con la notoriedad de la marca, señala que “mal puede alegar la lesión de notoriedad de una marca quien está solicitando su registro, es decir, quien ni siquiera la posee; mucho más cuando en el petitorio de su recurso, el accionante solicita la nulidad de la resolución del Ministro de Fomento, que le niega el registro solicitado.”

Por último, sostiene que la resolución impugnada está ajustada a derecho, y se fundamenta en las prohibiciones contenidas en los numerales 11 y 12 del artículo 33 de la Ley de Propiedad Industrial, por cuanto existe identidad fonética y gráfica entre las marcas en conflicto. En este sentido, señala que la marca cuyo registro es solicitado se asemeja en forma tal a la registrada, “que la llega a reproducir, pues la única diferencia que presenta es una raya o guión incluida dentro de la palabra y sustitución de la letra ‘T’, por la letra ‘C’. Diferencia ésta incapaz de darle el carácter de novedad y originalidad a la marca que al efecto exige la Ley de Propiedad Industrial en su artículo 27, todo lo cual se ve acentuado cuando al pronunciarse fonéticamente se parece a la ya registrada (‘“HIT”’), conllevando esto a la confusión en el mercado o el que pueda inducir a error por indicar un engañoso origen o cualidad, lo que nos lleva a concluir en este sentido que la marca comercial solicitada no debe ser objeto de protección legal, por así prohibirlo expresamente la referida Ley”.

Agrega que las marcas en cuestión presentan similitud en la clase de productos que pretenden amparar, esto es, bebidas no alcohólicas. Esta circunstancia conduciría a error sobre el origen y condición de los productos, los cuales se expenden en los mismos lugares o tiendas usando iguales medios de comercialización y divulgación.

Es por todo lo anterior que solicita la declaratoria sin lugar del recurso ejercido.

III OPINIÓN DEL MINISTERIO PÚBLICO El Ministerio Público, en informe presentado el 11 de agosto de 1998, también sugirió la declaratoria sin lugar de la presente demanda, con base en los siguientes argumentos: - Que sin bien las marcas “HI-C” y “HIT” coexistieron pacíficamente tanto en Venezuela como en los Estados Unidos, la protección que el Registro de la Propiedad Industrial había concedido a la marca “HI-C” desde el año de 1958, estaba referida únicamente a alimentos, incluyendo jugos de frutas y de vegetales, en su clase 46. A su juicio, “introducir un producto de la especie que otra marca ya se ha caracterizado por distinguir, si podrá inducir a confusión ...”. En su criterio, esta circunstancia podría llevar a los consumidores a adquirir bajo la denominación de la marca “HI-C”, “lesionando así el mercado que sobre esos productos ya han ganado... notoriedad en el mundo comercial, como es el caso de la empresa ‘HIT’ de Venezuela, S.A.’ propietaria de la marca oponente...” - Que son improcedentes los alegatos de incompetencia del funcionario que dictó el acto recurrido, de falso supuesto, de violación de los artículos 95, 99 y 100 de la Constitución Nacional de 196, y de desviación de poder.

IV MOTIVACIÓN 1.- Pasa este Alto Tribunal a analizar previamente el vicio de incompetencia manifiesta denunciado por la parte actora, ya que, de conformidad con la jurisprudencia de esta Sala el mismo comporta una infracción al orden público.

Aduce la demandante que en la Resolución Nº 2942 del 16 de octubre de 1990, publicada en la Gaceta Oficial Nº 34.574, suscrita por el Ministro de Fomento, no consta la delegación para decidir las apelaciones interpuestas por ante el Ministerio de Fomento, por lo que la Dirección General no podía pronunciarse sobre el recurso ejercido contra el acto del Registrador de la Propiedad Intelectual. Indica que el artículo 43 de la Ley de Propiedad Industrial establece que de todas las resoluciones sobre registro, objeción u oposición, se oirá apelación ante el Ministro de Fomento. La delegación para decidir la apelación, según apoderados de la recurrente, debe ser expresa y taxativa, razón por la cual al no existir en la resolución señalada la atribución relativa a las apelaciones, el Director General debió abstenerse de decidirla so pena de incurrir en el vicio de incompetencia, que acarrea la nulidad absoluta del acto. Al respecto, precisa esta Sala que a partir de la entrada en vigencia de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos, en 1982, a los recursos ejercidos ante la máxima autoridad de una organización administrativa contra los actos emanados de los órganos inferiores, se les denominó “jerárquicos”. Sin embargo, en leyes anteriores al mencionado instrumento normativo, como lo es la Ley de Propiedad Industrial, de fecha 29 de agosto de 1955, subsistió la denominación de “apelaciones” para distinguir las impugnaciones de decisiones de los órganos subalternos ante los máximos jerarcas, las cuales, como se ha señalado, se corresponden con los recursos descritos en el artículo 95 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos.

En este orden de ideas, se constata que en la aludida Resolución N° 2.942 del 16 de octubre de 1990, el Ministro de Fomento estableció las atribuciones específicas que transferiría al Director General de Ministerio, y contempló en su ordinal 10 como objeto de la misma, la delegación del “conocimiento y decisión de los recursos jerárquicos que se interpongan ante el Ministro de Fomento”, no habiéndose por tanto, excedido el funcionario indicado de las funciones que le fueron transferidas. Por las razones expresadas, se desestima por improcedente la denuncia de incompetencia y así se declara.

  1. - Alegan, también, que la resolución impugnada se sustentó en un falso supuesto. Señalan que la Administración se limitó a afirmar que los términos constitutivos de las marcas tienen parecido gráfico y fonético, cuando en realidad, debía decidir atendiendo a lo siguiente: a) que la marca “HIT” es compleja, razón por la cual, los elementos de confusión debieron ser apreciados en su efecto de conjunto y no mediante el análisis de cada uno de ellos aisladamente; b) que la marca “HI-C” se encontraba precedentemente registrada, con el número 33448-F, para distinguir alimentos incluyendo jugos de frutas y de vegetales clase 46 (productos extranjeros), desde el 28 de febrero de 1958, renovado hasta el 28 de febrero de 2003, para diferenciar productos análogos a los solicitados en la nueva marca; y c) que tal registro ha coexistido pacíficamente con el de la opositora por más de treinta años. Estiman que la resolución impugnada colide con el criterio sostenido por la Administración, consistente en que no existe inconveniente en otorgar marcas iguales o parecidas al mismo titular, cuando se trata de la extensión de un registro ya concedido; y a la vez, atenta contra la reiterada doctrina administrativa y contra la jurisprudencia de esta Sala Político-Administrativa, referentes a los signos complejos. Concluyen en que de haber valorado los argumentos antes aludidos, la Administración habría arribado a distintas conclusiones. Respecto de los diferentes argumentos en los cuales los recurrentes fundamentan el de falso supuesto, debe ante todo pronunciarse esta Sala sobre el relativo al desconocimiento de su propia doctrina en que habría incurrido el Registro de la Propiedad Intelectual. Al respecto, se observa que el artículo 11 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos establece lo siguiente:

Artículo 11. Los criterios establecidos por los distintos órganos de la administración pública podrán ser modificados, pero la nueva interpretación no podrá aplicarse a situaciones anteriores, salvo que fuere más favorable a los administrados. En todo caso, la modificación de los criterios no dará derecho a la revisión de los actos definitivamente firmes.

El contenido de la norma transcrita, alude al valor de los criterios establecidos por la Administración, que pueden variar, obviamente, por cuanto los organismos que la integran obedecen a las mutaciones de la sociedad en la cual operan, exigiéndose sólo que tales variaciones no se apliquen a situaciones anteriores, salvo que sean más favorables para los administrados. El dispositivo en cuestión, no es más que la aplicación del principio de la irretroactividad de las disposiciones generales a situaciones nacidas con anterioridad a su pronunciamiento. La norma establece igualmente, que la modificación de los criterios no es motivo para la revisión de los actos definitivamente firmes. El artículo 11, brevemente analizado, es considerado como uno de los ejemplos más significativos en la legislación venezolana, del principio de la confianza legítima, con base en el cual, las actuaciones reiteradas de un sujeto frente a otro, en este caso de la Administración Pública, hacen nacer expectativas jurídicas que han de ser apreciadas por el juez y justamente, los criterios administrativos, si bien pueden ser cambiados, son idóneos para crear tales expectativas.

Ahora bien, esta Sala observa que los criterios empleados para determinar la posibilidad de coexistencia pacífica de signos distintivos no son absolutos, sino que atienden a determinados condicionamientos que se constatan en cada situación concreta, no constituyendo así fórmulas rígidas que deben aplicarse en cada caso sin que medie la apreciación de las circunstancias que lo conforman. Es por todo lo anterior que en casos como el de autos no es posible afirmar que los referidos criterios, establecidos por la Administración, sean inmutables y definitivos. Así se establece.

Precisado lo anterior, pasa la Sala a pronunciarse acerca de los demás alegatos planteados por la actora y en tal sentido observa:

La jurisprudencia de este Alto Tribunal ha venido delineando criterios interpretativos sobre la Ley de Propiedad Industrial, atendiendo siempre a la causa misma de la institución respectiva que, en materia marcaria, se fundamenta en la necesidad colectiva de que los productos objeto del comercio contengan un signo distintivo exclusivo que sirva para diferenciarlo de otros similares en el mercado, evitando así la confusión o equivocación del público consumidor, a quien asiste el derecho a no ser inducido a error en relación con los productos de su preferencia que coexisten en un mercado de libre competencia

En coincidencia con los postulados doctrinarios en este campo, esta Sala ha sostenido el criterio conforme al cual la marca “compleja” es la integrada por varios elementos nominativos o gráficos y nominativos, que constituyen un conjunto en su totalidad, vale decir, unitario, complejo e indivisible, el cual individualiza la marca como signo diferenciador de productos análogos.

De ahí que, para juzgar la confundibilidad entre marcas, cuando alguna de ellas sea de las denominadas “marcas complejas”, deba analizarse la marca en su conjunto y no cada uno de sus elementos por separado, aun cuando algunos de éstos puedan consistir en signos o palabras similares a otras ya registradas que, por su naturaleza, dentro del conjunto, no quedarían protegidas aisladamente, por sí solas, como un derecho exclusivo de uso, puesto que el registro es sobre el conjunto que constituye la marca, y no sobre cada uno de sus elementos por separado (véanse sentencias de la Sala Político-Administrativa de fechas 31 de enero de 1983 y 07 de noviembre de 1995; casos: NESTLÉ S.A. y THE CLOROX COMPANY, respectivamente).

En el presente caso, como se ha señalado, uno de los puntos en controversia es la confundibilidad entre dos marcas, una de las cuales es de naturaleza compleja y por tanto, a juicio de la parte actora debió ser analizada como tal, esto es, globalmente, a fin de verificar la posibilidad de coexistencia pacífica. De allí que deba determinarse si la marca registrada “HIT”, propiedad de la sociedad mercantil opositora, considerada en conjunto con todos los elementos que la integran, puede o no coexistir en el mercado con la marca cuyo registro se solicita (“HI-C”). Al respecto, se observa:

La Administración, para considerar a la marca “HI-C” incursa en las prohibiciones a que aluden los numerales 11 y 12 del artículo 33 de la Ley de Propiedad Industrial, expresa que entre ella y la marca “HIT” ya registrada “existen suficientes semejanzas gráficas y fonéticas como para evitar su coexistencia en el mercado, ya que la marca comercial solicitada reproduce la registrada con la única variación de haber incluido un guión en la palabra y sustituir la letra ‘T’ por la letra ‘C’... lo que además aparece reforzado por la situación de que al fonetizarse tienen una pronunciación muy similar, tanto que ello conduciría al resultado de ser confundibles en el mercado”. En criterio de la demandante, si la Administración hubiese evaluado el efecto del conjunto que ofrecen los elementos constitutivos de la marca “HIT”, habría concluido en la inconfundibilidad de los dos signos distintivos.

En este sentido, cabe reiterar que en materia de propiedad industrial son escasas las reglas con valor permanente para concluir en la confundibilidad de marcas. Sin embargo, la doctrina y la jurisprudencia de esta Sala han establecido determinados criterios para apreciar la semejanza entre marcas, los cuales no tienen un carácter taxativo sino meramente enunciativo y deberán ser aplicados a la luz de cada caso concreto (véanse sentencias de la Sala Político-Administrativa de fechas 14 de junio de 1984 y 07 de noviembre de 1995, casos: Sáfilo Societa Azionaria Fábrica Italiana Lavorazione Occhiale (SAFILO S.P.A.) y THE CLOROX COMPANY, respectivamente). Algunos de estos parámetros se enumeran a continuación:

  1. La confundibilidad entre marcas debe ser evidente y no el resultado de un análisis por separado de cada uno de los elementos que integran la respectiva marca: la confusión debe resultar pues, de la comparación que se haga a simple vista o de ser oída. En este examen debe también apreciarse el impacto que pueda producir el o los elementos que por resaltar suficientemente dentro de su propio conjunto, constituirían la imagen figurativa y/o fonética característica individualizadora a recordar por el consumidor.

  2. Las marcas gráficas y complejas deben juzgarse en su conjunto y no por elementos tomados aisladamente;

  3. La acentuación prosódica u ortográfica, sin que constituya por sí sola un elemento de juicio, debe tomarse en cuenta al establecer las diferencias. De allí que puedan coexistir marcas nominativas con algunas sílabas idénticas, si el resto de las sílabas que integran la palabra y su acentuación difieren a tal punto que evitan toda posible confusión;

d) Debe considerarse también, la naturaleza de los bienes que pretende identificar la marca; si pertenecen a la misma clase, su estructura y su ámbito comercial.

Aplicando los anteriores lineamientos al estudio comparativo de las marcas en pugna, se advierte, en primer lugar, que sin bien éstas contienen términos integrados por tres letras, que por igual comienzan por una “h” seguida de la vocal “i” y terminan con una consonante cortante, esto es, que frena el sonido conformador del término, tal parecido es insuficiente a los fines de concluir en su similitud y por tanto, en su incompatibilidad en el mercado.

En efecto, es jurisprudencia reiterada de este Alto Tribunal que para que exista “parecido fonético” entre dos marcas comerciales suficiente para impedir el registro de una de ellas, es necesario, que tal similitud resulte de la comparación que de conjunto se haga de las marcas, y no del minucioso análisis de cada uno de sus elementos; máxime en casos como el de autos, en el cual una de las marcas en conflicto es de naturaleza compleja (véase sentencia de la Sala Político-Administrativa del 06 de agosto de 1986, caso: Equipos Nacionales Vanguard de Venezuela S.A.).

En este orden de ideas, se constata que la parte recurrente pretende el registro del término “HI-C”, compuesto por dos sílabas separadas por un guión, explicando que el mismo debe ser enunciado mediante una fonética especial, que consiste en darle al término “Hi” la pronunciación “Jai”, que sería correspondiente a su versión anglosajona, manteniendo para la letra “c” su sonido en castellano. Con todo lo anterior, “HI-C” se pronunciaría “Jai-Ce”, lo cual difiere completamente de la palabra de una sola sílaba, “HIT” (pronunciada “Jit”). Considera así la Sala que el sentido fonético que se aspira dar a la marca en debate logra una particularidad suficiente para distinguirla del registro existente.

Ahora bien, como quiera que el examen comparativo de ambas marcas no puede limitarse al parecido fonético entre ellas, se añade a lo referido la composición gráfica y literal de la marca “HIT”, cuya descripción en el Registro Nº 21027 es la siguiente: “Marca de Fábrica ‘HIT’ (Conjunto)... consiste en la palabra ‘HIT’, escrita en letras ovaladas adelgazadas en su parte inferior y rodeadas por un triángulo equilátero que descansa sobre uno de sus vértices, el cual triángulo en su parte superior está abierto a fin de que sobresalgan las letras HIT”. Debe agregarse a lo anterior, el hecho de tener como elemento ideológico la idea de un “batazo” que, en el popular juego de béisbol tiene el carácter de una jugada exitosa. Por su parte, la marca que pretende registrarse consiste exclusivamente en la palabra “HI-C”.

Así, el examen comparativo, con base en las reglas establecidas, revela que los elementos literales, gráficos y fonéticos, que constituyen la marca “HI-C” impiden, en su conjunto, que el consumidor a una primera impresión de la marca así plasmada en la etiqueta, pueda confundirla con la marca “HIT”.

A la inconfundibilidad entre ambas marcas, se suma, por una parte, el hecho de que la expresión “HI-C” es constitutiva de un signo distintivo precedentemente registrado en Venezuela, cuya titularidad corresponde actualmente a la firma recurrente, y que distingue productos similares (alimentos incluyendo jugos de frutas y de vegetales, frutas, vegetales –clase 46-) a los que corresponden a la nueva solicitud de registro (aguas minerales y gaseosas, naturales y artificiales y otras bebidas no alcohólicas, jarabes –clase 45-); y por la otra el hecho de que la marca “HI-C” precedentemente registrada, ha coexistido por más treinta años con la marca “HIT” pacíficamente, ya que no consta en los autos que haya habido impugnaciones, solicitudes de nulidad, ni que en la vida diaria de las transacciones comerciales, se sepa de conflictos entre las dos empresas productoras por motivo del uso de sus respectivos signos. Ambos elementos, también favorecen la coexistencia entre ambas marcas.

En fin, examinadas las circunstancias que rodean el caso concreto, juzga la Sala procedente declarar con lugar la demanda de nulidad incoada, toda vez que, como ha quedado demostrado, los elementos distintivos (gráficos, fonéticos, etc.) de la marca solicitada “HI-C”, le permiten coexistir en el mercado con la marca ya registrada “HIT” sin posibilidad de confusión, siempre que se mantengan las aludidas características una vez otorgado el registro correspondiente. En consecuencia, resulta incorrecta la aplicación que, al caso de autos, pretendió hacer la Administración de la prohibición contenida en los numerales 11 y 12 del artículo 33 de la Ley de Propiedad Industrial. Así se declara.

V DECISIÓN Consecuente con lo anteriormente expuesto, esta Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley declara con lugar el recurso contencioso administrativo de nulidad interpuesto por los abogados C.A.M., R.G.M. y M.C., apoderados judiciales de la sociedad mercantil THE COCA-COLA COMPANY, domiciliada en Atlanta, Estado de Georgia, Estados Unidos de América, contra el acto administrativo emanado del Director General del Ministerio de Fomento (actual Ministerio de Producción y el Comercio), actuando por delegación del Ministro, contenido en la Resolución N° 774 del 07 de abril de 1992, publicada en el Boletín N° 375, Tomo II, del 15 de octubre de 1993. En tal sentido, se anula dicha resolución y se ordena al Ministro de Industria y Comercio, una vez verificado el cumplimiento de los extremos de ley, con prescindencia del que ha sido examinado en la presente decisión, proceder a la expedición de la marca “HI-C”.

Publíquese, regístrese y notifíquese. Archívese el expediente judicial y devuélvase el administrativo. Cúmplase lo ordenado.

Dada, firmada y sellada en el Salón de Despacho de la Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, en Caracas, a los veintinueve (29) días del mes de marzo del año dos mil uno. Años: 190º de la Independencia y 142º de la Federación.

El Presidente Ponente,

LEVIS IGNACIO ZERPA

El Vicepresidente,

HADEL MOSTAFÁ PAOLINI

Y.J.G.

Magistrada

La Secretaria,

ANAÍS MEJÍA CALZADILLA

Exp. Nº 10.676

LIZ/rr

Sent. Nº 00514

En tres (03) de abril del año dos mil uno, se publicó y registró la anterior sentencia bajo el Nº 00514.

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR