ALDO FERRO GARCIA contra la marca comercial KISS

Magistrado–Ponente: C.E.M. Exp. Nº 13168

En escrito de fecha 10 de diciembre de 1996, el ciudadano R.A.B., venezolano, mayor de edad, de este domicilio, titular de la cédula de identidad Nº 3.980.774, abogado en ejercicio, inscrito en el Inpreabogado bajo el Nº 9.407, actuando en su carácter de apoderado judicial del ciudadano ALDO FERRO GARCIA, venezolano, mayor de edad, de este domicilio y titular de la cédula de identidad Nº 6.180.317, interpuso por ante la Sala Político-Administrativa de la extinta Corte Suprema de Justicia, recurso contencioso administrativo de anulación por razones de ilegalidad, de conformidad con los artículo 121 y siguientes de la Ley Orgánica de la Corte Suprema de Justicia, en concordancia con el artículo 42, ordinal 10, ejusdem, contra “…la tácita negativa del Ministro de Fomento de pronunciarse acerca del recurso jerárquico intentado contra la negativa del Director del Servicio Autónomo Registro de la Propiedad Industrial, por el acto administrativo mediante el cual concedió al ciudadano E.K. K., venezolano, mayor de edad, de este domicilio y titular de la cédula de identidad N° 3.773.499, la marca comercial KISS según Certificado de Registro N° 140.543 de fecha primero de febrero de 1991…”

Narró el apoderado actor que, obtuvo el registro de la marca comercial L.K., para distinguir “Artículos de vestir, sombreros y calzado. Clase 39. (Productos Nacionales)”, (Certificado de Registro N° 94.784-F, de fecha 16 de junio de 1980), hoy clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza, en los términos consagrados en el artículo 101 de la Decisión 344 del Régimen Común sobre Propiedad Industrial y, en fecha 6 de enero de 1995, solicitó la renovación de la marca comercial concedida. Asimismo, indicó que el Registro de la Propiedad Industrial concedió la marca comercial KISS, en la misma Clase 39 (Certificado de Registro N° 140.543), al ciudadano E.K. K. Es pues por tal razón, que, en fecha 13 de mayo de 1996, solicitó la nulidad del acto administrativo en cuestión, de conformidad con el artículo 83 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos, sin que recibiera respuesta por parte de la Oficina de Registro de la Propiedad Industrial. De allí que, ante la tácita negativa interpuso recuso de reconsideración, así como recurso jerárquico sin que se produjera decisión por parte del Registro de la Propiedad Industrial ni del Ministro de Fomento (hoy Ministro de Producción y Comercio).

El 12 de diciembre de 1996 se dio cuenta en Sala y, por auto de esa misma fecha, se ordenó oficiar al Ministerio de Fomento, para que remitiese el expediente administrativo correspondiente, requerimiento que fue atendido en fecha 20 de marzo de 1997, mediante el envió a este Despacho del expediente administrativo, ordenándose al efecto formar pieza separada.

Por auto de 5 de junio de 1997, el Juzgado de Sustanciación de la Sala admitió el recurso interpuesto, ordenó la notificación, mediante oficios, de los ciudadanos Fiscal y Procurador General de la República, así como también al Ministro de Industria y Comercio remitiéndole, a este último, copia del indicado auto de admisión, e igualmente ordenó librar el cartel a que se refiere el artículo 125 de la Corte Suprema de Justicia.

Practicadas las notificaciones, en fecha 6 de agosto de 1997, se libró el cartel, el cual fue retirado por el recurrente mediante diligencia del 13 de agosto de 1997, cuya publicación en el Diario El Globo, en la edición del día 14 del mismo mes y año, fue consignada en esa misma fecha.

Llegada la oportunidad para promover pruebas, el recurrente, en fecha 8 de octubre de 1997, promovió el mérito favorable de los autos y, en especial, el Certificado de Registro N° 94.784-F, de fecha 16 de junio de 1980, así como, la solicitud de renovación de la marca comercial concedida.

Por auto del Juzgado de Sustanciación del 6 de noviembre de 1997, se admitió la prueba promovida, salvo su apreciación en la sentencia definitiva.

El 6 de noviembre de 1997, el apoderado actor solicitó el pase del expediente a la Sala Político-Administrativa, a los fines de continuar el presente juicio, a lo que accedió el Juzgado de Sustanciación mediante auto del 18 del mismo mes y año.

El 25 de noviembre de 1997, se dio cuenta en la Sala y por auto de esa misma fecha, se designó como Ponente al Magistrado Dr. H.J.L.R. y se fijó la quinta audiencia para comenzar la relación, la cual comenzó el 9 de diciembre de 1997, fijándose la oportunidad de los informes para el primer día de despacho siguiente.

El 7 de enero de 1998, tuvo lugar el acto de informes, al cual concurrieron el apoderado actor y la sustituta del Procurador General de la República, quienes consignaron escritos contentivo de sus opiniones, que se ordenó agregar a los autos.

El 10 de marzo de 1998, terminó la relación en la presente causa y se dijo “Vistos”.

En fecha 30 de septiembre de 1999, la Sala dio cuenta del recibo del Oficio S/N, emanado del Fiscalía Segunda ante la Corte Suprema de Justicia en Pleno y ante su Sala Político-Administrativa, contentivo de la opinión del Ministerio Público en el presente caso.

Constituido el Tribunal Supremo de Justicia, con motivo de la entrada en vigencia de la nueva Carta Magna en fecha 30 de diciembre de 1999, y la juramentación de los Magistrados que integran la nueva Sala Político-Administrativa, quedando conformada de la siguiente manera: Presidente: C.E.M.; Vice-Presidente: R.T.S. y Magistrado: L.I. Zerpa, ordenándose la continuación del procedimiento de la presente causa en el estado en que se encontraba, correspondió la Ponencia al Magistrado, que con tal carácter suscribe la presente decisión.

Efectuada la lectura individual del expediente en la forma prevista en el artículo 94 de la Ley Orgánica de la Corte Suprema de Justicia, de aplicación transitoria mientras se dicta la Ley que regulará las funciones del Supremo Tribunal de Justicia, para decidir se hacen las siguientes consideraciones:

I ALEGATOS DEL RECURRENTE

El alegato del recurrente tiene por objeto la imputación al acto recurrido del vicio de la cosa juzgada administrativa, contenida en el ordinal 2° del artículo 19 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos, en virtud de que el Servicio Autónomo de la Propiedad Industrial del Ministerio de Fomento (Hoy Ministerio de Producción y Comercio), antes de conceder la marca comercial KISS en la Clase 39 del artículo 106 de la Ley de Propiedad Industrial al ciudadano E.K. K., “…ya había decidido con anterioridad con carácter definitivo otorgarle a mi representado la titularidad de la marca comercial L.K. según Certificado de Registro N° 94.784-F de fecha 16 de junio de 1980 lo cual creó derechos a mi representado…”

Así mismo, alegó el parecido gráfico y fonético de la marca comercial concedida KISS con la marca comercial de su representado L.K., por cuanto, la palabra LADY no goza de protección marcaria de conformidad con lo previsto en el ordinal 9° del artículo 33 de la Ley de Propiedad Industrial, en virtud de lo cual, “…la única diferencia existente con la palabra registrada (…) una letra “R” intercalada entre la “K” y la “I” (…) la similitud entre ambas palabras es evidente y fonéticamente son igualmente muy similares, circunstancias éstas que lesionan y vulneran el derecho creado a favor de mi representado…”

Por último, indicó que en el caso de que se estime que el acto administrativo en cuestión, no esté viciado de nulidad absoluta, alegó su anulabilidad en los términos del artículo 20 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos y “…denuncio como vicio de ilegalidad (…) la violación por falta de aplicación del artículo 33 ordinales 11 y 12 de la Ley de Propiedad Industrial…”

II

OPINION DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPUBLICA

La sustituta del Procurador General de la República, solicitó sea declarado sin lugar el recurso intentado, con fundamento en argumentos los siguientes:

1.- Que el recurrente confunde los supuestos prohibitivos contenido en los ordinales 11 y 12 del artículo 33 de la Ley de Propiedad Industrial, por lo que, estima que “…para la determinación de la procedencia o no de las denuncias formuladas por el recurrente (…), debe analizarse si la marca registrada “L.K.” y la marca solicitada “KISS”, se parecen gráfica y fonéticamente de forma tal que, ésta última, no deba ser registrada al darse el supuesto de irregistrabilidad a que se refiere el numeral 11…”

De igual forma, indicó que “…el verdadero sentido de la Ley y el criterio sostenido por nuestra jurisprudencia, es para juzgar la confudibilidad entre marcas, la misma debe resultar evidente del análisis conjunto de sus componentes y no de un examen por separado de los mismos…”

Es pues, por tal razón, que estimó la sustituta del Procurador de la República improcedente la denuncia de violación del ordinal 11 del artículo 33 de la Ley de Propiedad Industrial, con motivo de que analizadas en su conjunto las marcas en pugna, sin descomponer su unidad fonética y gráfica, se concluye que no existe identidad o semejanza y por ende, pueden perfectamente coexistir en el mercado sin crear confusión en el consumidor.

2. - Que al recurrente no se le ha lesionado derecho alguno, por cuanto, no se ha revocado el registro de la marca comercial “L.K.”, ni el efecto del otorgamiento del registro impugnado, se ha traducido en el impedimento de la comercialización de aquélla. De allí que, señala que se deban rechazar los alegatos del recurrente en relación a la supuesta lesión de su titularidad sobre la marca comercial “L.K.”, “… puesto que del análisis conjunto de los signos distintivos en conflicto, no se observa motivo alguno que impida su coexistencia en el mercado y que conduzca a la negación de la protección legal para la marca solicitada (sic) “KISS”…”

   III

   OPINION DE LA FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA

   La Fiscal Segundo ante la Corte Suprema de Justicia en Pleno y ante su Sala Político-Administrativa, solicitó sea declarado sin lugar el recurso intentado, con fundamento en los argumentos siguientes:

   1.- Que las actuaciones llevadas por el recurrente en sede administrativa se orientaron a instar a la administración a declarar la nulidad absoluta del acto por ella emitido, sin obtener respuesta de ninguno de los recursos administrativos interpuestos, por lo que la tácita negativa es de la petición de nulidad en sede administrativa, en los términos del artículo 83 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos.

   2.- Que la Ley de Propiedad Industrial es una ley especial que consagra el procedimiento administrativo a seguir ante el Registrador de la Propiedad Industrial, en caso de solicitud de registro de marcas comerciales, por lo que, “…el querellante omitió el procedimiento especial que pauta la Ley de Propiedad Industrial, pues sí consideraba que la marca comercial “KISS” estaba incursa en una norma prohibitiva como lo es el artículo 33 ejusdem, ha debido ejercer oposición al otorgamiento de la marca por razones de ilegalidad. Sucede que transcurridos cinco (5) años (…) compareció el recurrente por ante el órgano administrativo instándole a que reconociera la nulidad absoluta del Certificado de Registro N° 140.543 de la marca comercial “KISS” por estar incurso (sic) en los supuestos prohibitivos de los ordinales 11 y 12 del artículo 33 (…), alegato (…) formulado siguiendo un procedimiento distinto al establecido en la Ley especial…”

3. - Que resulta infundado el alegato del recurrente de que la palabra “LADY” no está protegida por ser un vocablo genérico (ordinal 9° del artículo 33 de la Ley de Propiedad Industrial) para así poder confrontar la palabra “KRISS” con “KISS”, por cuanto el órgano administrativo otorgó la protección a dos palabras que componen dicha marca, tal como consta del Certificado de Registro de la marca comercial “L.K.”, cuya titularidad corresponde al recurrente.

   4.- Por último, señaló que no se está en presencia del vicio de la cosa juzgada administrativa (ordinal 2° del artículo 19 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos), con motivo a que cuando el Registrador de la Propiedad Industrial otorgó el Certificado de Registro N° 140.543 de fecha 1° de febrero de 1991 verificó el cumplimiento de los extremos legales en relación con el vocablo “KISS”, “…situación totalmente distinta a la que concierne a la marca comercial “L.K.” constituida por una combinación de palabras…”

   IV

   MOTIVACIONES PARA DECIDIR

   Precisados los hechos y el derecho en el presente caso, esta Sala observa que el recurrente ejerció acción de nulidad en sede administrativa contra la concesión de la marca comercial KISS, en Clase 39, para distinguir artículos de vestir, sombreros y calzado, de conformidad con el artículo 83 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos, por cuanto, estimó que el órgano administrativo (Registrador de la Propiedad Industrial) violó la cosa juzgada administrativa, ocasionando la nulidad absoluta de la misma, según lo dispuesto en el ordinal 2° del artículo 19 ejusdem, en virtud de que, con anterioridad, ya le había otorgado la marca L.K., en la misma Clase, lo cual hace que la concesión de la marca comercial KISS, esté incursa en las disposiciones prohibitivas contenidas en los ordinales 11 y 12 del artículo 33 de la Ley de Propiedad Industrial.

1. - La acción o petición de nulidad en sede administrativa.

   Ante tales planteamientos debe esta Sala resaltar la posibilidad o imposibilidad del recurrente de ejercer la acción de nulidad en sede administrativa, cuando la concesión de una marca comercial gozaba de firmeza, por no haberse realizado oposición alguna en los términos consagrados en el artículo 77 de la Ley especial.

   Al respecto es conveniente destacar los planteamientos formulados por la Dra. H.R. de Sansón sobre la materia, cuando señala lo siguiente:

   …Hay dos sistemas fundamentales en el campo del derecho comparado sobre la naturaleza del registro y, en consecuencia, sobre la determinación del momento en que nace el derecho sobre la marca. (…) 1. El de la adquisición del derecho sobre la marca en virtud del uso constante y reiterado sobre la misma. (…) 2. Un segundo sistema que estima que el nacimiento del derecho se produce con el registro otorgado por la autoridad administrativa. Esta tesis tiene su fundamento en los campos del Derecho Público y, específicamente, del Derecho Administrativo, con los cuales los registros constitutivos, creadores de derechos son actos concesorios y, como tales, tienen eficacia ex-nunc, esto es, sólo hacia el futuro.

   Para los partidarios de la primera tesis, cuando existe un sistema de registro de marcas, el mismo sólo tiene un efecto de seguridad jurídica, que se manifiesta a través de la publicidad de los actos. En consecuencia, el registro tiene un valor declarativo, por cuanto constata en el pasado el momento del efectivo nacimiento de la facultad al uso del signo y en virtud de ello la eventual nulidad del acto administrativo registral, no puede afectar el núcleo mismo de la potestad jurídica que está constituida por dicho uso.

   Para los sistemas que estiman que es el registro el que da nacimiento al derecho sobre la marca, éste tiene un efecto constitutivo, en el sentido de que las facultades acordadas nacen a partir del acto de concesión administrativa y dependen en su totalidad de la validez de este acto.

   Finalmente, hay sistemas como el establecido en la actual Ley venezolana de Propiedad Industrial que tiene una naturaleza que se ha denominado constitutiva postergada. En efecto, el uso de la marca tiene relevancia a los fines del derecho de exclusividad por cuanto, demostrándolo, el usuario puede solicitar la concesión, e incluso la nulidad del registro acordado a un tercero en perjuicio de su derecho. Esta facultad de accionar sólo puede ejercerse dentro de los dos años siguientes a la fecha del otorgamiento del título, por lo cual, transcurrido este lapso, ya no es posible efectuar su impugnación. La anterior es la razón por la cual se le ha denominado en forma que señaláramos como constitutivo postergada, por cuanto se estima que el término establecido para el ejercicio de la acción pospone el pleno efecto constitutivo del registro hasta el final del segundo año desde su otorgamiento, puesto que, más allá de este límite temporal, ya no puede hacerse valer ningún derecho derivado del uso…

   (Subrayado de la Sala) (Extracto tomado de la Obra “Régimen de la Propiedad Industrial” de la Dra. H.R. deS., Editorial Arte, Caracas, 1995, p.p. 213-214)

   En este orden de ideas, es necesario hacer referencia a lo señalado con relación a la nulidad del registro:

   …Por lo que atañe a la Ley de Propiedad Industrial, la misma no le confiere al Registro de la Propiedad Industrial potestad anulatoria, pero sí al Ministro de Fomento, su superior jerárquico, le acuerda en materia de patentes (artículo 52), la facultad de anular las que hubieren sigo otorgadas en contravención de la ley. Igualmente, el Ministro tiene la facultad de anular el registro, cuando se pronuncia en apelación (recurso jerárquico) respecto a las decisiones del Registrador y si éstas hubiesen sido en el sentido de acordar el registro, el pronunciamiento del Ministro al declarar con lugar el recurso implicará la nulidad de lo acordado. Si bien la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos establece la facultad de la Administración Pública de reconocer los vicios de nulidad absoluta que afecten a un acto, por lo cual la autoriza para declarar la nulidad, sin embargo, las causales establecidas al efecto, son taxativas y de naturaleza extraordinaria y sólo aluden, como se señala, a la nulidad absoluta (artículo 19 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos). De allí que la vía utilizada en el sistema venezolano, (…) para obtener la nulidad de un registro de marca, era la de ocurrir a los organismos jurisdiccionales que están facultados para actuar en el seno de la jurisdicción ordinaria (en las acciones de nulidad por mejor derecho), como en el de la contencioso-administrativa (Sala Político-Administrativa de la Corte Suprema de Justicia). (…) En la legislación venezolana la autoridad administrativa puede declarar de oficio la nulidad absoluta de sus actos (artículo 83) de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos),…

   (Subrayado de la Sala). (Ob. Cit, p. 224)

   De la doctrina marcaria parcialmente transcrita se colige, por una parte, la potestad anulatoria que se le confiere a la Administración Pública, en cabeza del Ministro de Fomento (Hoy Ministro de Producción y Comercio) y, por la otra, la naturaleza jurídica de la concesión de la marca, como un acto administrativo constitutivo postergado. Ahora bien, en la actualidad la materia marcaria rige la Ley de Propiedad Industrial de 1998, que recoge los principios contenidos en la Decisión 344 del Acuerdo de Cartagena sobre “El Régimen Común sobre Propiedad Industrial”, consagrando en el último aparte del artículo 113, la imprescriptibilidad de las acciones de nulidad, por lo que se podrán solicitar en cualquier momento, bien sea de oficio o a petición de parte interesada.

   De lo anterior se evidencia que para el momento en que se concedió el registro de la marca L.K. (16 de junio de 1980), no estaba vigente la Decisión 344 del Acuerdo de Cartagena ni la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos, pero para el momento en que el recurrente procedió a la renovación de la misma, esto es, en fecha 6 de enero de 1995, estaban vigentes ambos textos legales, oportunidad en que se entera que el Registrador había concedido la marca comercial KISS en su misma Clase, (1° de febrero de 1991), por lo que, al no poder ejercer la acción de nulidad a la cual alude el artículo 84 de la Ley de Propiedad Industrial de 1955, puesto que habían transcurrido cinco (5) años y, éste medio de impugnación tiene un lapso de caducidad de dos (2) años, contados a partir de la fecha del certificado, invocó la potestad anulatoria de la Administración Pública contemplada en el artículo 83 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos.

   Sin embargo destaca el hecho, por demás relevante, del carácter de imprescriptibilidad de la acción de nulidad consagrada en el artículo 113 de la Decisión 344 del Acuerdo de Cartagena, pudiéndose ejercer en cualquier momento, siempre y cuando se verifiquen los siguientes supuestos, a saber: a) que el registro se haya concedido en contravención con la Decisión; b) que se hubiere otorgado con base en datos o documentos previamente declarados como falsos o inexactos por autoridad nacional competente y, c) que el registro se haya obtenido de mala fe.

   Entonces, el administrado puede en condiciones normales, utilizar el procedimiento especial de oposición al registro de una marca, en el entendido de que tuvo conocimiento de un registro provisional y se encontraba dentro del lapso legal para ello. O, en caso de que dicho registro se haya otorgado en contravención grosera del Derecho (Nulidad Absoluta), puede ejercer la acción o petición de nulidad general del artículo 83 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos, o la especial del artículo 113 de la Decisión 344 del Acuerdo de Cartagena.

   Es pues, por tal razón, erróneo interpretar que el recurrente siguió un procedimiento distinto al previsto en la Ley especial, cuando en fecha 13 mayo de 1996, interpuso acción de nulidad en sede administrativa de conformidad con lo establecido en el artículo 83 de la Ley Orgánica Administrativa, contra la concesión del registro de la marca comercial KISS, por cuanto la potestad anulatoria, sin bien no la ostentaba el Registrador de la Propiedad Industrial, si la poseía y posee su superior jerarca, a saber, el Ministro de Fomento (hoy de Industria y Comercio), por cuanto se estaría desconociendo la potestad anulatoria de la Administración Pública, al pretender asemejar la figura contenida en el artículo 84 de la Ley de Propiedad Industrial con el artículo 83 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos, y que más destaca indudablemente es la posibilidad de denunciar en cualquier momento y no como lo consagra el artículo 84 ejusdem, la nulidad absoluta del registro de una marca y es, precisamente, la Decisión 344 del Acuerdo de Cartagena la que consagra la imprescriptibilidad.

   En efecto, no debe entenderse que el administrado incumplió el procedimiento administrativo especial, sino que utilizó los medios de impugnación que el ordenamiento jurídico le otorga para hacer valer sus derechos, entendiendo que la potestad anulatoria o acción de nulidad en sede administrativa pueda ejercerse en cualquier momento

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   Ahora bien, en el presente caso, se observa que si el recurrente estimaba que tenía derechos subjetivos afectados por la concesión de la marca comercial (acto administrativo firme), debido a que en la oportunidad de Ley, no pudo oponerse, con motivo de la interpretación realizada por el Ministerio Público, haría suponer que contra la misma no sería posible efectuar su impugnación y así poder acceder a los mecanismos consagrados en el ordenamiento jurídico y, en especial, la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos, cuyo ámbito de aplicación se extiende también al Servicio Autónomo Registro de la Propiedad Industrial del hoy Ministerio de Producción y Comercio (artículo 1° de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos).

   En consecuencia, es forzoso concluir que el recurrente cuando ejerció la acción de nulidad contra la concesión de la marca comercial KISS, no incumplió el procedimiento administrativo especial contenido en la Ley especial, sino que puso en evidencia que la única posibilidad que conocía para atacar la legalidad del mismo, era ejerciendo tan especial figura y así, denunciar la nulidad absoluta por haber violado el Registrador de la Propiedad Industrial la cosa juzgada administrativa, en virtud de que, aparentemente desconocía la acción de nulidad consagrada en el artículo 113 de la Decisión del Acuerdo de Cartagena sobre Propiedad Industrial que, al igual que la acción de nulidad contenida en el artículo 83 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos, es imprescriptible y así se declara.

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2. - La revisión de oficio de los Actos Administrativos y la Cosa Juzgada Administrativa.

   Precisado lo anterior, de inmediato pasa la Sala a efectuar algunas consideraciones en relación con la revisión de oficio contenida en los artículos 82 y 83 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos y la cosa juzgada administrativa, como límite a la potestad revocatoria de la Administración, la cual ha sido denunciada por el recurrente como violado por el Registrador de la Propiedad Industrial cuando otorgó la concesión de la marca comercial KISS, en la Clase 39

   La Constitución de la República Bolivariana de Venezuela consagra el derecho a la cosa juzgada, en el artículo 49 numeral 7º, en los siguientes términos: “El debido proceso se aplicará a todas las actuaciones judiciales y administrativas y, en consecuencia: (Omissis) 7° Ninguna persona podrá ser sometida a juicio por los mismos hechos en virtud de los cuales hubiere sido juzgado anteriormente”.

   Este principio general del derecho, generalmente denominado por la máxima latina “non bis in idem”, alguna veces también conocido como “res judicata”, ha sido incorporado como un derecho humano en la normativa internacional a través del artículo 14 (7) del Pacto Internacional y del artículo 8 (4) de la Convención Americana y, por tal razón, al tratarse de un derecho fundamental de los ciudadanos frente a todas las decisiones de los órganos del Poder Público, el constituyente de 1999, no hizo más que reconocer que se trataba de una garantía al debido proceso, aclarando la situación que reinaba a luz de la vigencia de la Constitución de 1961, por cuanto, se entendía estrictamente la “cosa juzgada” referida solamente a los juicios penales (ordinal 8° del artículo 60)

   No puede pasar por alto esta Sala que el vocablo “Cosa Juzgada Administrativa”, no pretende tener el carácter de la Cosa Juzgada Judicial, en tanto y cuanto, a la primera se le vincula con el acto administrativo definitivo no sujeto a revisión ordinaria en Sede administrativa (ya sea porque causa estado por agotar la vía administrativa, pero sujeto a la impugnación judicial; o porque adquirió firmeza al no ser impugnado); mientras que el segundo, la cosa juzgada judicial se refiere a la imposibilidad o impedimento para el juez de volver a decidir sobre hechos ya decididos, cuando los sujetos, el objeto y el título sean los mismos (artículo 272 y 273 del Código de Procedimiento Civil, que diferencian la cosa juzgada formal de la material).

   Ahora bien, para que exista Cosa Juzgada -en cualquiera de sus modalidades- se ha debido producir la decisión como resultante de un “debido proceso”, sin la cual no se puede sostener ni la inmutabilidad de la institución de la Cosa Juzgada, ni alegar el principio de la seguridad jurídica como factor para el establecimiento de la permanencia de los actos jurídicos, ya que tanto aquélla como éste, deben ceder ante una concepción de justicia material que constituya un valor, un principio y un fin del Estado, a tenor de lo dispuesto en los artículos 2, 3, 26, 49 y 257 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.

   Precisado lo anterior, se observa que los actos administrativos declarativos de derechos a favor de los particulares, una vez que adquieren firmeza, por haberse vencido los lapsos para su impugnación, se tornan irrevocables, aun en los casos de que adolezcan de algún vicio que los haga anulables. No así, si están viciados de nulidad absoluta.

   En este orden de ideas, se expresa la doctrinaria M.B.R., en su Obra “Validez y Eficacia de los Actos Administrativos”, Editorial M.P., Madrid, 1994, cuando estima que las ideas de orden e inestabilidad son en sí mismas incompatibles, en razón de lo cual, considera conveniente que llegue un momento en el que las situaciones creadas, y respecto de las cuales ha transcurrido un determinado plazo de tiempo, se consoliden y no puedan ser eliminadas del mundo del Derecho, pues de lo contrario se vulneraría la confianza de los ciudadanos en un orden jurídico que les presenta como ciertas y definitivas situaciones que pueden ser alteradas.

   En efecto, en decir de la doctrinaria antes aludida, es evidente que permitir indefinidamente la posibilidad de declarar inválidos los actos, cuando éstos han creados derechos a favor de terceros, supone privar a sus destinatarios de la confianza en la certeza de las situaciones declaradas por la Administración lo que, sin duda, supone un ataque al principio de la seguridad jurídica y el derecho a la cosa juzgada administrativa en los términos expuestos supra. De allí que, como forma de armonizar el interés en la conservación de los efectos producidos por los actos administrativos con el interés por la legalidad de los actos administrativos, se ha limitado en el tiempo el plazo para ejercer la acción o recursos de anulación que son, obviamente, los que permiten hacer efectivo el derecho a la legalidad, y si transcurre este plazo sin que nadie haya impugnado el acto inválido, entonces el resto de los interesados en el mantenimiento del acto habrán adquirido el derecho a su conservación.

   De allí que, a los fines de analizar la legalidad del acto recurrido, esta Sala estima oportuno y conveniente formular algunas consideraciones a la potestad de autotutela de la Administración.

   Dentro de las manifestaciones más importantes de la autotutela de la Administración se encuentra, precisamente, la potestad revocatoria, que no es más que la posibilidad de poder revisar y corregir sus actuaciones administrativas y en consecuencia, la facultad para extinguir sus actos administrativos en vía administrativa.

   Esta potestad se encuentra regulada, en primer lugar, en el artículo 82 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos, en el sentido de que los actos administrativos pueden ser revocados en cualquier momento, en todo o en parte, sea por la misma autoridad que dictó el acto o su superior jerarca, siempre y cuando no originaren derechos subjetivos o intereses legítimos, personales y directos para un particular. En estos casos la Ley en comento prohibió, en forma absoluta, la posibilidad de que la Administración revocare los actos administrativos que hayan creado derechos a favor de particulares, salvo que exista autorización expresa de la Ley. Es por tal razón, que el ordinal 2 del artículo 19 de la citada Ley, sancionó con la nulidad absoluta a aquellos actos que resolvieren situaciones precedentemente decididos con carácter definitivo y que hayan creado derechos a favor de particulares, salvo autorización expresa de la ley.

   Ahora bien, si esa autorización expresa no existe, regirá el principio general de que si se produce la revocación de un acto creador de derechos subjetivos en un particular, el acto revocatorio estaría viciado de nulidad absoluta, lo cual implicaría la posibilidad de reconocer por la Administración y de pedir por los interesados, en cualquier momento, la declaratoria de esa nulidad.

   Por otro lado, la potestad declaratoria de nulidad que está prevista en el artículo 83 esjudem, cuando autoriza a la Administración para que, en cualquier momento, de oficio o a instancia del particular, reconozca la nulidad absoluta de los actos por ella dictados. De allí que la Ley consagre la irrevocabilidad de los actos creadores de derechos a favor de los particulares, pero un acto viciado de nulidad absoluta –en sede administrativa- no es susceptible de crear derechos.

   La consecuencia fundamental de este principio es que la revocación o suspensión de los efectos de un acto administrativo creador o declarativos de derechos a favor de los particulares en forma no autorizada por el ordenamiento jurídico, da derecho a éstos a ser indemnizados por los daños y perjuicios que les cause la revocación o suspensión de los efectos del acto.

   No obstante lo anterior, si bien el artículo 83 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos consagra la posibilidad de revisar en cualquier momento de oficio o incluso a solicitud de particulares, actos administrativos, esa facultad debe ejercerse siempre y cuando se detecte alguno de los vicios de nulidad absoluta señalado taxativamente en el artículo 19 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos.

   En este orden de ideas, en sentencia de la Sala Político-Administrativa de la Corte Suprema de Justicia, del 26 de julio de 1984, en el Caso: Despacho Los Teques, C.A. vs. Ministerio del Ambiente y de los Recursos Renovables, se estableció que:

   ... Así también, desde hace bastante tiempo reconoció la jurisprudencia de esta Corte la existencia de la llamada potestad de autotutela de la Administración Pública, según la cual pueden y deben los órganos competentes que la integran revocar de oficio, en cualquier momento, aquellos actos suyos contrarios a derecho y que se encuentren afectados de nulidad absoluta; sin perjuicio de que también pueden hacerlo con respecto a aquellos actos suyos viciados de nulidad relativa que no hayan dado lugar a derechos adquiridos. Tal potestad ha sido reconocida como un atributo inherente a la Administración y no como un “sucedáneo” de la potestad jurisdiccional. En tal sentido, merece ser citada la sentencia de esta Sala del 2-11-67, en la cual se dictaminó que “... la facultad de la autoridad administrativa para actuar en tal sentido está contenida en el principio de la autotutela de la Administración Pública, que da a ésta poderes de revocar y modificar los actos administrativos que, a su juicio, afecten el mérito o legalidad de los casos por ellos contemplados...” (Vid. en la Obra de Ayala Corao, Carlos: “Jurisprudencia de Urbanismo”, Editorial Jurídica Venezolana, Caracas, 1988, p.121)

   De la sentencia antes transcrita se colige, en primer lugar, que la estabilidad de los actos administrativos se traduce siempre en una necesidad de esencia finalista para el ordenamiento jurídico, tanto para la eficacia del acto como para la seguridad jurídica de los particulares y en segundo lugar, que puede y debe la Administración declarar la nulidad de oficio, en cualquier momento, aquellos actos suyos contrarios a derecho y que se encuentren afectados de nulidad absoluta; sin perjuicio de que también pueden hacerlo con respecto a aquellos actos suyos viciados de nulidad relativa que no hayan dado lugar a derechos adquiridos

   .

   Así mismo, en sentencia de la Sala Político Administrativa de fecha 14 de mayo de 1.985, en el Caso: F.M.R.P. vs. UNELLEZ, se señaló que:

   “...La materia de la potestad revocatoria de la Administración Pública, su alcance y límites, ha sido objeto de abundante estudio por parte de la doctrina nacional y extranjera y analizada, en múltiples ocasiones, en la jurisdicción de este Supremo Tribunal. Ambas reconocen, como principio general de extinción de los actos administrativos, que la Administración tiene la posibilidad de privar de efectos a los actos administrativos bien sea de oficio o a instancia de parte y señalan, como fundamento de esa potestad, razones de legitimidad cuando el acto adolece de algún vicio o defecto que le impide tener plena validez y eficacia, y razones de oportunidad cuando se trata de actos reguladores, ya que es lógico y conveniente que la Administración pueda amoldar su actividad a las transformaciones y mutaciones de la realidad, adoptando en un determinado momento las medidas que estime más apropiadas para el interés público.

   Pero este principio general de revocabilidad de aplicación absoluta en relación con los actos administrativos de efectos generales, no tiene el mismo alcance cuando se trata de actos administrativos de efectos individuales, respecto a los cuales sufre limitaciones de bastante importancia.

   Una de esas relevantes excepciones atañe, precisamente, al caso de autos.

   En efecto, la doctrina administrativa sostiene, unánimemente, que la Administración no puede volver sobre sus pasos y revocar sus propios actos cuando éstos hubieren establecido algún derecho a favor de particulares y ello porque la revocación de los actos administrativos creadores de derecho subjetivos pugnarían con la intangibilidad de las situaciones jurídicas individuales.

   La irrevocabilidad de los acuerdos declaratorios de derecho significa -según enseña Royo Villanova- que la Administración, con posterioridad, no puede tomar otro acuerdo que contraríe la situación jurídica creada por el primero. Por consiguiente, un acuerdo, aun ilegal, si no ha sido impugnado en tiempo y forma por los particulares o por la misma Administración, queda firme y no sólo no puede ser revocado mediante recurso, sino que tampoco puede serlo por otro acto administrativo realizado de oficio. “El acto en cuestión goza de lo que se ha llamado fuerza formal y material.” (Antonio Royo Villanova : “Elementos de Derecho Administrativo”. Librería Santarín, 1948, ps.119 a 121).

   En el mismo sentido se expresa el administrativista alemán F.F. para quien, los principios quieta non movere y de la buena fe, tienen validez también para las autoridades administrativas. “Ciertamente, -afirma- constituye una amenaza constante para el particular la posibilidad de que se revoque una disposición que le favorece. Por consiguiente, el legislador tuvo que pensar seriamente en limitar la facultad de revocar una disposición, teniendo en cuenta aquellos casos en que así lo exigía la seguridad jurídica. Así, pues, el legislador ha garantizado sobre todo la inmutabilidad de aquellas disposiciones que originen derechos y deberes”. (F.F.. “Instituciones de Derecho Administrativo”. Editorial Labor. Barcelona. p. 161).

   Análogos pronunciamientos pueden verse en : Gascón y Marín : “Derecho Administrativo”. Edit. Bermejo, 1947, ps. 42 y 43; Jesús “González Pérez : “Derecho Procesal Administrativo”. Instituto de Estudios Políticos, Madrid, 1960, ps. 858 a 862 ; y en la doctrina nacional : Brewer-Carías ; “Las Instituciones Fundamentales del Derecho Administrativo y la Jurisprudencia Venezolana”. Publicaciones de la Facultad de Derecho, U.C.V. 1964, p.142).

   Sin embargo, a nivel jurisprudencial en Venezuela y en ausencia de legislación que contemplara y resolviera el problema, la doctrina administrativa antes expuesta, que extiende la irrevocabilidad de los actos administrativos de efectos particulares creadores de derechos tanto a los actos regularmente emitidos como a los viciados de ilegalidad en consideración al respecto e intangibilidad de los derechos adquiridos, no había sido admitida de manera uniforme por la jurisprudencia de este Alto Tribunal, el cual, en ocasiones, reconocía la potestad revocatoria de la Administración en cualquier momento siempre que se tratara de actos administrativos nulos, de nulidad absoluta. (vid. En este último sentido. Sentencia del 11-12-74, con voto salvado del Dr. M.P.G.. A favor de la tesis expuesta Sentencias 4-8-49 ; 24-11-53 y 18-3-69 y, más reciente : 4-3-1982).

   No obstante, como se advierte en la sentencia de esta Sala de fecha 26-7-84 (Despacho Los Teques) la jurisprudencia de la Corte que distinguía los actos administrativos nulos, de nulidad absoluta, frente a la común anulabilidad que surge de la ilegalidad de tales actos, no estableció una enumeración limitativa de supuestos en los cuales procedía la declaración de nulidad absoluta o radical de un acto administrativo. Con prudencia y cautela recomendables, especialmente cuando se trata de consagrar principios y crear doctrina en materias con escasa legislación general como era el derecho administrativo, la Corte asumió la posición de determinar caso por caso si procedía o no declarar la nulidad absoluta o radical, de acuerdo a la gravedad y trascendencia de la irregularidad que afectara el acto administrativo examinado: En este sentido se utilizaron varios de los criterios elaborados por la doctrina del derecho administrativo para identificar los supuestos de ilegalidad merecedores de la calificación de nulidad absoluta, como son la violación directa de la Constitución, la falta de elementos esenciales del acto, infracción grosera de la Ley, la incompetencia manifiesta del funcionario, la transgresión de normas legales establecedoras de conductas prohibidas, la vulneración del orden público y otros criterios de semejantes naturaleza. En otras palabras -según el mismo fallo del 26-7-84- “se buscó establecer una proporción entre la gravedad de la nulidad como sanción jurídica y la de los vicios que afectaban al acto administrativo”.

   La Sala, luego de un examen interpretativo y concatenado de las normas pertinentes, estima que la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos que entró a regir el 1º de enero de 1982, por una parte, recoge los principios doctrinarios anteriormente expuestos y, por la otra permite poner fin a las dubitaciones observadas en la jurisprudencia nacional en la materia que se examina. En efecto:

   1. Reconoce, como principio general, la potestad de autotutela de la Administración Pública, según la cual los órganos que la integran pueden revocar los actos que hayan producido con anterioridad ; (Artículo 82).

   2. Precisa que esa revocatoria, de oficio o a solicitud de parte, procede en cualquier tiempo cuando sus actos se encuentren afectados de nulidad absoluta ; (Artículo 83).

   3. Señala en forma, clara, categórica y taxativa cuáles son los vicios que afectan de nulidad absoluta el acto administrativo ; (Artículo 19).

   4. Determina que, fuera de esos indicados vicios específicos de nulidad absoluta, todas las otras irregularidades que presente el acto administrativo sólo lo afectan de nulidad relativa (anulabilidad) ; (Artículo 20).

   5. Establece que esos actos viciados de nulidad relativa pueden también ser revocados en cualquier momento por la Administración ; (Artículo 82).

   6. Exceptúa de esa posibilidad de revocatoria los actos administrativos afectados de nulidad relativa que hayan originado derechos subjetivos o intereses legítimos, personales y directos para un particular ; (Artículo 82).

   7. Aclara que el acto administrativo, que tenga un vicio de nulidad relativa, es decir, que sea anulable, si crea derecho a favor de los particulares y ha quedado firme (por haber vencido los lapsos para impugnarlo en vía administrativa o en vía jurisdiccional), es una acto irrevocable por la Administración y si esa revocación se produce, el acto revocatorio está viciado de nulidad absoluta. (Artículos 11, 19 ordinal 2º y 82)...

   (Vid. en Obra de Brewer-Carías, Allan y otro: “Las Grandes Decisiones de la Jurisprudencia Contencioso Administrativa”, Editorial Jurídica Venezolana, Caracas, 1996, p.p. 617-619).

   Vistas las consideraciones que anteceden, es forzoso concluir que la potestad revocatoria de la Administración se limita a los actos no creadores o declarativos de derechos a favor del particular, ya que, si trata de actos creadores o declarativos de derechos, una vez firmes, los mismos no podrán ser revocados en perjuicio de sus destinatarios por la Administración, por razones de méritos o ilegalidad y que, excepcionalmente, la Administración podrá declarar la nulidad sólo por razones de ilegalidad, esto es, si el acto está viciado de nulidad absoluta, independientemente de que el particular (equívocamente) considere que se le han violado derechos

   Ahora bien, en el presente caso se observa que el recurrente pretende aplicar las consecuencias de la cosa juzgada administrativa, cuando denuncia la nulidad absoluta del acto administrativo contentivo de la concesión de la marca comercial KISS, en virtud de que el Registrador de la Propiedad Industrial ya le había otorgado la titularidad de la misma denominación comercial, esto es, L.K., habiendo adquirido firmeza y, por ende, derechos subjetivos en razón de lo cual, a su juicio, se vulneró el principio de la cosa juzgada administrativa al dejar sin efecto un acto administrativo de efectos particulares que devino en firme, por estar incurso en las disposiciones prohibitivas contenidas en los numerales 11 y 12 de la Ley de Propiedad Industrial.

   Es pues, por tal razón, que la consecuencia de la declaratoria de nulidad absoluta o de pleno derecho implicaba una violación de tal grado al ordenamiento jurídico, que determina que el Ministro de Fomento (hoy de Producción y Comercio) o cualquier interesado en este caso, el recurrente pueda pedir la declaratoria o el reconocimiento de tal infracción, sin que el transcurso del tiempo lo impida, ya que tal acción no es prescriptible. A la par que el transcurso del tiempo no subsana el vicio de nulidad absoluta que afecta el acto, tampoco resulta susceptible de ser convalidado mediante otro acto administrativo posterior.

   3.- Análisis de las marcas L.K. y Kiss

   Es así que deba analizar esta Sala si, efectivamente, el acto administrativo recurrido está viciado de nulidad absoluta y, en tal sentido observa que debe confrontar las marcas comerciales en conflicto, para determinar si realmente el Registrador de la Propiedad Industrial tuvo que haber negado la concesión de la marca comercial KISS por ser idéntica a la marca comercial L.K., por estar, a juicio del recurrente, incursa en las disposiciones prohibitivas contenidas en el numeral 11 y 12 del artículo 33 de la Ley de Propiedad Industrial, sin antes señalar previamente que esta Sala comparte el criterio del Procurador General de la República, en el sentido de que el recurrente confundió los supuestos prohibitivos al pretender aplicar frente una misma situación fáctica la violación indistinta de las disposiciones prohibitivas en cuestión.

   En efecto, en sentencia de la Sala Político-Administrativa de la extinta Corte Suprema de Justicia, del 18 de julio de 1996, recaída en el caso: JEAN PATOU PERFUMEUR SOCIETE ANIMYME vs. Ministerio de Fomento, estableció las diferencias de las disposiciones contenidas en los numerales 11 y 12, cuando señaló que “…La primera y la segunda (…) hacen efectivo el efecto preclusivo de la marca y, la tercera y última referencia, (…) al aspecto de la marca notoria que imposibilita el registro de una marca en usurpación de marca notoria, aun sin existir un registro previo, por la confusión que crearía el uso inadecuado de la marca notoria…”.

   Visto el anterior criterio, pasa esta Sala a determinar si existe parecido gráfico y fonético entre las marcas comercial en conflicto, en los términos consagrados en el numeral 11 del artículo 33 de la Ley de Propiedad Industrial, y a tal efecto observa:

   Considerando que la confusión debe resultar de la simple comparación que se haga a simple vista o de oídas y no de un análisis por separado de cada uno de los elementos que la componen, sin olvidar en este examen, la apreciación de la fuerza expresiva o de impacto en el consumidor, es obvio que no puede haber parecido gráfico ni fonético entre L.K., concedida en 1980 y KISS concedida en 1991.

   De allí que, esta Sala rechaza el argumento del recurrente en el sentido de que la palabra LADY ha pasado al uso general, por ende, incursa en la prohibición contenida en el numeral 9° del artículo 33 ejsudem, para así pretender analizar las marcas comerciales en conflicto. No obstante lo anterior, si el único elemento diferenciador es la letra R, tal similitud gráfica y fonética tampoco es suficiente para concluir en la incompatibilidad de coexistencia en el mercado de ambas marcas comerciales, como consecuencia del principio marcario de que se deben analizar en su totalidad, tanto las sílabas como las letras que la componen, es decir, en su conjunto y no separadamente, más aún, cuando se trata de una marca compleja como L.K. y así se declara.

   Así mismo, debe considerarse igualmente la naturaleza de los bienes que pretende distinguir la marca por lo que, si pertenecen a la misma clase, se debe analizar su estructura, así como la acentuación que se considera para establecer diferencias con marcas nominativas que poseen las mismas sílabas. De allí que, siendo la pretendida conflictivilidad de las marca comerciales L.K. y KISS, debido a que se concedieron en la misma clase 39, esto es, para distinguir artículos para vestir, sombreros y calzado, debe esta Sala analizar la estructura de la marca comercial KISS y, a tal efecto, observa que la descripción del signo distintivo está escrita en letras artísticas que traducido al idioma castellano es beso, mientras que la descripción del signo distintivo de L.K. es dama kriss, y la acentuación en la pronunciación es totalmente distinta, en consecuencia, esta Sala considera que pueden coexistir pacíficamente en el mercado sin inducir en error al consumidor.

   En consecuencia, esta Sala forzosamente concluye que la marca comercial KISS, en clase 39, reúne las características de novedad y originalidad, en razón de lo cual no se encuentra incursa en la disposición prohibitiva contenida en el ordinal 11 del artículo 33 de la Ley de Propiedad Industrial y así se declara.-

   En función de lo expuesto, esta Sala estima que el Registrador de la Propiedad Industrial del Ministerio de Fomento (Hoy Ministerio de Producción y Comercio) cuando analizó la marca comercial KISS, en clase 39, verificó que la misma gozaba de las características de novedad y originalidad y, por ende, no estaba incursa en ninguna de las causales prohibitivas contenidas en el artículo 33 de la Ley de Propiedad Industrial, concediendo la protección marcaria, tal como consta del Certificado de Registro N° 140.543 de fecha 1° de febrero de 1991, no es un acto administrativo nulo de nulidad absoluta, por haberse violado la cosa juzgada administrativa (ordinal 2° del artículo 19 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos), en virtud de que, no le ha revocado el registro obtenido, no se le ha impedido la coexistencia en el mercado ni la comercialización de los productos o artículos que distingue la marca comercial L.K. y así se declara.-

   V

   DECISION

   Vistas las consideraciones que anteceden, esta Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, declara SIN LUGAR el recurso intentado por el ciudadano R.A.B., antes identificado, actuando en su carácter de apoderado judicial del ciudadano ALDO FERRO GARCIA contra “…la tácita negativa del Ministro de Fomento de pronunciarse acerca del recurso jerárquico intentado contra la negativa del Director del Servicio Autónomo Registro de la Propiedad Industrial, por el acto administrativo mediante el cual concedió al ciudadano E.K. K., (…) la marca comercial KISS según Certificado de Registro N° 140.543 de fecha primero de febrero de 1991…” y, en consecuencia FIRME tal acto administrativo. Se ORDENA al Servicio Autónomo de la Propiedad Industrial del Ministerio de Fomento, ahora Ministerio de la Producción y el Comercio, proceda a otorgar la renovación de la marca L.K. (certificado de registro Nº 94.784 de fecha 16 de junio de 1980) en clase 39, solicitada por el recurrente en fecha 13 de mayo de 1996.

   Publíquese, regístrese, comuníquese y archívese el expediente. Devuélvanse los antecedentes administrativos. Cúmplase lo ordenado.

   Dada, firmada y sellada en el Salón de Despacho de la Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, en Caracas, a los once días del mes de mayo del dos mil. Años: 190º de la Independencia y 141º de la Federación.

   El Presidente-Ponente,

   C.E.M.

   El Vice-Presidente,

   JOSÉ R.T.S.

   L.I. ZERPA

   Magistrado

   La Secretaria,

   ANAIS MEJIA CALZADILLA

   CEM/am

   Exp. 13.168 Sent. Nº 01033