Alstom Technologies interpone demanda de nulidad contra el acto denegatorio tácito del entonces Ministerio del Popular para el Comercio, hoy Ministerio del Poder Popular para la Industria y Comercio, en virtud del silencio administrativo generado en el ejercicio de los recursos jerárquicos intentados contra las Resoluciones Nros. 00548 de fecha 02.08. 2002 y 0484 del 14.05.1999, ambas dictadas por el Registrador de la Propiedad Industrial.

Número de resolución00922
Número de expediente2009-0780
Fecha10 Agosto 2016
PartesAlstom Technologies interpone demanda de nulidad contra el acto denegatorio tácito del entonces Ministerio del Popular para el Comercio, hoy Ministerio del Poder Popular para la Industria y Comercio, en virtud del silencio administrativo generado en el ejercicio de los recursos jerárquicos intentados contra las Resoluciones Nros. 00548 de fecha 02.08. 2002 y 0484 del 14.05.1999, ambas dictadas por el Registrador de la Propiedad Industrial.

Magistrada Ponente: E.C.G.R. Exp. Núm. 2009-0780

Mediante escrito presentado ante esta Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia en fecha 24 septiembre de 2009 los abogados J.G.T. y A.J.L.B., inscritos en el INPREABOGADO bajo los números 71.763 y 42.259, respectivamente, actuando como apoderados judiciales de la sociedad mercantil ALSTOM TECHNOLOGIES (domiciliada en París, Francia), interpusieron recurso de nulidad contra el acto denegatorio tácito generado por el silencio administrativo del entonces MINISTRO DEL PODER POPULAR PARA EL COMERCIO (ahora Ministro del Poder Popular para la Industria y Comercio), al no dar respuesta a los recursos jerárquicos incoados en fecha 3 de octubre de 2002 y ratificados el 12 de noviembre de 2008, contra “la Resolución 00548 dictada por el ciudadano Registrador de la Propiedad Industrial en fecha 02 de agosto de 2002 y publicada en el Boletín de la Propiedad Industrial N° 452 de fecha 13 de septiembre de 2002, Tomo V, pp. 88, que declaró SIN LUGAR los recursos de reconsideración ejercidos en contra de la resolución N° 0484, publicada en el Boletín de la Propiedad Industrial N° 431 de fecha 18 de junio de 1999, Tomo II, que negó de oficio las solicitudes de registro del signo ALSPA, solicitado por [su] representada en fecha 15 de abril de 1998…” (sic). (Agregado de la Sala).

El 29 de septiembre de 2009 se dio cuenta en Sala y se ordenó oficiar al Ministerio del Poder Popular para el Comercio, a los fines de solicitarle la remisión del expediente administrativo, y por auto del 12 de noviembre de 2009 se acordó remitir el expediente al Juzgado de Sustanciación.

En auto del 3 de diciembre de 2009 el Juzgado de Sustanciación admitió el recurso de nulidad, ordenó notificar a la Fiscal General de la República, a la Procuradora General de la República y al Ministro del Poder Popular para el Comercio, a este último acordó solicitarle el expediente administrativo del caso, por cuanto aún no había sido remitido. También ordenó librar el cartel de notificación a los interesados, previsto en el artículo 21 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia de la República Bolivariana de Venezuela, aplicable en razón del tiempo.

Por diligencia del 15 de abril de 2010 el abogado J.G.T., apoderado judicial de la accionante, consignó un ejemplar del diario “El Nacional” de fecha 14 de ese mes y año, en el que estaba publicado el cartel de emplazamiento.

En diligencia del 21 de abril de 2010 la abogada R.d.C.C.A., INPREABOGADO Núm. 63.720, actuando como apoderada judicial de la República Bolivariana de Venezuela, consignó oficio poder que acredita su representación.

En fechas 18 y 19 de mayo de 2010 la representación judicial de la accionante y de la República, respectivamente, consignaron escritos de promoción de pruebas. Y por autos del 1° de junio de 2010 fue declarada la admisión de dichas pruebas, cuya notificación a la Procuraduría General de la República constó en autos el 14 de julio de 2010.

El 3 de noviembre de 2010, por cuanto se encontraba concluida la sustanciación, se pasó el expediente a la Sala.

Por auto del 16 de noviembre de 2010 se dio cuenta en Sala, se designó ponente al Magistrado Hadel Mostafá Paolini y se fijó un lapso de treinta (30) días de despacho para la presentación de los informes, cuyos escritos fueron consignados por las partes en fecha 15 de febrero de 2011.

Mediante auto del 16 de febrero de 2011 se dijo “VISTOS”.

Por auto del 22 de febrero de 2011 se dejó constancia de que por error, en auto del 16 de noviembre de 2010, se había designado ponente al Magistrado Hadel Mostafá Paolini, y vista la cuenta de igual fecha, se corrigió el mencionado auto de conformidad con el artículo 206 del Código de Procedimiento Civil, y en consecuencia, se ratificó como ponente al Magistrado Emiro García Rosas.

En sentencia Núm. 00347 del 24 de marzo de 2011 esta Sala declaró inadmisible el recurso de nulidad y revocó el auto de admisión dictado por el Juzgado de Sustanciación en fecha 3 de diciembre de 2009. Dicho fallo fue objeto de revisión ante la Sala Constitucional, la cual, mediante sentencia N° 621 del 5 de junio de 2014 declaró Ha Lugar la solicitud de revisión, ordenando en consecuencia a esta Sala pronunciarse nuevamente sobre el recurso de nulidad.

El 29 de diciembre de 2014 se incorporaron a esta Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia las Magistradas María Carolina Ameliach Villarroel y Bárbara Gabriela César Siero, y el Magistrado Inocencio Antonio Figueroa Arizaleta, quienes fueron designados y juramentados por la Asamblea Nacional el 28 del mismo mes y año.

Por diligencias del 22 de julio y 22 de octubre de 2015 el apoderado judicial de la recurrente solicitó se dicte sentencia.

Mediante auto de fecha 13 de abril de 2016 se dejó constancia de que el 23 de diciembre de 2015, se incorporaron a esta Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia el Magistrado M.A.M.S. y la Magistrada Eulalia Coromoto Guerrero Rivero, designados y juramentados por la Asamblea Nacional en esa misma fecha. La Sala quedó constituida conforme a lo dispuesto en los artículos 8 y 20 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, de la forma siguiente: Presidenta, Magistrada María Carolina Ameliach Villarroel; Vicepresidenta, Magistrada Eulalia Coromoto Guerrero Rivero; la Magistrada Bárbara Gabriela César Siero; y los Magistrados, Inocencio Antonio Figueroa Arizaleta y M.A.M.S.. Asimismo, se reasignó la ponencia a la Magistrada Eulalia Coromoto Guerrero Rivero.

Realizado el estudio del expediente pasa la Sala a decidir, previo a lo cual formula las siguientes consideraciones:

I

ACTO ADMINISTRATIVO IMPUGNADO

El acto denegatorio tácito del entonces Ministro del Poder Popular para el Comercio confirmó la Resolución Núm. 00548 de fecha 2 de agosto de 2002 dictada por el Registrador de la Propiedad Industrial, mediante la cual resolvió:

(…) este Despacho comparte el criterio expresado en la decisión recurrida, ya que nos encontramos ante un conflicto entre dos marcas simples puramente denominativas, ALPS (marca registrada) y ALSPA (marca solicitada), ambas absolutamente de fantasía y sin significado alguno en nuestro idioma, entre las cuales al momento de ser comparadas se observa que existe similitud tanto gráfica como fonética, ya que presentan coincidencia de vocales y consonantes, las cuales están además colocadas en el mismo orden, lo cual da como resultado la incompatibilidad de los mismos en el mercado. Adicionalmente, se encuentra la circunstancia agravante de que ambos signos distinguen productos estrechamente relacionados, los cuales van dirigidos a un mismo público y también comparten similares canales de comercialización y distribución, resultando esto suficiente para inducir a confusión al público consumidor y los medios comerciales respecto al origen empresarial de dichos productos, no siendo por tanto viable su coexistencia pacífica en el mercado.

(omissis)

En consecuencia, este Despacho en virtud de las consideraciones precedentes declara SIN LUGAR el Recurso de Reconsideración interpuesto, CONFIRMA la Resolución impugnada, y por cuanto el signo solicitado SI se encuentra incurso en la disposición prohibitiva del literal a) del artículo 83 de la Decisión 344 de la Comunidad Andina, NIEGA los registros solicitados

(sic).

II

RECURSO DE NULIDAD

Los apoderados judiciales de la sociedad mercantil Alstom Technologies fundamentaron la nulidad del acto administrativo impugnado en los siguientes términos:

Que en fecha 15 de abril de 1998 la firma francesa CEGELEC presentó ante el Registro de la Propiedad Industrial la solicitud de registros números 98-06434 y 98-06435 de la marca “ALSPA” clase internacional 7 y 9, para distinguir “Reguladores de velocidad electrónicos de los motores” y de “Dispositivos y equipos para supervisar, controlar y vigilar procesos automatizados para la industria y producción, transporte y distribución de energía”.

Que en fecha 28 de septiembre de 2001 la abogada M.N. (sin identificación en autos), actuando como apoderada judicial de la firma francesa “CEGEL FOUR” le notificó al Registrador de la Propiedad Industrial los “traspasos de derecho y cambios de peticionario” sobre las solicitudes números 98-006434 y 98-006435, clase internacional 7 y 9, de la empresa “CEGELEC a CEGEL FOUR”, así como de “CEGEL FOUR a ALSTOM INSDUSTRIE S.A.”.

Que el 19 de junio de 2002 se le notificó al Registrador de la Propiedad Industrial el traspaso de los derechos de las mencionadas solicitudes de la firma francesa Alstom Industrie, a su representada.

Que mediante Resolución Núm. 0484 de fecha 14 de mayo de 1999, publicada en el Boletín de la Propiedad Industrial Núm. 431 del 13 de septiembre de 2002, el Registro de la Propiedad Industrial negó “de oficio las solicitudes” de registro antes mencionadas de la marca “ALSPA clase: 7 y 9”, por considerar que era similar al registro preexistente Núm. F-078410, clase 21 de la marca “ALPS” autorizado previamente a la empresa “ALPES ELECTRIC. CO. LTD”.

Contra la referida resolución su representada en fecha 12 de julio de 1999 ejerció “los correspondientes recursos de reconsideración”, los cuales fueron declarados sin lugar mediante la Resolución N° 00548 del 2 de agosto de 2002 dictada por el Registrador de la Propiedad Industrial.

Posteriormente, en fecha 3 de octubre de 2002 interpuso “recursos jerárquicos” ante el entonces Ministerio de la Producción y el Comercio, hoy Ministerio del Poder Popular para la Industria y Comercio.

Que luego de haber “Transcurrido más de 5 años desde que [su] representada presentó los recursos jerárquicos (…), El Viceministro de Industrias Ligeras publicó un AVISO OFICIAL, en el Boletín de la Propiedad Industrial 495, vigente a partir del 3 de septiembre de 2008”, en el cual indicó que “aquellos interesados o tramitantes que hayan interpuesto recursos jerárquicos contra decisiones publicadas en Boletines de la Propiedad Industrial, (…) [que] deben igualmente ratificarlos”, en un plazo de noventa (90) días, de conformidad con lo establecido en el artículo 64 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos. (Agregado de la Sala).

Que en fecha 12 de noviembre de 2008 su mandante ratificó el recurso jerárquico ejercido, “en cumplimiento a lo establecido en el Aviso Oficial”.

Que hasta la fecha de la interposición del presente recurso de nulidad “no se ha producido la decisión del recurso jerárquico ratificado en base al AVISO OFICIAL (…), [por parte Ministerio del Poder Popular para el Comercio], por lo que se ha generado el silencio administrativo”. (Agregado de la Sala).

Que el acto denegatorio tácito objeto del recurso de autos, confirma la Resolución Núm. 00548 de fecha 2 de agosto de 2002 dictada por el Registrador de la Propiedad Industrial e incurre en los mismos vicios, los cuales afectan al elemento causa o motivo, por sustentarse en un “falso supuesto de hecho”, al considerar: 1.- Que los signos bajo estudio “ALPS” y “ALSPA” “constituyen marcas simples o denominativas, siendo que la marca registrada constituye una marca mixta debido a que está compuesta por un elemento denominativo y un elemento gráfico en combinación”; y 2.- Por atribuirle una “similitud gráfica y fonética, basado en que, a su juicio presenta[ban] coincidencia de vocales y consonantes, las cuales están además colocadas en el mismo orden, [cuando] lo correcto implica adoptar la regla de comparación que analiza a las marcas en una visión de conjunto de los signos” (añadido de este fallo), tal como lo ha precisado la doctrina administrativa del Registro de la Propiedad Industrial.

Que se considera inexistente alguna similitud, por cuanto las marcas van dirigidas a un grupo selecto de personas especializadas en las áreas de electrónica o electricidad, lo “que hace a todas luces muy difícil la posibilidad de confusión de los consumidores” a la hora de adquirir los productos”.

Finalmente solicitaron la nulidad del acto administrativo denegatorio tácito producido en virtud del silencio administrativo negativo en el que incurrió el Ministerio del Poder Popular para el Comercio, y en consecuencia se ordene al Registrador de la Propiedad Industrial “el registro de las solicitudes números 98-06434 y 98-06435” de la marca “ALSPA”, clase internacional 7 y 9.

III

INFORMES PRESENTADOS POR LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

En fecha 15 de febrero de 2011 la abogada R.d.C.C.A., antes identificada, actuando en representación de la República, consignó escrito de informes en el que adujo lo siguiente:

Que el caso de autos fuera declarado inadmisible, conforme a la jurisprudencia de esta Sala Núm. 28 de fecha 13 de enero de 2011, “debido a que la omisión de pronunciamiento ocurrida con ocasión de la ratificación de los recursos jerárquicos realizados el día 03 de octubre de [2002], no abre nuevamente la vía judicial, sino que se trata de la posibilidad para el administrado de manifestar su interés respecto del procedimiento ya iniciado, y así obtener respuesta de la Administración”.

Que en el supuesto “de que el punto previo no fuese considerado procedente” por este M.T., alega que existe una clara similitud entre las marcas “ALPS” y “ALSPA”, en virtud “de que ambas presentan coincidencia de vocales y consonantes y las mismas advierten igualdad gráfica y fonética, y van dirigidas a distinguir productos idénticos o análogos, al consistir ambos casos en servicios y artículos electrónicos, motivos suficientes para producir la confusión a los consumidores”. Por tal razón, solicitó sea desestimado el vicio denunciado.

IV

INFORMES PRESENTADOS POR LA RECURRENTE

Los apoderados judiciales de la parte recurrente presentaron escrito de informes en el que expusieron:

Que en la oportunidad correspondiente su mandante promovió la prueba de inspección judicial al portal de la página web del Servicio Autónomo de la Propiedad Intelectual (SAPI), con el objeto de demostrar que la marca “ALPS”, “base de la negativa de la Resolución, constituye una marca MIXTA con gran preponderancia y distinción en su elemento figurativo, a diferencia de la marca de [su] representada, configurada únicamente por letras, vale decir, una marca denominativa (ALSPA)”. Por lo que el acto denegatorio tácito recurrido generado por el silencio administrativo del entonces Ministerio del Poder Popular para el Comercio se encontraba afectado por el vicio de falso supuesto de hecho “pues valoró erróneamente la situación demostrada mediante la[s] prueba[s] evacuada[s]”, al considerar que los dos signos bajo estudio constituían marcas simples o denominativas.

Finalmente insistieron en que fuese declarada la nulidad del acto denegatorio tácito y, en consecuencia, se ordene al Registro de la Propiedad Industrial “el registro de las solicitudes Nos. 98-06434 y 98-06435, de fechas 15 de abril de 1998 para el registro de la marca ALSPA en clase internacional: 7 y 9, respectivamente”.

V

MOTIVACIONES PARA DECIDIR

Corresponde a esta Sala emitir pronunciamiento sobre el recurso de nulidad ejercido contra el acto denegatorio tácito producto del silencio administrativo del entonces Ministerio del Poder Popular para el Comercio, hoy Ministerio del Poder Popular para la Industria y Comercio, al haber omitido dar respuesta a “los recursos jerárquicos” incoados por la empresa Alstom Technologies en fecha 3 de octubre de 2002 y “ratificados el 12 de noviembre de 2008”, contra la Resolución Núm. 00548 del 2 de agosto de 2002 dictada por el Registrador de la Propiedad Industrial, publicada en el Boletín de la Propiedad Industrial Núm. 452 de fecha 13 de septiembre de ese mismo año, que declaró “SIN LUGAR los recursos de reconsideración ejercidos en contra de la Resolución N° 0484, publicada en el Boletín de la Propiedad Industrial N° 431 de fecha 18 de junio de 1999, Tomo II; que negó de oficio las solicitudes de registro del signo ALSPA, solicitad[a] por [su] representada en fecha 15 de abril de 1998, bajo los Nos. 98-06434 y 98-06435, clase internacional: 7 y 9”. (Agregado de la Sala).

De la revisión de las actas procesales se constata que el Registrador de la Propiedad Industrial, mediante Resolución Núm. 0484 de fecha 14 de mayo de 1999, negó “de oficio las solicitudes” de registro números 98-06434 y 98-06435 de la marca “ALSPA clase: 7 y 9” internacional, por considerarlas similares al registro preexistente Núm. F-078410, clase 21 de la marca “ALPS” autorizado previamente a la empresa “ALPES ELECTRIC CO. LTD”.

Contra el mencionado acto administrativo, el 12 de julio de 1999 la sociedad mercantil Alstom Technologies ejerció recurso de reconsideración, el cual fue declarado sin lugar por el Registrador de la Propiedad Industrial, mediante Resolución Núm. 00548 de fecha 2 de agosto de 2002.

Posteriormente, en fecha 3 de octubre de 2002 interpuso “recursos jerárquicos” ante el entonces Ministerio del Poder Popular para el Comercio, hoy Ministerio del Poder Popular para la Industria y Comercio, conforme a lo previsto en los artículos 85 y 95 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos.

En fecha 3 de septiembre de 2008, el Viceministro del Poder Popular para las Industrias Ligeras y Comercio publicó un Aviso Oficial en el Boletín de la Propiedad Industrial Núm. 495, a fin de solicitar a todos los interesados o tramitantes que hubieren interpuesto recursos jerárquicos contra actos dictados por el Registro de la Propiedad Industrial, la ratificación de sus respectivos recursos.

Luego del mencionado Aviso Oficial, el 12 de noviembre de 2008 la parte accionante ratificó el recurso jerárquico, el cual había sido presentado inicialmente el 3 de octubre de 2002.

Finalmente la sociedad mercantil accionante en fecha 24 de septiembre de 2009 presentó ante esta Sala el recurso de nulidad, en virtud de haberse producido el silencio administrativo del entonces Ministerio del Poder Popular para el Comercio, el cual pasa esta Sala a resolver en los siguientes términos:

Manifestó la parte recurrente que el acto administrativo impugnado se encuentra viciado en la causa, por cuanto se fundamentó en un falso supuesto al considerar: i) Que los signos bajo estudio “ALPS” y “ALSPA” constituyen marcas simples o denominativas, siendo que la marca registrada constituye una marca mixta debido a que está compuesta por un elemento denominativo y un elemento gráfico en combinación” y, ii) Por atribuirle una “similitud gráfica y fonética, basado en que, a su juicio presenta[ban] coincidencia de vocales y consonantes, las cuales están además colocadas en el mismo orden, [cuando] lo correcto implica adoptar la regla de comparación que analiza a las marcas en una visión de conjunto de los signos” (agregados de la Sala), tal como lo ha precisado la doctrina administrativa del Registro de la Propiedad Industrial.

También afirmó que se considera inexistente alguna similitud, por cuanto las marcas van dirigidas a un grupo selecto de personas especializadas en las áreas de electrónica o electricidad, lo “que hace a todas luces muy difícil la posibilidad de confusión de los consumidores” a la hora de adquirir los productos”.

Observa la Sala que la empresa recurrente aduce que el acto impugnado adolece del vicio de falso supuesto de hecho. Al respecto es necesario reiterar que el vicio de falso supuesto se configura de dos maneras diferentes: la primera, relativa al falso supuesto de hecho, cuando la Administración al dictar un acto administrativo fundamenta su decisión en hechos inexistentes, falsos o no relacionados con el asunto objeto de decisión; la segunda, cuando los hechos que dan origen a la decisión administrativa existen, se corresponden con lo acontecido y son verdaderos, pero la Administración para fundamentar su decisión los subsume en una norma errónea o inexistente en el universo normativo, lo cual incide decisivamente en la esfera de los derechos subjetivos del administrado; caso en el cual se está en presencia de un falso supuesto de derecho que acarrearía la anulabilidad del acto (ver, entre otras, sentencia de esta Sala Núm. 138 del 4 de febrero de 2009).

A los fines de determinar si la Administración incurrió en el referido vicio, esta M.I. considera oportuno pasar a conocer si efectivamente los signos bajo estudio presentan similitud.

La marca base de la negativa es “ALPS” y la marca solicitada por la accionante fue “ALSPA”, alegando que “resulta evidente que la única semejanza que tienen es la raíz ‘AL’, con lo cual yerra la Administración al confirmar tácitamente la resolución 00548 y considerar ‘que existe similitud, tanto gráfica como fonética ya que presentan coincidencia de vocales y consonantes’, atribuyéndole a la marca de [su] representada varias coincidencias de vocales y consonantes lo que, evidentemente, tergiversa la realidad de los hechos y no representa la apreciación de las marcas de forma conjunta”. (Agregado de esta decisión).

Asimismo, la parte recurrente argumentó que existe “contraposición de una marca mixta (ALPS) y una marca evidentemente denominativa –únicamente integrada por letras- (ALSPA) y que, además, tomando en consideración [la doctrina del Registro de la Propiedad Industrial], se verifica en el elemento figurativo gran distinción en el óvalo que forma la parte base de la negativa”. (Agregado de la Sala).

A tal efecto promovió la prueba de inspección judicial a ser practicada en el portal web del Servicio Autónomo de la Propiedad Intelectual (SAPI), para que el Juzgado de Sustanciación dejara constancia de:

PRIMERO: Que al utilizar el módulo de ‘Consulta de datos’ de dicha página y realizar una búsqueda mediante el vínculo ‘Consulta del Estado Administrativo’ en la que se introduzca el número de registro de marca F078410 en la casilla correspondiente a ‘Numero de Registro’, da como resultado una página con la información básica de la marca ALPS, número de registro F078410, clase 21 nacional cuyo titular es ALPES ELECTRIC CO. LTD, así como de su elemento denominativo y gráfico.

SEGUNDO: Que se observa (…) que el elemento gráfico de la marca ALPS consiste en una etiqueta de óvalo con la palabra ALPS escrita en trazo grueso simulando manuscrito, con la particularidad de que el final de la letra ‘P’ termina en forma de zig-zag.

TERCERO: Que se observa de la página que arroja como resultado de la búsqueda que en el espacio denominado ‘modalidad’, le sigue la palabra ‘M-MIXTA’.

(omissis)

[Que] el objeto de la prueba promovida es demostrar que la Resolución 00548, confirmada tácitamente por el silencio administrativo del Ministerio del Poder Popular para el Comercio, partió de un falso supuesto de hecho al considerar que los dos signos bajo estudio constituían marcas simples o denominativas, siendo que nos encontramos ante la contraposición de una marca mixta (ALPS) con gran preponderancia y distinción en su elemento figurativo y, por otra parte, con una marca evidentemente denominativa –únicamente integrada por letras- (ALSPA)

(sic). (Agregado de la Sala).

La referida prueba de inspección fue evacuada en fecha 12 de agosto de 2010, a cuyo acto comparecieron los apoderados judiciales de la accionante y de la República, arrojando como resultado lo siguiente:

(…) procedió este Tribunal a comunicarse vía internet con la página web del Servicio Autónomo de Propiedad Intelectual (SAPI) http.//www.sapi.gob.ve/, seguidamente, en dicha página se hizo click en la sección ‘Consulta de Datos’, ubicada en la parte superior derecha de la página, a continuación se hizo click en ‘Consulta del Estado Administrativo’, se introdujo el número de registro de marca F078410 en la casilla correspondiente a ‘Número de Registro’, dando como resultado una Página con la información básica de la Marca ALPS, número de registro F078410, clase 21 nacional cuyo titular es ALPES ELECTRIC CO. LTD, así como de su elemento denominativo y gráfico; con respecto al segundo punto requerido, se observa de la página que arroja como resultado de la búsqueda, que el elemento gráfico de la Marca ALPS, consiste en una etiqueta de óvalo con la palabra ALPS escrita en trazos gruesos simulando manuscritos, con la particularidad de que al final de la letra P termina en forma de zig-zag; referida al tercer punto, se observa de la página que arroja como resultado de la búsqueda, que en el espacio denominado ‘Modalidad’, le sigue la palabra ‘M-MIXTA’; y, finalmente, en lo que respecta al cuarto punto, se observa que la información de la búsqueda es la misma que se encuentra impresa en el documento anexo al escrito de promoción de pruebas de la parte recurrente…

(sic).

De la prueba en cuestión advierte la Sala que quedó demostrado que la marca base de la negativa es de modalidad mixta, advirtiéndose a tal efecto que en la Resolución Núm. 00548 de fecha 2 de agosto de 2002 (confirmada tácitamente por el silencio administrativo), el Registrador de la Propiedad Industrial afirmó que las dos son “marcas simples puramente denominativas”, incurriendo así en el vicio de falso supuesto de hecho, ya que basó su decisión en un supuesto fáctico inexistente, vale decir, determinó que las dos marcas eran del mismo tipo, cuando en realidad, de las dos, la única simple (compuesta solamente por letras, sin elemento figurativo), es la marca solicitada, tal como puede apreciarse de la comparación entre ambas, como se muestra a continuación:

MARCA BASE DE LA NEGATIVA MARCA SOLICITADA
ALSPA

En tal sentido, cabe traer a colación el criterio de este M.T., en lo que respecta a la consideración de similitudes entre marcas, así en sentencia Núm. 1.382 del 1° de agosto de 2007 se resolvió lo siguiente:

Ante estas circunstancias, debe la Sala en la presente oportunidad reiterar que existen diversos elementos a considerar para determinar si la similitud entre dos marcas es lo suficientemente relevante para impedir su coexistencia en el mercado. Así, en la sentencia N° 514 del 3 de abril de 2001 (ratificada según sentencia N° 911 del 10 de mayo de 2001), se estableció lo siguiente:

‘En este sentido, cabe reiterar que en materia de propiedad industrial son escasas las reglas con valor permanente para concluir en la confundibilidad de marcas. Sin embargo, la doctrina y la jurisprudencia de esta Sala han establecido determinados criterios para apreciar la semejanza entre marcas, los cuales no tienen un carácter taxativo sino meramente enunciativo y deberán ser aplicados a la luz de cada caso concreto (véanse sentencias de la Sala Político-Administrativa de fechas 14 de junio de 1984 y 07 de noviembre de 1995, casos: Sáfilo Societa Azionaria Fábrica Italiana Lavorazione Occhiale (SAFILO S.P.A.) y THE CLOROX COMPANY, respectivamente). Algunos de estos parámetros se enumeran a continuación:

a) La confundibilidad entre marcas debe ser evidente y no el resultado de un análisis por separado de cada uno de los elementos que integran la respectiva marca: la confusión debe resultar pues, de la comparación que se haga a simple vista o de ser oída. En este examen debe también apreciarse el impacto que pueda producir el o los elementos que por resaltar suficientemente dentro de su propio conjunto, constituirían la imagen figurativa y/o fonética característica ndividualizadota a recordar por el consumidor.

b) Las marcas gráficas y complejas deben juzgarse en su conjunto y no por elementos tomados aisladamente;

c) La acentuación prosódica u ortográfica, sin que constituya por sí sola un elemento de juicio, debe tomarse en cuenta al establecer las diferencias. De allí que puedan coexistir marcas nominativas con algunas sílabas idénticas, si el resto de las sílabas que integran la palabra y su acentuación difieren a tal punto que evitan toda posible confusión;

d) Debe considerarse también, la naturaleza de los bienes que pretende identificar la marca; si pertenecen a la misma clase, su estructura y su ámbito comercial’.

Ratificando el criterio antes transcrito, esta Sala pasa pronunciarse con respecto al caso concreto, en los siguientes términos:

Es jurisprudencia de este Alto Tribunal que para que exista parecido fonético entre dos marcas comerciales suficiente para impedir el registro de una de ellas, es necesario, que tal similitud resulte de la comparación que de conjunto se haga de las marcas, y no del minucioso análisis de cada uno de sus elementos (sentencia de esta Sala del 6 de agosto de 1986, caso: Equipos Nacionales Vanguard de Venezuela S.A., ratificada en el fallo supra citado).

Asimismo, la confusión debe resultar de una simple comparación de ambos signos y tomando en cuenta la apreciación de la fuerza expresiva o de impacto en el consumidor, por lo que, luego de efectuar un análisis de la estructura, así como la acentuación que debe tomarse en cuenta para establecer las diferencias entre las marcas nominativas en conflicto, en el presente caso se observa (…)

(sic). (Destacado de este fallo).

Observa la Sala que si bien el Registrador de la Propiedad Industrial consideró que había similitud entre ambas marcas y en consecuencia resolvió que “el signo solicitado (…) se encuentra incurso en la disposición prohibitiva del literal a) del artículo 83 de la Decisión 344 de la Comunidad Andina”, vigente entonces; se advierte, de acuerdo al criterio antes transcrito y luego de efectuar la comparación entre la marca registrada y la marca solicitada -contrariamente a lo decidido por la Administración-, que existe disparidad entre ellas, no siendo por lo tanto susceptibles de confusión, en cuya virtud la solicitud de la recurrente no es subsumible en la prohibición establecida en el artículo 33.11 de la Ley de Propiedad Industrial (equivalente al derogado artículo 83.a), el cual es del siguiente tenor:

Artículo 33.- No podrán adoptarse ni registrarse como marcas:

(omissis)

11) La marca que se parezca gráfica o fonéticamente a otra ya registrada, para los mismos o análogos artículos

.

En conclusión, al haber incurrido la Administración en el vicio de falso supuesto e igualmente advertida la disparidad entre la marca cuyo registro se solicita y la marca base de la negativa, el presente recurso de nulidad debe declararse con lugar y, en consecuencia, resultan nulas las Resoluciones números 00548 de fecha 2 de agosto de 2002 y 0484 del 14 de mayo de 1999, ambas dictadas por el Registrador de la Propiedad Industrial, mediante la cual negó de oficio las solicitudes de registro de la marca “ALSPA”. Así se establece.

La nulidad de los actos administrativos impugnados declarada en el presente fallo no comporta, de ningún modo, para el Registrador de la Propiedad Industrial, la obligación de registrar la marca “ALSPA”; sino el deber de verificar el cumplimiento de cada uno de los requisitos previstos en el ordenamiento jurídico sobre la materia. (Ver sentencia de la Sala Núm. 384 de fecha 06 de abril de 2016). Así se determina.

VI DECISIÓN

Atendiendo a los razonamientos precedentemente expuestos, esta Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, declara CON LUGAR el recurso de nulidad incoado por la sociedad mercantil ALSTOM TECHNOLOGIES, contra el acto denegatorio tácito generado por el silencio administrativo del entonces MINISTRO DEL PODER POPULAR PARA EL COMERCIO (ahora Ministro del Poder Popular para la Industria y Comercio), al no dar respuesta a los recursos jerárquicos incoados en fecha 3 de octubre de 2002 y ratificados el 12 de noviembre de 2008, contra “la Resolución 00548 dictada por el ciudadano Registrador de la Propiedad Industrial en fecha 02 de agosto de 2002 y publicada en el Boletín de la Propiedad Industrial N° 452 de fecha 13 de septiembre de 2002, Tomo V, pp. 88, que declaró SIN LUGAR los recursos de reconsideración ejercidos en contra de la resolución N° 0484, publicada en el Boletín de la Propiedad Industrial N° 431 de fecha 18 de junio de 1999, Tomo II, que negó de oficio las solicitudes de registro del signo ALSPA, solicitado por [su] representada en fecha 15 de abril de 1998…” (sic). (Agregado de la Sala).

En consecuencia:

  1. - Se ANULAN las Resoluciones números 00548 dictada en fecha 2 de agosto de 2002 y 0484 del 14 de mayo de 1999, ambas dictadas por el Registrador de la Propiedad Industrial, mediante la cual negó de oficio las solicitudes de registro de la marca “ALSPA”.

  2. - Se ORDENA al Registrador de la Propiedad Industrial verificar si las solicitudes presentadas para el registro de la marca “ALSPA” cumplen cada uno de los requisitos previstos en el ordenamiento jurídico sobre la materia.

Publíquese, regístrese y comuníquese. Notifíquese a la Procuraduría General de la República. Archívese el expediente. Cúmplase lo ordenado.

Dada, firmada y sellada en el Salón de Despacho de la Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, en Caracas, a los nueve (09) días del mes de agosto del año dos mil dieciséis (2016). Años 206º de la Independencia y 157º de la Federación.

La Presidenta M.C.A.V.
La Vicepresidenta E.C.G.R.
La Magistrada, B.G.C.S. Ponente
El Magistrado INOCENCIO FIGUEROA ARIZALETA
El Magistrado M.A.M.S.
La Secretaria, Y.R.M.
En fecha diez (10) de agosto del año dos mil dieciséis, se publicó y registró la anterior sentencia bajo el Nº 00922.
La Secretaria, Y.R.M.

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