Decisión de Juzgado Superior Noveno en lo Civil, Mercantil y del Transito de Caracas, de 28 de Junio de 2006
| Fecha de Resolución | 28 de Junio de 2006 |
| Emisor | Juzgado Superior Noveno en lo Civil, Mercantil y del Transito |
| Ponente | Cesar Dominguez Agostini |
| Procedimiento | Uso Ilegal De Derecho De Marca |
-V-
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
EN SU NOMBRE
JUZGADO SUPERIOR NOVENO EN LO CIVIL, MERCANTIL BANCARIO Y DEL TRÁNSITO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ÁREA METROPOLITANA DE CARACAS
EXP. N° 7706.
PRETENSIÓN PRINCIPAL: “USO ILEGAL DE MARCA”.
SENTENCIA: DEFINITIVA.
VISTOS
CON LOS INFORMES DE AMBAS PARTES, Y OBSERVACIONES DE LA DEMANDADA-APELANTE.
-I-
PARTE DEMANDANTE: Constituida por el ciudadano C.R.S., venezolano, mayor de edad, de este domicilio y portador de la cédula de identidad N°. V-519.989.- Debidamente representado en este proceso por los abogados: M.A.R., I.O., A.P.T. y F.R.L., inscritos en el Inpreabogado bajo los Nros. 32.085, 86.789, 4.865 y 4.813, respectivamente.
PARTE DEMANDADA: Constituida por la empresa mercantil “LABORATORIO, EICOPEN, C.A.”, de este domicilio e inscrita por ante el Registro Mercantil Primero de la Circunscripción Judicial del Distrito Federal y Estado Miranda, el 09/03/1987, bajo el N° 19, Tomo 41-A-Pro; posteriormente reformados sus Estatutos Sociales, el 20/06/1997, quedando anotado en la misma Oficina de Registro Mercantil bajo el N° 6, Tomo 161-A-Pro.- Debidamente representada en este proceso por los abogados: E.J.Z.Z., M.A.P.L., F.P.M., S.T.A.R., M.d.P.P.F., A.E.G.M., L.G., I.E.R.L., G.d.V.G.T. y O.A.Á.A., inscritos en el Inpreabogado bajo los Nros. 8.783, 8.486, 8.566, 10.941, 36.453, 42.054, 50.807, 62.739, 70.975 y 31.364, respectivamente.
-II-
Conoce la presente causa este Juzgado Superior, en virtud de la apelación interpuesta en fecha 25/11/2005, por el abogado L.E.G., co-apoderado de la parte demandada, contra la sentencia dictada en fecha 21/10/2005, por el Juzgado Quinto de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, que declaró, en síntesis, lo siguiente:
(Sic) “…(Omissis)…” …Aplicando los anteriores lineamientos al estudio comparativo de las marcas en pugna, se advierte de los medios de prueba traídos a los autos, en primer lugar, que éstas contienen semejanzas gráficas y fonéticas, siendo tal parecido suficiente a los fines de concluir en su similitud y por tanto, en su incompatibilidad en el mercado. En efecto, es jurisprudencia reiterada del Tribunal Supremo de Justicia que para que exista “parecido fonético” entre dos marcadas comerciales suficiente para impedir el registro de una de ellas, es necesario, que tal similitud resulte de la comparación que de conjunto se haga de las marcas, y no del minucioso análisis de cada una de sus elementos. En este orden de ideas, se constata que la parte demandante pretende que se le reconozca como la única persona que puede usar, gozar y disponer legalmente de la MARCA EIDOCA, así como otorgar licencias a otras personas naturales o jurídicas, para comercializar, distinguir o explotar los productos identificados por la marca ya referida, cada una en su distintas clases; y que siendo así, la sociedad mercantil LABORATORIO EICOPEN, C.A., ha venido utilizando en Venezuela, sin su autorización o consentimiento expresa, la MARCA EIDOCA, induciendo a confusión o error al público consumidor, en relación al origen, procedencia y calidad de los productos que ofrecen al mercado venezolano.
Considera así este Juzgado que el sentido fonético que se aspira dar a la marca en debate no logra una particularidad suficiente, para distinguirla del registro existente. Ahora bien, como quiera que el examen comparativo de ambas marcas no puede limitarse al parecido fonético entre ellas, se añade a lo referido la composición gráfica y literal de la marca EIDOCA, la cual es de similares características a la utilizada por el producto distribuido en el mercado por la demandada. De manera que del examen comparativo, con base en las reglas establecidas, revela que de los elementos literales, gráficos y fonéticos que constituyen la marca EIDOCA, puede permitir, que el consumidor a una primera impresión de la marca así plasmada en la etiqueta, pueda ser confundido con los signos distintivos utilizados por LABOTARIO EICOPEN, C.A., para distinguir su producto ante el público consumidor.
Por otra parte, es importante señalar, que la controversia sometida al conocimiento de este Tribunal, versa sobre el uso de la marca comercial registrada con exclusividad a nombre del demandante C.R.S., y en modo alguno sobre la distribución y comercialización, así como de la patente del producto que elabora LABORATOIO EICOPEN, C.A.; por lo cual no es aplicable al presente caso, la caducidad prevista en el artículo 26 de la Ley de Propiedad Industrial, que fuera alegada por la parte demandada; habida cuenta que el litigio se contrae específicamente, al uso de la marca registrada por el actor, para identificar comercialmente en el mercado el producto elaborado por el actor. En tal sentido, es menester acotar, que en el presente caso, ha quedado plenamente demostrado en los autos, que luego de inscrita por el ciudadano C.R.S., la marca EIDOCA en el Registro de Propiedad Industrial, la referida sociedad mercantil demandada, ha hecho uso indebido de dicha marca para comercializar su producto, dentro del período de exclusividad que le otorga el artículo 30 de la citada Ley especial.
Asimismo, es importante señalar, que es un hecho por haber manifestado así la parte demandada, que los productos comercializados por LABORATORIO EICOPEN, C.A., en todo el territorio de la república, se identifican con la marca EIDOCA, sin que haya producido a registro alguno de dicha marca, con anterioridad a la instauración de la demanda, sin que le pueda servir de excepción a la accionada, el haber obtenido del Ministerio de Sanidad y Asistencia Social, el permiso sanitario correspondiente para la distribución de su producto; pues como se ha dicho con anterioridad, lo que está en pugna no es la patente o distribución del producto, es decir, en el presente caso, no hay confrontación alguna entre dos marcas comerciales, sino el uso ilegal de una marca registrada a favor de su contraparte con carácter de exclusividad, por lo tanto, los argumentos esgrimidos por la parte demandada, en cuanto al tiempo en que ha venido identificando sus productos con la marca en cuestión, para que se pueda establecer que ha hecho uso pacífico y legal de la misma, así como que los derechos que emanan de la referida marca comercial son de su propiedad, de manera que se debe concluir, que en el caso concreto, la demandada ha hecho Uso Ilegal de la Marca EIDOCA, toda vez que, como ha quedado demostrado, los elementos distintivos (gráficos, fonéticos, etc.,) usados por el LABORATORIO EICOPEN, C.A., en sus productos, son de la exclusividad del actor y de coexistir en el mercado dichos productos con la citada marca EIDOCA ya registrada, no puede haber duda alguna de la posibilidad de confusión, con los productos que comercialice e identifique quien haga uso legal de la marca comercial, a partir de la fecha de vigencia su (Sic) en el Registro de Propiedad Industrial.
De modo que, de los medios probatorios analizados en este fallo, surgen elementos de juicio suficientes, de los cuales se desprende, que el actor ostenta la exclusividad de la marca EIDOCA, la cual ha sido utilizada sin su autorización o por algún otro mecanismo legal, por parte del LABORATORIO EICOPEN, C.A., en el uso, identificación y comercialización en el mercado de los productos que elabora, sin que haya obtenido legalmente el otorgamiento de marca comercial con tal denominación y características; en virtud de ello, quien aquí sentencia, considera que en el presente caso, la parte demandante ha probado sus afirmaciones, sin que por su parte la demandada haya traído elementos de prueba que le sirvan para desvirtuar la pretensión de la actora, en consecuencia, la demanda debe prosperar en derecho. Así formal y expresamente se decide.
…Omissis…
(…) ….CON LUGAR la demanda por USO ILEGAL DE MARCA intentara (Sic) el ciudadano C.R.S., en contra de la sociedad mercantil LABORATORIO EICOPEN, C.A., ambos plenamente identificados en autos. En consecuencia, se PROHIBE a la parte demandada hacer uso de la MARCA COMERCIAL EIDOCA, en todas y cada una de sus clases, así como el retiro en los negocios, tiendas, mercados, farmacias y centro de expendios de medicinas de los bienes, productos o mercancías que constituyan violación de derecho de uso exclusivo de la marca EIDOCA. Y se le condena, a: PRIMERO: Retirar del mercado, así como la destrucción de todos aquellos productos que contengan la marca comercial EIDOCA, así como la de los materiales de impresión, etiquetas, envases, cajas, troqueles, instrumentos y/o demás implementos usados con el fin de “marcar” productos con la marca referida; SEGUNDO: Pagar al actor en la proporción que le corresponda, los proventos o ganancias obtenidos con la explotación ilegal de la marca comercial EIDOCA; cuyos montantes serán establecidos mediante experticia complementaria al fallo, de conformidad con lo establecido en el artículo 249 del Código de Procedimiento Civil, para lo cual los expertos que sean designados, deberán atender con particularidad la utilidad obtenida con la venta de los productos identificados con dicha marca a partir del día (Sic).
De conformidad con el artículo 274 del Código de Procedimiento Civil, se condena en costas a la parte demandada por haber sido vencida totalmente.- Notifíquese a las partes conforme al Artículo 251 del Código de Procedimiento Civil por haber sido dictada la sentencia fuera del lapso legal…” (…). (Fin de la cita textual).
Posteriormente, en fecha 14/11/2005, compareció ante el juzgado a-quo el abogado F.R., co-apoderado actor, y mediante diligencia solicitó aclaratoria de la referida sentencia en virtud a que en la parte dispositiva de la misma, en lo que se refiere al particular “SEGUNDO”, la sentencia ordenaba un pago que debía establecerse mediante experticia complementaria del fallo, y cuando se refiere a la fecha en la cual los peritos debían empezar a hacer el cómputo, se omitió señalar la fecha. En tal sentido, el tribunal de la primera instancia mediante auto de fecha 13/12/2005, visto el anterior pedimento, aclaró que el particular “SEGUNDO” de su fallo quedaba de la siguiente forma: (Sic) “SEGUNDO: Pagar al actor en la proporción que le corresponda, los proventos o ganancias obtenidos con la explotación ilegal de la marca comercial EIDOCA; cuyos montantes serán establecidos mediante experticia complementaria al fallo, de conformidad con lo establecido en el artículo 249 del Código de Procedimiento Civil, para lo cual los expertos que sean designados, deberán atender con particularidad la utilidad obtenida con la venta de los productos identificados con dicha marca a partir del día 6 de diciembre de 1993, fecha en que fuera registrada la marca por el demandante” (…). (Fin de la cita textual).
-III-
Lograda la notificación de la parte demandada de la sentencia de fecha 21/10/2004, compareció por ante el a-quo el abogado L.E.G.M., y mediante diligencia apeló de la referida sentencia. Asimismo, consignó a los autos instrumento poder que lo acreditaba, junto con otros abogados, como apoderado judicial de la parte demandada.
Por auto de fecha 21/12/2005, el juzgado a-quo oyó en ambos efectos la apelación interpuesta. En consecuencia, ordenó la remisión del expediente al Juzgado Superior Distribuidor de Turno, a los fines correspondientes.
Cumplidas como fueron las formalidades de Ley, referidas al proceso de distribución de expedientes, correspondió el conocimiento de la causa a este Juzgado Superior quien fijó los lapsos legales que aluden los artículos 517, 519 y 521 del Código de Procedimiento Civil, mediante auto de fecha 10/02/2006.
En fecha 16/03/2006, compareció por ante este Juzgado Superior el abogado F.R.L., co-apoderado actor, y consignó escrito de informes, acompañado de anexos. En la misma fecha lo hizo la parte demandada-apelante.
En diligencia de fecha 16/03/2006, el abogado E.Z.Z., apoderado de la demandada-apelante, reservándose su ejercicio, sustituyó en forma especial al abogado O.A.Á.A., el poder que le fuera otorgado por la empresa accionada.
En fecha 28/03/2006, compareció por ante este Superior el abogado O.Á., en el carácter señalado, y consignó escrito de observaciones a los informes de la contraparte.
Por auto del 30/05/2006, fue diferido el pronunciamiento de la sentencia para dentro de los 30 días consecutivos siguientes a esa fecha.
Siendo la oportunidad para decidir la presente causa, se observa:
-IV-
DE LA DEMANDA:
Mediante escrito presentado en fecha 28/01/1998, el abogado M.A.R., para entonces apoderado judicial del ciudadano C.R.S., interpuso demanda por Uso Ilegal de Marca contra la sociedad mercantil “Laboratorio EICOPEN, C.A.”, arguyendo como fundamento de la pretensión, en síntesis: Que su representado es titular o propietario exclusivo de la marca comercial de alto renombre, y nacionalmente conocida como EIDOCA, debidamente registrada en Venezuela, con diseño el cual consiste en la figura representativa de un pez, con la palabra EIDOCA escrita en letras mayúsculas tipo imprenta, con su marco que bordea lo ya descrito; Que desde el año 1993 hasta la presente fecha, su mandante ha sido y es el propietario legítimo y exclusivo, y por ende ha conservado de manera continua e ininterrumpida, la titularidad de la marca EIDOCA, según Registro en Venezuela bajo el N° 150.132, en su Clase Uno (1) Internacional, en su Clase Cinco (5) Internacional, bajo el Registro N° 150-131, en su Clase Nombre Comercial, según Registro N° 28426, todos con fecha de Registro del 06/12/1993 y con vencimiento el día 06/12/2003, para lo cual acompañaron marcado con las letras “B”, “C” y “D” los correspondientes Certificados de Registro de la marca EIDOCA; Que los Certificados acompañados se encuentran en plena vigencia, los cuales fueron expedidos por el Servicio Autónomo de Registro de la Propiedad Industrial (Hoy S.A.P.I.), adscrito al Ministerio de Industria y Comercio; Que los referidos registros, distinguidos cada uno en las clases ya identificados, han sido concedidos en forma exclusiva al ciudadano C.R.S. (actor), siendo éste la única persona que puede usar, gozar y disponer legalmente de la marca EIDOCA, debidamente Registrada en Venezuela; Que por esta razón, su mandante es el único facultado para otorgar licencias a otras personas naturales o jurídicas, para comercializar, distribuir o explotar los productos identificados por la referida marca (EIDOCA).
De igual forma, sostiene el apoderado actor: Que la marca EIDOCA, en cada una de sus clases, registrada en Venezuela, ha adquirido un alto renombre nacional, tanto por la calidad como por la excelente fama que proporcionan los productos distinguidos con ellas, siendo consideradas como “marca” de éxito y líder en el mercado en el ramo farmacéutico; Que la marca EIDOCA es y ha sido conocida tradicionalmente como “marca de alto renombre”, por lo que nuestro ordenamiento jurídico vigente le concede protección especial a través del Derecho Marcario; Que por esta razón, conforme a la noción de “marca” no puede ser registrada una marca por quien no sea el que originalmente le haya dado uso y goce con su correspondiente titularidad del derecho de propiedad que le asiste; Que este mecanismo legal tiene una doble vertiente de protección: primero, la referida a la colectividad susceptible de ser engañada, y, segundo, la referida a la necesidad de evitar competencia desleal conforma a la cual quien ha logrado tal notoriedad comercial, vea cercenados sus esfuerzos en razón de que se le quiere oponer el efecto preclusivo del registro, lo cual constituye un despojo, en virtud a que la creación intelectual de la marca se hace propiedad de la persona por el hecho mismo de la creación;
Asimismo, sostiene el abogado actor: Que a pesar de que el ciudadano C.R.S. es el titular y/o propietario legítimo y exclusivo de la marca EIDOCA, la sociedad mercantil Laboratorio EICOPEN, C.A., ha venido utilizando en Venezuela, en forma inconstitucional e ilegal, sin autorización o consentimiento expreso por parte del accionante, la marca EIDOCA, induciéndose así al público consumidor a confusión o error en relación al origen de ésta, procedencia y calidad de los productos que ofrecen al mercado venezolano; Que esta empresa ha venido realizando ese uso, goce y disposición en forma indebida e ilegal de la referida marca, en sus distintas clases, identificando sus productos los cuales distribuye y comercializa en el mercado nacional, constituidos básicamente por envases plásticos identificados con la marca EIDOCA, los cuales sin lugar a dudas, son identicos tanto gráfica como fonéticamente, a la notoria y nacionalmente conocida marca EIDOCA propiedad del actor;
Que asimismo, resulta claro y evidente que Laboratorio EICOPEN, C.A., tenía la posibilidad de identificar sus productos con un signo distintivo de características propias y originales, que lo diferenciaran realmente de los signos propiedad del ciudadano C.R.S., y a pesar de ello, no obstante existir una gama de alternativas casi infinitas, Laboratorio EICOPEN, C.A. eligió signos distintivos idénticos al de la marca propiedad del actor, persiguiendo beneficiarse de la reputación, fama y buen nombre que a nivel nacional ostenta la marca EIDOCA; Que estas actuaciones y en general, el actuar de la sociedad mercantil accionada, constituyen un ilícito continuado configurado por el aprovechamiento parasitario de los esfuerzos realizados por el actor, para lograr la notoriedad y alto renombre de sus marcas en cada una de sus clases, lo cual -a decir del apoderado actor- permite a Laboratorio EICOPEN, C.A., aumentar su clientela o “GOODWILL” a costa del buen nombre, fama y reputación nacional de la marca EIDOCA, cuya propiedad exclusiva la tiene su representado;
Argumenta además: Que resulta indudable que desde que el Laboratorio EICOPEN, C.A., comenzó a identificar y/o comercializar y/o distribuir y/o almacenar sus productos en el mercado venezolano con la marca EIDOCA, utilizando para ello inversión sobre los productos y etiquetas, ha resultado beneficiada en sus ventas, por la excelente fama y reputación alcanzada por la marca propiedad del actor; Que asimismo es indudable, que la originalidad de la marca tiene un valor comercial relevante, ya que la misma constituye en si una cualidad del producto que debe ser protegida; Que en consideración a todo lo antes expuesto, es por lo que acude por ante esta autoridad para demandar a Laboratorio EICOPEN, C.A., para que convenga o en su defecto sea condenado a ello en lo siguiente: En reconocer que el ciudadano C.R.S. (actor), es el titular o propietario exclusivo de la marca EIDOCA; En reconocer el alto renombre de la referida marca, en todas y cada una de sus clases; En prohibir a Laboratorio EICOPEN, C.A., el uso de la mencionada marca, para distinguir los productos señalados e identificados up supra; Que se ordene retirar inmediatamente del mercado, así como la destrucción, de todo aquellos productos terminados o no, que contengan las marcas EIDOCA, fabricados, distribuidos, almacenados y/o comercializados por la empresa accionada, así como el retiro inmediato de los materiales de impresión, etiquetas, envases, cajas, troqueles, instrumentos y/o demás implementos usados por Laboratorio EICOPEN, C.A., a los fines de marcar productos con las marcas, en sus clases mencionadas; Que se ordene cesar a Laboratorio EICOPEN, C.A., en las practicas desleales en perjuicio de los derechos de propiedad del actor, y se abstenga, tanto en el presente como en el futuro, de usar la marca EIDOCA para distinguir cualquier tipo de productos, mercancías y/o artículos análogos, o cualesquiera otros distintos de cualquier naturaleza relacionados con la referida marca; En pagar al actor como parte de compensación de daños y perjuicios, los provendos o ganancias obtenidos por Laboratorio EICOPEN, C.A., con la explotación ilegal de la marca EIDOCA; Que se ordene la prohibición de la comercialización de los productos identificados con la marca EIDOCA, y se ordene el retiro en los negocios, tiendas, mercados, farmacias y centros de expendios de medicinas de los bienes, productos o mercancías que constituyan violación de derecho de uso exclusivo de la marca EIDOCA; En pagar las costas y costos del presente juicio.
DE LA CONTESTACIÓN:
Por su parte, los abogados O.V.B. y J.B.O., en su condición de apoderados judiciales de la empresa accionada, procedieron a dar contestación a la demanda arguyendo en defensa de su representada, en síntesis, lo siguiente: Que el actor pretende despojar a su representada de todos los derechos que legal y legítimamente le corresponden sobre la marca EIDOCA, para hacerse él beneficiario sin razón ni causa legal y legítima que le asista; Que todo el renombre, prestigio y fama que han asumido los productos identificados con la referida marca, se debe a la comercialización por cuenta exclusiva de Laboratorio EICOPEN, C.A., gracias a lo cual ha asumido el carácter de marca notoria; Que su representada es la verdadera y única titular de los derechos marcarios sobre la expresión EIDOCA, cuya titularidad obedece del uso y notoriedad que le ha dado a la referida marca, desde su misma creación, hasta su extendido conocimiento en el público consumidor; Que el ciudadano C.R.S., al tiempo de solicitar la inscripción de la marca ante el Servicio Autónomo de la Propiedad Industrial era Administrador y Accionista de la empresa de su representada (Laboratorio EICOPEN, C.A.), incluso al momento de obtener la concesión registral, lo cual -a decir de los co-apoderados de la demandada- lo convierte ipso facto iure, en mandatario y representante de la sociedad a la luz de lo dispuesto en el artículo 98 del Código de Comercio en concordancia con el artículo 1.171 del Código Civil;
Asimismo, sostienen los co-apoderados de la accionada, que el mismo actor ha probado el hecho de que Laboratorio EICOPEN, C.A., ha utilizado la marca EIDOCA desde hace varios años, esto es, en todo el territorio nacional; Que esto es así, por cuanto Laboratorio EICOPEN, C.A. es el único que está legalmente capacitado para dicho uso, por ser el titular del Registro Sanitario P.N 92-0112, de fecha 03/09/1992 (fecha anterior al registro de la marca EIDOCA); Que el actor reconoce que derivado a ese uso, el público consumidor asimila o vincula la marca EIDOCA a su representada, lo cual resulta lógico toda vez que en nuestro país no ha existido uso de la mencionada marca por persona distinta a la empresa accionada, por lo que toda la notoriedad y prestigio que se deriva de la misma, es consecuencia exclusiva de su mandante; Que más allá de la notoriedad, el hecho de la propiedad de su representada sobre la marca EIDOCA, ha sido reiteradamente reconocido por el actor C.R.S., pues, en cartas dirigidas a distintos entes, como es el caso de la empresa Scherer de Venezuela, C.A., empresa que para el año 1998 fabricó por cuenta de Laboratorio EICOPEN, C.A., dicho producto, éste manifestó, citan: (Sic) “…En relación al producto Aceite de pescado marca EIDOCA, propiedad de la Compañía Eicopen, C.A., …”;
Que la presente acción está fundamentada en derechos que actualmente se encuentran controvertidos, esto es, la titularidad de la marca EIDOCA, toda vez que a la fecha se encuentran pendientes procesos de nulidad en contra de todos los registros obtenidos por el actor, vinculados con la expresión EIDOCA; Que los títulos de registro fueron obtenidos de mala fe, en un franco y evidente proceso de apropiación indebida y engaño manifiesto a los accionistas de Laboratorio EICOPEN, C.A., razón por la que interpusieron los correspondientes escritos solicitando la nulidad; Que laboratorio EICOPEN, C.A., es el único y verdadero propietario de la expresión EIDOCA, por ser su único usuario, comercializador, productor, promotor, mercader y beneficiario de los negocios jurídicos relacionados con el producto desde su misma creación, concepción y evolución en el mercado consumidor; Que la marca EIDOCA no ha sido utilizada a la fecha por el ciudadano C.R.S., y el no uso por estos años (desde el mismo momento de su creación hasta el presente) se puede evidenciar entre otras formas, por el hecho de que la para la comercialización de productos farmacéuticos, es necesario la tenencia de un Registro Sanitario, y el Registro Sanitario del producto EIDOCA se encuentra a nombre de Laboratorio EICOPEN, por lo que éste es el único autorizado para la comercialización de ese producto;
Que en el caso de la expresión EIDOCA, el marco de la mala fe con la cual ha actuado el actor ilegítimo, es aun más turbador por los siguientes motivos: i) Porque el solicitante no solo conocía de la existencia de la expresión, sino que además, es copropietario de la entidad mercantil que produce y comercializa medicamentos distinguidos con la expresión EIDOCA, el cual además constituye uno de los principales productos de su representada; ii) Porque el solicitante ilegítimo fue la persona comisionada por la sociedad para la tramitación y registro de sus marcas, las cuales debieron ser solicitadas a nombre de la empresa y no a titulo personal; Que tanto los gastos de trámite como la cancelación de los derechos de registro correspondientes a los trámites de la marca EIDOCA, fueron cancelados por Laboratorio EICOPEN, C.A.; Que asimismo, como un elemento que demuestra el conocimiento que sobre la marca tiene el actor C.R.S., resalta el hecho de que éste ciudadano es el farmacéutico patrocinante y tramitante del Registro Sanitario a favor de Laboratorio EICOPEN, C.A.;
Por último, alegaron los co-apoderados actores: Que en el supuesto negado de que la marca le hubiera sido correctamente concedida al actor C.R.S., los derechos concedidos por la misma han caducado en virtud de no haberla podido utilizar, como consecuencia de no poseer el correspondiente Registro Sanitario; Asimismo, que cualquier actividad que algunos de los factores o dependientes desarrollara o desarrolle en el mismo ámbito o g.d.L. EICOPEN, C.A., debió o debe ser previamente autorizada, ya que de lo contrario se consideran hechas en beneficio de la referida sociedad mercantil. En consideración a todo lo expuesto, solicitan sea declarada sin lugar la demanda interpuesta, con expresa condenatoria en costas.
En los resumidos términos que anteceden, quedó planteada la presente controversia sometida al conocimiento, estudio y decisión de este Juzgado Superior.
-V-
Conforme a los planteamientos expuestos en el escrito libelar, el ciudadano C.R.S. demanda a Laboratorio EICOPEN, C.A., por Uso Ilegal de Marca, por ser él (actor) el legítimo y exclusivo propietario de la marca comercial conocida con el nombre de EIDOCA, cuya propiedad la conserva de manera continua e ininterrumpida desde el año 1993, por haberla Registrado en Venezuela bajo el N° 150.132, en su Clase Uno (1) Internacional, en su Clase Cinco (5) Internacional, bajo el Registro N° 150-131, en su Clase Nombre Comercial, según Registro N° 28426, todos con fecha de Registro del 06/12/1993 y con vencimiento el día 06/12/1993, y, no obstante ello, la sociedad mercantil Laboratorio EICOPEN, C.A., ha venido utilizando en Venezuela, en forma inconstitucional e ilegal, sin autorización o consentimiento expreso de su parte, la marca EIDOCA, con lo cual induce al público consumidor a confusión o error en relación al origen de la marca, procedencia y calidad de los productos que ofrecen al mercado venezolano, haciendo uso, goce y disposición en forma indebida e ilegal de la marca EIDOCA, en sus distintas clases, identificando sus productos que distribuye y comercializa en el mercado nacional, constituidos básicamente por envases plásticos identificados con esa marca, los cuales son idénticos tanto gráfica como fonéticamente, a la notoria y nacionalmente registrada por el accionante.
De otra parte, la empresa accionada Laboratorio EICOPEN, C.A., en su defensa sostiene que es la verdadera y única titular de los derechos marcarios sobre la expresión EIDOCA, cuya titularidad obedece del uso y notoriedad que le ha dado a la referida marca, desde la creación de la empresa en el año 1987, hasta su extendido conocimiento en el público consumidor, desde hace varios años, en todo el territorio nacional, que esto es así, por cuanto Laboratorio EICOPEN, C.A., es el único que está legalmente capacitado para dicho uso, por ser el titular del Registro Sanitario P.N 92-0112, de fecha 03/09/1992 (fecha anterior al registro de la marca EIDOCA), que el ciudadano C.R.S. (actor), nunca ha hecho uso de la referida marca, que además, al tiempo de solicitarse la inscripción de la marca ante el Servicio Autónomo de la Propiedad Industrial el accionante era Administrador y Accionista de la empresa Laboratorio EICOPEN, C.A., incluso al momento de obtener la concesión registral, lo que lo convierte ipso facto iure, en mandatario y representante de la sociedad.
De los alegatos expuestos, y con vista a los escritos de informes presentados por las parte en fecha 16/03/2006, se deduce que el punto nuclear del caso sometido a consideración de este Superior lo constituye el hecho del establecimiento de quien es el legítimo y verdadero propietario de la marca comercial conocida con el nombre de EIDOCA, cuya titularidad se atribuyen ambas partes en conflicto.
Ahora bien, con el procedimiento de registro de propiedad industrial no sólo se pretende proteger los intereses privados, propios, de los particulares, sino también, y principalmente, si se quiere, los intereses generales de toda la comunidad, que son superiores al simple interés patrimonial que pueda tener un particular.
En atención a lo expuesto, observa este Juzgador que a los folios 44 al 71, de la 1era., pieza del expediente, cursan copias certificadas de actuaciones efectuadas ante el Servicio Autónomo de la Propiedad Industrial, mediante las cuales se señala al ciudadano C.R.S. (actor), como el legítimo y exclusivo propietario de la marca comercial conocida con el nombre de EIDOCA, según Certificado de Registro de fecha 06/12/1993, con vencimiento el 06/12/2003, por haberla Registrado en Venezuela bajo el N° 150.132, en su Clase Uno (1) Internacional, en su Clase Cinco (5) Internacional, bajo el Registro N° 150-131, en su Clase Nombre Comercial, según Registro N° 28426. Este documento no fue impugnado en forma alguna por la parte demandada en la oportunidad legal establecida para ello, por lo que de conformidad con lo establecido en los artículos 429 del Código de Procedimiento Civil, 1.357 y 1.359 del Código Civil, son apreciados y valorados en torno al hecho demostrativo de la propiedad y/o titularidad que ostenta el actor sobre la marca EIDOCA. Así se declara.
No obstante, la demandada Laboratorio EICOPEN, C.A., como ha quedado expuesto, en su escrito de contestación alegó que es la verdadera y única titular de los derechos marcarios sobre la expresión EIDOCA, cuya titularidad -señala- obedece al uso y notoriedad que le ha dado a la referida marca, desde la creación de la empresa en el año 1987, hasta su extendido conocimiento en el público consumidor, desde hace varios años, en todo el territorio nacional, lo cual fundamenta además, en el hecho de que Laboratorio EICOPEN, C.A., es el único que está legalmente capacitado para dicho uso, por ser el titular del Registro Sanitario P.N 92-0112, de fecha 03/09/1992. En tal sentido, insiste en que aun cuando le fue otorgada la titularidad de la referida marca al actor de autos, los derechos concedidos por la misma han caducado por haber hecho uso de ésta durante dos años consecutivos.
Con relación al alegato expuesto, y de acuerdo a lo señalado en los escritos de informes de las partes, la presente causa versa -principalmente- sobre los pretendidos derechos de propiedad que se atribuye, entre otro, Laboratorio EICOPEN, C.A., sobre la marca conocida con el nombre de EIDOCA, no obstante no poseer el Certificado de Registro correspondiente sobre la referida marca. En otras palabras, el presente juicio se contrae específicamente, al uso de la marca comercial EIDOCA debidamente registrada con exclusividad a favor del actor C.R.S., y no sobre a quien corresponde la distribución y comercialización de los productos identificados con ésta por Laboratorio EICOPEN, C.A., resultando en consecuencia, desacertado el alegato de caducidad expuesto por la demandada.
En este sentido, conviene observar sentencia N° RC-0141 de la Sala de Casación Civil del Tribunal Supremo de Justicia, del 07 de marzo de 2002, con ponencia del Magistrado Carlos Oberto Vélez, en el juicio de The Timberland Company contra Corporación Remmore, C.A., y otra, expediente N° 00383-00174; en donde se señaló en torno al uso o no de la marca registrada, lo siguiente:
(Sic) “…(Omissis)…” …La denuncia se apoya en un concepto del autor patrio Dr. A.M., en su obra “Derecho mercantil” en la cual se ha entresacado conceptos aislados que no reflejan el verdadero sentido de lo que quiso decir expresar el autor. El artículo 30 de la Ley de propiedad Industrial, denunciado como infringido dice textualmente:
…El derecho de usar exclusivamente una marca registrada permanecerá en vigor por el término de quince años, contados a partir de la fecha del correspondiente registro…
Como se podrá constatar en la disposición legal citada no existe ninguna condición ni sanción por el hecho de que una marca registrada no sea usada. La Ley le otorga al beneficiario el derecho de usar la marca por espacio de quince (15) años a partir de su registro y podrá ser renovada por períodos sucesivos de quince años, siempre que el interesado solicite su renovación dentro de seis meses anteriores a la expiración de cada período”.
De tal manera que en la Ley, no hay ninguna disposición legal que consagra una sanción como que si no se usa la marca esta (Sic) cae en desuso…” (…). (Fin de la cita textual).
Por consiguiente, en el presente caso no opera la caducidad alegada por la parte demandada en su escrito de contestación, como de manera acertada fue decidido por el juzgado a-quo en su sentencia apelada. Así se declara.
Con relación al alegato referido a que Laboratorio EICOPEN, C.A., debe tenerse como la verdadera y única titular de los derechos marcarios sobre la expresión EIDOCA, en virtud al uso y notoriedad que le ha dado a la referida marca, desde la creación de la empresa en el año 1987, hasta su extendido conocimiento en el público consumidor, desde hace varios años, en todo el territorio nacional (Para cuya demostración promovió como prueba de tal hecho un legajo de facturas que cursan a los folios 10 al 171, de la 2da., pieza del expediente, emitidas por Laboratorio EICOPEN, C.A., a la Droguería Dronaca, Droguería Farmacia Social Lídice, Droguería Líder y Droguería del Oeste), lo cual fundamenta en el hecho de que Laboratorio EICOPEN, C.A., es el único que está legalmente capacitado para dicho uso, por ser el titular del Registro Sanitario P.N 92-0112, de fecha 03/09/1992.
Primeramente, debe señalar este Juzgador que del cúmulo de facturas -documentos privados- que rielan a los folios 10 al 171, de la 2da., pieza del expediente, no se observa que las mismas se encuentren firmadas por persona alguna así como tampoco se observa de su contenido que éstas hayan sido aceptadas por las referidas expresas, por lo que su valor en la causa quedaba supeditada a la prueba testimonial a que se refiere el artículo 431 del Código del Código de Procedimiento, lo cual no fue realizado en este juicio. En tal sentido, se desechan del proceso y no se les otorga ningún valor probatorio.
De manera que, no obstante poseer Laboratorio EICOPEN, C.A., la titularidad del referido Registro Sanitario, tal hecho no lo convierte en el legítimo titular y exclusivo propietario de la marca comercial conocida con el nombre de EIDOCA, como si lo es el ciudadano C.R.S., lo cual quedó demostrado con el Certificado de Registro de fecha 06/12/1993, con vencimiento el 06/12/2003, por haberla Registrado en Venezuela bajo el N° 150.132, en su Clase Uno (1) Internacional, en su Clase Cinco (5) Internacional, bajo el Registro N° 150-131, en su Clase Nombre Comercial, según Registro N° 28426.
De igual forma, no consta en autos ningún tipo de autorización otorgada por el actor a Laboratorio EICOPEN, C.A., para que éste último pudiera usar, gozar y disponer legalmente de la marca EIDOCA, ni en forma exclusiva ni compartida, así como tampoco se evidencia que exista licencia a otras personas naturales o jurídicas, para comercializar, distinguir o explotar los productos identificados con la marca EIDOCA, de la exclusiva propiedad del ciudadano C.R.S..
Con relación al otro alegato expuesto por la demandada referido a que el demandante (Sic) “…al tiempo de solicitar la inscripción de la marca ante el Servicio Autónomo de la Propiedad Industrial era Administrador y Accionista de la empresa Laboratorio EICOPEN, C.A…”, incluso al momento de obtener la concesión registral, lo cual -a decir de los co-apoderados de la demandada- lo convierte ipso facto iure, en mandatario y representante de la sociedad a la luz de lo dispuesto en el artículo 98 del Código de Comercio en concordancia con el artículo 1.171 del Código Civil; observa este Juzgador que de las actas procesales que integran al presente expediente, no se evidencia autorización alguna otorgada por la Junta Directiva de sociedad mercantil Laboratorio EICOPEN, C.A., al ciudadano C.R.S., a fin de que éste gestionase la inscripción de la marca EIDOCA por ante el Registro de Propiedad Industrial. De ahí que, aún cuando el referido ciudadano para el momento en que tuvo lugar la inscripción en el registro correspondiente de la mencionada marca, fungía como Administrador de Laboratorio EICOPEN, C.A., ello conlleva a establecer que las gestiones que efectuara para obtener tal registro las hubiese hecho en provecho de la empresa de la cual es accionista, por cuanto nada lo impedía para hacerlo en nombre y en beneficio propio.
La actuación descrita respecto a la obtención del registro de la titularidad y exclusividad de la marca comercial EIDOCA, no conlleva a establecer que en el presente caso se está frente a un acto de “competencia desleal” o un acto de “mala fe”, por cuanto, como se ha expuesto, si bien es cierto que el demandante era accionista y Administrador de la empresa demandada para el momento de la obtención del registro, también es cierto que tal circunstancia no lo vedaba para proceder al registro de una marca comercial (EIDOCA) cuyo invento se atribuye al resultado de una acronimia ideada por el Dr. C.R.S., formada por las dos primeras sílabas de los dos ácidos polinsaturados omega-3 del aceite de pescado a quienes debe sus propiedades farmacológicas: los ácidos EICOSAPENTAENOICO y DOCOSAHEXAENOICO, la letra A final se refiere a Acido; lo cual -como se explica en el escrito de informes- fue motivado por toda una vida profesional dedicada a la investigación científica en el área de la química de los medicamentos, especialmente en el estudio de los llamados Ácidos Grasos Polinsaturados Omega-3 (03) derivados del aceite de pescado.
En relación a la prueba documental contenida de los Recursos de Nulidad y escritos complementarios que interpusiera la demandada contra el registro de la marca EIDOCA, en clase 43, en clase 06, en clase 01, en clase 05, así como en contra del registro de la marca ANTIOXIDAN EIDOCA, en clase 05, a nombre del ciudadano C.R.S., los cuales aparece fueron presentados ante el Servicio Autónomo de la Propiedad Intelectual el 27/08/1998 y 25/02/1999; observa este Juzgador, que tal y como lo señalara el juzgado a-quo en su oportunidad legal, tales medios probatorios sólo demuestran que los referidos Recursos de Nulidad fueron recibidos ante el Ministerio de Industria y Comercio más, sin embargo, de las actas del presente expediente, no se evidencia que los mismos hayan sido sustanciados y/o decididos por referido ente administrativo, razón por lo cual su valor probatorio se ve disminuido al no aportar a los autos elementos de convicción que sirvan para dilucidar la presente causa. Así se declara.
Respecto a la prueba documental contentiva de carta privada dirigida en fecha 20/04/1988, por el ciudadano C.R.S., en su condición de Director de la sociedad mercantil Laboratorio EICOPEN, C.A., a la empresa R.S Sherer de Venezuela, C.A., mediante la cual declara el actor que la marca comercial conocida con el nombre de EIDOCA es propiedad de la referida empresa; observa este Juzgador, que aun cuando el referido medio probatorio no fue objeto de impugnación alguna por parte del actor en la oportunidad legal establecida para ello, su valor probatorio se ve disminuido al haber quedado demostrado mediante la copia certificada del documento público administrativo emanado del Servicio Autónomo de Registro de la Propiedad Industrial (S.A.P.I), que el ciudadano C.R.S., es el propietario legítimo y exclusivo, de la marca EIDOCA, según Registro en Venezuela bajo el N° 150.132, en su Clase Uno (1) Internacional, en su Clase Cinco (5) Internacional, bajo el Registro N° 150-131, en su Clase Nombre Comercial, según Registro N° 28426. Así se declara.
En relación a la prueba de Inspección Judicial promovida por la parte demandada, y evacuadas en las sedes de la Droguería Dronaca, Droguería del Oeste y Droguería Líder, se observa: que en las mismas se dejó constancia que la Droguería Dronaca comercializa desde el año 1992 según factura N° 001157 de fecha 03/12/1992, el Aceite de Pescado EIDOCA; que la mencionada Droguería mantiene en existencia a la fecha los productos EIDOCA, en presentaciones de 300 mg y 500 mg, la cantidad de 127 unidades y 74, respectivamente, en cuya acta se anexó la copia simple de factura mencionada aceptada por Dronaca; y en la Inspección Judicial practicada en la Droguería del Oeste se dejó constancia de que la mencionada droguería comercializa el producto EIDOCA desde el año 1990, según facturas emitidas por EICOPEN, C.A., Nros. 1596, 1585, 1624 de fecha 17/10/1990, 27/08/1990 y 12/09/1990, las cuales se anexaron al acta respectiva en copia simple.
Ahora bien, de conformidad con lo establecido en el artículo 1.428 del Código de Procedimiento Civil, la Inspección Judicial es una prueba residual, cuya promoción se ve condicionada cuando no sea fácil o no sea posible acreditar determinados hechos con otros medios probatorios.
Así, el Código de Procedimiento Civil en su artículo 433, establece:
(Sic) Art. 433.C.P.C. “Cuando se trate de hechos que consten en documentos, libros, archivos u otros papeles que se hallen en oficinas públicas, bancos, asociaciones gremiales, sociedades civiles o mercantiles o instituciones similares, aunque éstas no sean parte en el juicio, el Tribunal a solicitud de parte, requerirá de ellas informes sobre los hechos litigiosos que aparezcan de dichos instrumentos o copias de los mismos”. (Fin de la cita textual).
De modo que como existe otra prueba mediante la cual se puede traer a los autos los hechos que pretendió demostrar la demandada con la Inspección Judicial que promoviera, la prueba bajo estudio (Inspecciones Judiciales), se desechan del proceso al no constituir las mismas el medio idóneo adecuado que sirva para demostrar lo pretendido por Laboratorio EICOPEN, C.A., con los referidos medios probatorios. Así se declara.
Por consiguiente, al haber quedado demostrado con los medios probatorios aportados por las partes al presente proceso, que el ciudadano C.R.S. es el propietario legítimo y exclusivo, de la marca EIDOCA, según Registro en Venezuela bajo el N° 150.132, en su Clase Uno (1) Internacional, en su Clase Cinco (5) Internacional, bajo el Registro N° 150-131, en su Clase Nombre Comercial, según Registro N° 28426, cuya marca ha sido utilizada sin su expreso consentimiento por la sociedad mercantil Laboratorio EICOPEN, C.A., en el uso, identificación y comercialización en el mercado de los productos que elabora, sin haber obtenido previa y legalmente el correspondiente registro de la mencionada marca, ha de concluirse que la presente causa debe ser declarada con lugar, como en su oportunidad así lo hiciera el juzgado a-quo en su sentencia de fecha 21/10/2005. Así se declara.
-VI-
Asimismo, siendo que en la sentencia recurrida en apelación el juzgado a-quo, específicamente en el particular “SEGUNDO”, dejó establecido en relación a la condenatoria de la parte demandada, que: (Sic) “SEGUNDO: Pagar al actor en la proporción que le corresponda, los proventos o ganancias obtenidos con la explotación ilegal de la marca comercial EIDOCA; cuyos montantes serán establecidos mediante experticia complementaria al fallo, de conformidad con lo establecido en el artículo 249 del Código de Procedimiento Civil, para lo cual los expertos que sean designados, deberán atender con particularidad la utilidad obtenida con la venta de los productos identificados con dicha marca a partir del día 6 de diciembre de 1993, fecha en que fuera registrada la marca por el demandante” (…). (Fin de la cita textual); de lo cual se observa la posible indeterminación en que pueda incurrir el o los expertos designados a tal efecto al momento de la elaboración de la experticia, en virtud de no haberse señalado una fecha especifica en cuanto a la culminación de la causa, debe este Juzgador corregir esta falta, y en consideración a que en el presente fallo también es declarada con lugar la acción interpuesta -aunque por motivos diferentes a los expresados en la sentencia apelada-, reformando el referido particular “SEGUNDO” del fallo cuestionado, cuyo contenido queda en lo adelante de la siguiente forma:
(Sic) “…(Omissis)…” “…SEGUNDO: Pagar al actor en la proporción que le corresponda, los proventos o ganancias obtenidos con la explotación ilegal de la marca comercial EIDOCA; cuyos montantes serán establecidos mediante experticia complementaria al fallo, de conformidad con lo establecido en el artículo 249 del Código de Procedimiento Civil, para lo cual los expertos que sean designados, deberán atender con particularidad la utilidad obtenida con la venta de los productos identificados con dicha marca a partir del día 6 de diciembre de 1993, fecha en que fuera registrada la marca por el demandante, hasta la fecha en que quede definitivamente firme el presente fallo.” (…). Así se declara.
-VII-
-DISPOSITIVO-
En consideración a los motivos de hecho y de derecho anteriormente expuestos, este Juzgado Superior Noveno en lo Civil, Mercantil Bancario y del Tránsito de la Circunscripción
Judicial del Área Metropolitana de Caracas, actuando como Tribunal de Alzada, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, decide:
Se declara SIN LUGAR la apelación interpuesta en fecha 25/11/2005, por el abogado L.E.G., co-apoderado de la parte demandada, contra la sentencia dictada en fecha 21/10/2005, por el Juzgado Quinto de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas.
Se CONFIRMA en todas y cada una de sus partes el particular “PRIMERO” de la referida sentencia de fecha 21/10/2005.
Se MODIFICA el particular “SEGUNDO” de la referida sentencia de fecha 21/10/2005, en los términos expuestos en el Capítulo VI del presente fallo.
En los términos expuestos, QUEDA REFORMADA la referida decisión de fecha 21//10/2005; la cual cursa a los folios 266 al 284, del presente expediente.
Siendo que en el fallo que aquí se dicta también se declaró con lugar la demanda interpuesta -aunque por motivos diferentes a los expresados en la sentencia apelada-, de conformidad con lo establecido en el artículo 281 del Código de Procedimiento Civil, se condena en costas del recurso de apelación a la parte apelante.
Se hace del conocimiento de las partes que la presente decisión es dictada dentro del lapso legal establecido en el auto dictado por este Juzgado Superior, en fecha 30/05/2006; el cual cursa al folio 365, de la 2da., pieza del presente expediente.
-VIII-
-PUBLÍQUESE Y REGÍSTRESE-
Dada, firmada y sellada en la Sala de Despacho de este Juzgado Superior Noveno en lo Civil, Mercantil Bancario y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, con sede en la ciudad de Caracas, Distrito Capital, a los veintiocho (28) días del mes de junio del año dos mil seis (2006). Años 196° de la Independencia y 147° de la Federación.
EL JUEZ,
C.D.A..
LA SECRETARIA,
ABG. N.B.J..
En la misma fecha, siendo las tres y veinte minutos de la tarde (03:20:p.m.), se publicó y registró la anterior decisión.
LA SECRETARIA,
ABG. N.B.J..
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