Sentencia nº 01216 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala Político Administrativa de 17 de Noviembre de 2016

Fecha de Resolución:17 de Noviembre de 2016
Emisor:Sala Político Administrativa
Número de Expediente:2009-0820
Ponente:María Carolina Ameliach Villarroel
Procedimiento:Demanda de nulidad
 
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CONTENIDO

Magistrada Ponente: M.C. AMELIACH VILLARROEL

Exp. Nº 2009-0820

Adjunto al oficio Nro. 16-0342 de fecha 19 de mayo de 2016, la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia remitió copia certificada de la decisión Nro. 320 dictada el 28 de abril de ese mismo año, mediante la cual declaró ha lugar la solicitud de revisión constitucional ejercida por el abogado J.G.T.R. (INPREABOGADO Nro. 71.763), actuando con el carácter de apoderado judicial de la sociedad mercantil E.I.L.., domiciliada en Cedar House 41, Cedar Ave., Hamilton, Bermuda, contra la sentencia Nro. 922 publicada el 13 de julio de 2011, por la que esta Sala Político Administrativa declaró inadmisible el recurso contencioso administrativo de nulidad interpuesto por el mencionado abogado y el abogado A.J.L.B. (INPREABOGADO Nro. 42.259), en virtud del silencio administrativo en el que incurrió el entonces MINISTRO DEL PODER POPULAR PARA INDUSTRIAS LIGERAS Y COMERCIO, hoy Ministro del Poder Popular para la Industria y Comercio, al no decidir el recurso jerárquico incoado por la empresa recurrente contra la Resolución Nro. 1098 del 20 de septiembre de 2005, dictada por la Registradora (E) de la Propiedad Industrial, publicada en el Boletín de la Propiedad Industrial Nro. 475 del 11 de noviembre de 2005, que declaró sin lugar el recurso de reconsideración interpuesto contra la Resolución Nro. 1846 del 24 de noviembre de 2003, publicada en el Boletín de la Propiedad Industrial Nro. 461 de fecha 19 de diciembre de ese año, la cual negó la solicitud de registro del signo “CY.ZONE”, en Clase 03, efectuada por la empresa recurrente el 12 de junio de 2002, bajo el Nro. 8765-2002, sobre la base de la existencia previa del Registro Nro. F-139.230 de fecha 9 de octubre de 1990, correspondiente a la marca “EYZONE”, en Clase 06, cuyo titular era la empresa “Estee L.C., Ltd”.

En dicha decisión la referida Sala anuló la sentencia objeto de revisión y ordenó a esta Sala Político Administrativa pronunciarse nuevamente sobre el recurso de nulidad ejercido, tomando en cuenta las consideraciones establecidas en ese fallo.

Realizado el estudio del expediente, pasa la Sala a decidir, conforme a las siguientes consideraciones:

I

ANTECEDENTES

  1. - Acto impugnado.

    En el caso de autos se ejerció recurso contencioso administrativo de nulidad en virtud del silencio administrativo en el que incurrió el entonces Ministro del Poder Popular para Industrias Ligeras y Comercio, al no decidir el recurso jerárquico incoado por la empresa recurrente contra la Resolución Nro. 1098 del 20 de septiembre de 2005, que declaró sin lugar el recurso de reconsideración interpuesto contra la Resolución Nro. 1846 del 24 de noviembre de 2003, la cual negó la solicitud de registro del signo “CY.ZONE”, en Clase 03, efectuada por la empresa recurrente el 12 de junio de 2002, bajo el Nro. 8765-2002.

    La referida Resolución Nro. 1098 del 20 de septiembre de 2005, que declaró sin lugar el recurso de reconsideración interpuesto contra la Resolución Nro. 1846 del 24 de noviembre de 2003, se basó en las siguientes consideraciones:

    Que “luego del cotejo realizado entre los signos en conflicto, CY ZONE (solicitado) vs. EYZONE (registrada), se evidencia que las semejanzas existentes entre los mismos son mucho más resaltantes que las diferencias, lo cual evidentemente puede causar riesgo de confusión en el público consumidor”.

    Que, además, se observó que los productos amparados por los signos en cuestión, presentan idéntica naturaleza, pese a que el signo solicitado “distingue…: ‘maquillaje; preparaciones cosméticas; productos de perfumería y de tocador; productos para el cuidado personal excluyendo tratamientos y cremas para los ojos’” (sic).

    En atención a lo expuesto, la Administración indicó que “se acoge a las consideraciones del Tribunal de Justicia de la Comunidad A.d.N., en el Proceso 27-IP-96 en la que establece: ‘La clara intención del legislador comunitario al imponer esa prohibición no es otra que la de proteger principalmente al consumidor ante la presencia de dos signos que siendo idénticos o semejantes amparan los mismos productos o servicios, y dentro de la comercialización o adquisición puedan inducirle a confusión o error al creer que con la misma marca está adquiriendo un producto del mismo empresario o que el producto con marca similar también deviene del mismo origen o fuente empresarial’”.

    De acuerdo con lo expuesto, la Registradora (E) de la Propiedad Industrial declaró “SIN LUGAR el recurso de reconsideración interpuesto por la (…) Apoderada de la firma Británica E.I.L., CONFIRMA la resolución impugnada y NIEGA el registro del signo solicitado antes identificado”. (Resaltados del original).

  2. - Fundamentos del recurso de nulidad.

    Por escrito presentado en fecha 6 de octubre de 2009, los apoderados judiciales de la sociedad mercantil E.I.L.., ejercieron recurso contencioso administrativo de nulidad, sobre la base de las siguientes consideraciones:

    Indicaron que el 12 de junio de 2002, su representada presentó ante el Servicio Autónomo de la Propiedad Industrial (SAPI) solicitud de registro Nro. 8765-2002, para la inscripción de la marca “CY.ZONE”, en Clase 03, que distingue “Maquillaje, preparaciones cosméticas, productos de perfumería y tocador, y productos para el cuidado personal”.

    Sostuvieron que en fecha 24 de noviembre de 2003 la Registradora (E) de la Propiedad Industrial dictó la Resolución Nro. 1846 (publicada en el Boletín de la Propiedad Industrial Nro. 461 del 19 de diciembre de ese año), negando el registro del mencionado signo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 136, literal a) de la Decisión 486 de la Comunidad A.d.N., por considerar que era similar a la marca denominada “EYZONE”, Registro Nro. F-139.230 del 9 de octubre de 1990, Clase 06, propiedad de la empresa Estee L.C., Ltd., que distingue “Sustancias químicas, preparaciones farmacéuticas, perfumería, especialmente crema para los ojos”.

    Manifestaron, que el 29 de enero de 2004 su representada ejerció recurso de reconsideración, el cual fue declarado sin lugar mediante la Resolución Nro. 1098 de fecha 20 de septiembre de 2005, dictada por la aludida Registradora (publicada igualmente en el Boletín de la Propiedad Industrial Nro. 475 del 11 de noviembre de ese mismo año).

    Afirmaron, que el 7 de diciembre de 2005, su poderdante introdujo recurso jerárquico ante el entonces Ministro de Industrias Ligeras y Comercio, hoy Ministro del Poder Popular para la Industria y Comercio.

    Indicaron que después de cuatro (4) años de haber interpuesto dicho recurso, el Viceministro de Industrias Ligeras publicó un aviso oficial en el Boletín de la Propiedad Industrial Nro. 495, “vigente a partir del 3 de septiembre de 2008”, en el cual señaló que “…aquellos interesados o tramitantes que hayan interpuesto recursos jerárquicos contra decisiones publicadas en Boletines de la Propiedad Industrial (…) deben igualmente ratificarlos…. A tenor de lo dispuesto en el artículo 64 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos, se establecen noventa (90) días para efectuar la debida ratificación”.

    Que en atención a lo dispuesto en el citado aviso oficial, el 25 de noviembre de 2008, su representada ratificó el recurso jerárquico inicialmente ejercido en fecha 7 de diciembre de 2005, el cual hasta la fecha del recurso de autos (6 de octubre de 2009) no ha sido respondido.

    En cuanto a los vicios del acto administrativo impugnado, los apoderados judiciales de la empresa recurrente denunciaron el falso supuesto de hecho. Al respecto, señalaron lo siguiente:

    Que la comparación de las marcas debe realizarse “tomando en cuenta una visión de conjunto de los signos, así lo ha señalado la doctrina administrativa del Registro de la Propiedad Industrial”.

    Sostuvieron, que la Resolución Nro. 941 del 3 de agosto de 2006 “publicada en el Boletín 483, Tomo II, pág. 15 y ratificado en la Resolución 045, publicada en el Boletín 485, Tomo III, pág. 141”, establece cuáles son los elementos que se deben tomar en cuenta para determinar una posible similitud entre marcas, los cuales son: “…la confusión visual, la cual radica en poner de manifiesto los aspectos ortográficos, los meramente gráficos y los de forma; (…), la confusión auditiva, en donde juega un papel determinante la percepción sonora que puede tener el consumidor respecto de la denominación (…), y (…) la confusión ideológica, que lleva a la persona a relacionar el signo o denominación con el contenido o significado real del mismo (…)”. (Resaltados del texto).

    Consideraron los apoderados judiciales de la empresa recurrente, que al hacer la comparación tanto de la marca solicitada por su representada “(CY.ZONE (DISEÑO))”, como de la utilizada como base de la negativa “(EYZONE)”, de acuerdo a los tres criterios antes referidos se aprecia, que entre ambas no existe una confusión visual, pues el signo de su mandante contiene elementos de diseño que no posee la marca registrada, además que ambas palabras contienen letras distintas al inicio de cada una.

    Resaltaron que, en primer lugar, desde el punto de vista ortográfico no existe confusión alguna entre ambas marcas, toda vez que la letra con la cual se inicia el signo de su representada “C”, es diferente a la marca base de la negativa “E”; en segundo lugar, “la marca solicitada por [su] representada, a diferencia de la marca base de la negativa, contiene un punto entre las dos palabras que la conforman, lo que hace suficiente para que el consumidor promedio pueda distinguir una de otra desde el punto de vista visual y ortográfico”. (Agregado de la Sala).

    Añadieron, que al realizar la comparación auditiva entre ambas marcas “…las mismas resultan fonéticamente distintas al momento de ser pronunciadas, pues la presencia de la letra ‘c’ en CY-ZONE (DISEÑO) hace que la misma suene claramente distinto a EYZONE…” (sic).

    Indicaron, que entre ambos signos no existe similitud ideológica, pues constituyen palabras de fantasía que no se pueden asociar con un concepto en particular; de manera que “…no evocan de ninguna forma una misma cosa, característica o idea que impide de alguna forma al consumidor distinguir una de la otra…”.

    Expresaron, que al momento de analizar cada una de las marcas en cuestión, “desde el punto de vista de conjunto, sobre la totalidad de sus elementos integrantes y en base a la unidad fonética y gráfica de las mismas”, resulta claro que una es distinta a la otra, no existiendo posibilidad alguna de una confusión visual, auditiva o fonética.

    Aclararon que “…a diferencia de la marca base de la negativa, el signo solicitado por [su] representada es una marca mixta, es decir, está conformada por un elemento denominativo y un elemento gráfico, el cual a su vez está contenido en el elemento denominativo. Este aspecto de por sí, genera gran distintividad [entre ambas]…”. (Agregados de la Sala).

    Que adicional a lo expuesto, debe indicarse que el signo peticionado por la empresa recurrente “…contiene una grafía especial característica, como lo es el tipo de letra, el color rojo rellenando las letras ‘o’ y ‘e’, así como el punto que se encuentra entre ambas palabras, lo que hace a la misma totalmente distinta a la marca base de la negativa, que simplemente es una marca denominativa ordinaria…”.

    Señalaron que la Administración debió tomar en consideración que los signos distintivos en conflicto no comparten los mismos canales de comercialización y que están destinados a un público consumidor totalmente distinto, toda vez que los productos de su representada van dirigidos “a un público consumidor joven, adolescentes, en cambio, los productos identificados con la marca base de la negativa, están dirigidos a un público consumidor mayor”, lo cual hace imposible una confusión entre ambos.

    En atención a lo anteriormente expuesto, los apoderados judiciales de la empresa recurrente pidieron se declare la nulidad absoluta del acto denegatorio tácito recurrido y, en consecuencia, se “…ordene al Registro de la Propiedad Industrial el registro de la marca CY-ZONE (DISEÑO), para distinguir: ‘Maquillaje; preparaciones cosméticas, productos de perfumería y de tocador; productos para el cuidado personal’ solicitado por [su] representada en fecha 12 de junio de 2002 bajo el N° 8765-2002…” (sic). (Agregado de la Sala).

  3. - Informes de la Procuraduría General de la República.

    En fecha 17 de marzo de 2011 la abogada R.d.C.C., inscrita en el INPREABOGADO bajo el N° 63.720, actuando con el carácter de sustituta de la entonces Procuradora General de la República, consignó escrito de informes en el que señaló lo siguiente:

    En primer lugar, solicitó se declarara la inadmisibilidad del recurso por extemporáneo, de acuerdo al criterio establecido por esta Sala en sentencia Nro. 00028 del 13 de enero de 2011, pues de los autos se evidenció que la empresa recurrente interpuso el recurso jerárquico transcurridos los noventa (90) días que tenía la Administración para decidir y pasados con creces los 6 meses para incoar la acción de nulidad.

    Por otra parte en cuanto al vicio de falso supuesto alegado por la parte actora, la representación de la República indicó que entre las marcas en conflicto se advierte “…igualdad gráfica y fonética, es decir, reproduce fonéticamente la misma pronunciación a la marca base negativa, lo que contribuye una confusión de los consumidores. El problema subyace en que estos productos son expedidos en establecimientos comunes y van dirigidos a distintos tipos de usuarios, que de alguna manera el adquirente podrá incurrir en una confusión indirecta del producto…” (sic).

    Finalmente, la aludida representación solicitó sea desestimado el vicio de falso supuesto denunciado.

  4. - Opinión del Ministerio Público.

    En fecha 23 de marzo de 2011, la representación del Ministerio Público presentó su opinión en el caso bajo examen, en los términos que a continuación se indican:

    Señaló que en el caso de autos resulta improcedente declarar la inadmisibilidad del recurso de nulidad interpuesto con base en el criterio jurisprudencial sentado por esta Sala en el fallo Nro. 00028 del 13 de enero de 2011, por considerar que no es un hecho imputable a la recurrente que la Administración no haya cumplido su deber constitucional y legal de emitir pronunciamiento oportuno en relación con el recurso jerárquico ejercido.

    Respecto al vicio de falso supuesto de hecho alegado por la empresa accionante, indicó que si bien el signo peticionado por ésta no es visual o fonéticamente idéntico a la marca base de la negativa, sin embargo, ambos sí son semejantes, lo cual podría inducir a los consumidores a confusión.

    Indicó que “…la adición de pequeñas letras, palabras o signos a una marca ya registrada, en opinión fiscal y sin ánimos descalificatorio implica un uso velado de una marca ya afianzada en el mercado…” (sic). Asimismo expuso, que “…no es cierto que la marca base de la negativa ni la marca que se pretende registrar no evoquen un concepto en particular, pues ambas (…) evocan productos cosméticos…” (sic).

    Que no consta en autos prueba alguna que demuestre cuáles son los productos que se comercializan con la marca base de la negativa, así como tampoco se demuestra que quienes compran esos productos son las personas de mayor poder adquisitivo.

    En atención a lo antes expuesto, en criterio de la representación del Ministerio Público el recurso de nulidad ejercido debe ser declarado sin lugar.

  5. - Sentencia de la Sala Político-Administrativa.

    Mediante sentencia Nro. 00922 publicada en fecha 13 de julio de 2011 la Sala declaró inadmisible el recurso de nulidad ejercido por extemporáneo, con base en lo siguiente:

    Que en el caso de autos “la recurrente interpuso inicialmente el recurso jerárquico en fecha 7 de diciembre de 2005, y posteriormente lo ratificó el 25 de noviembre de 2008, en atención al requerimiento efectuado por el entonces Viceministro del Poder Popular para las Industrias Ligeras y Comercio, en el Aviso Oficial de fecha 3 de septiembre de 2008, publicado en el Boletín de la Propiedad Industrial N° 495, para posteriormente, en fecha 6 de octubre de 2009, ejercer ante esta Sala el recurso contencioso administrativo de nulidad bajo estudio”.

    Por tanto, evidenció que la sociedad mercantil recurrente “dejó transcurrir con creces el lapso de seis (6) meses que disponía para incoar el correspondiente recurso de nulidad, contados a partir del vencimiento del plazo de noventa (90) días hábiles que tenía la Administración para decidir el recurso jerárquico intentado el 7 de diciembre de 2005 y ampliado el día 26 del mismo mes y año, razón por la cual operó la caducidad de la presente acción”, en consecuencia, declaró inadmisible por extemporáneo el recurso contencioso administrativo de nulidad interpuesto.

    II

    DE LA REVISIÓN CONSTITUCIONAL

  6. - Fundamentos de la solicitud de revisión constitucional.

    En fecha 14 de agosto de 2014 el abogado J.G.T.R., actuando con el carácter de apoderado judicial de la empresa E.I.L.., expuso como fundamento de la solicitud de revisión, los siguientes argumentos:

    Sostuvo que el fallo dictado por la Sala Político Administrativa vulnera el principio de legalidad y el derecho de petición y oportuna respuesta, toda vez que “conforme al texto del Aviso Oficial que comprende el mandato del artículo 90 ejusdem, [su] representada tuvo la expectativa de que una vez ratificados los recursos jerárquicos, el Ministro del Poder Popular para las Industrias Ligeras y Comercio procedería a rendir la correspondiente decisión”. (Añadido de la Sala).

    Manifestó que “de acuerdo al principio de legalidad administrativa, todas las actuaciones de la Administración Pública deben estar sometidas a la ley y, en específico, las decisiones que esta asuma, deben estar sometidas a un lapso legalmente establecido a los fines de garantizar a los administrados la oportuna respuesta de las peticiones que realizan ante la Administración Pública”.

    Que “el llamado que realizó el Viceministro de Industrias Ligeras a la ratificación de los recursos jerárquicos implicó, nuevamente, el ejercicio del derecho de petición y la obligación de la administración de resolver el caso concreto de forma oportuna y adecuada, sometida a los lapsos establecidos en la ley”.

    Expuso que la Sala Político Administrativa de este Alto Tribunal “en la oportunidad de decidir sobre el fondo del recurso de nulidad ejercido, consideró que la caducidad de la acción había transcurrido pues, a su juicio ‘…la mencionada ratificación de ningún modo puede dar lugar a entender que se produjo un nuevo silencio de la Administración y valerse de esa ficción legal para reabrir la vía contencioso-administrativa…’”.

    Indicó que el criterio asumido en el fallo objeto de revisión “resulta violatorio al principio de legalidad administrativa y al derecho a petición y oportuna respuesta…”.

    Argumentó que la decisión cuya revisión se solicita viola el principio pro actione, así como el derecho de acceso a la justicia y a la tutela judicial efectiva “al declarar inadmisible el recurso de nulidad argumentando que la publicación del Aviso Oficial ‘debe entenderse como un acto por el cual la Administración pretendió conocer si existía interés de los solicitantes en dar continuidad a la tramitación de los procedimientos ya en curso’, pues imposibilitó o frustró injustificadamente el ejercicio de la acción de [su] representada al no considerar que el interés en dar continuidad a los procedimientos implicaría necesariamente el ‘interés’ y derecho de los administrados a la resolución de los referidos recursos jerárquicos en los lapsos legalmente establecidos y que, en caso de no ser resueltos, se considerarían negados como consecuencia del silencio administrativo y se generaría el derecho de acceso a la justicia”. (Agregado de la Sala).

    Que el criterio jurisprudencial empleado en el fallo objeto de revisión (Sentencia del 22 de junio de 1982, caso: Ford Motors de Venezuela), no era aplicable al caso planteado por la empresa peticionaria, toda vez que ésta se refiere “a una situación en un procedimiento administrativo, en el que se hubiera ejercido recurso administrativo y hubiese transcurrido inútilmente el lapso para decidir y recurrir a la vía judicial, situación en la cual, el administrado no podría ejercer el recurso contencioso administrativo”, en tanto que en “el caso de autos, existió ese procedimiento administrativo ordinario, cuyos lapsos fenecieron completamente, aunque manteniendo la obligación de decidir por parte de la Administración”.

    Continuó señalando que “[d]e la interpretación literal del artículo 64 de la LOPA así como de la interpretación doctrinal de la figura de la perención, se desprende que ésta implica, como primer supuesto de procedencia, la paralización del procedimiento administrativo por causa imputable al interesado, situación que no ocurrió en el presente caso pues el procedimiento administrativo se encontraba en espera de decisión cuando la Administración publicó el Aviso Oficial”, por lo que la sentencia cuya revisión se solicita “obvia por completo el hecho que ya no existía ningún tipo de carga del administrado en el procedimiento administrativo y que la obligación existente era de la Administración en decidir dichos recursos”. (Añadido de esta Sala).

  7. - Sentencia Nro. 320 de fecha 28 de abril de 2016, dictada por la Sala Constitucional de este Supremo Tribunal.

    Dicha Sala declaró ha lugar la solicitud de revisión, anuló la sentencia objeto de revisión y ordenó a esta Sala Político Administrativa pronunciarse nuevamente sobre el recurso de nulidad ejercido, tomando en cuenta las consideraciones establecidas en ese fallo, con base en los siguientes argumentos:

    Constató la referida Sala “que la empresa solicitante planteó un recurso jerárquico el 7 de diciembre de 2005, el cual no fue respondido en el plazo de 90 días previsto en el artículo 91 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos, es decir, operó la omisión de decidir prevista en el artículo 93 de la misma Ley, la cual da lugar a interponer un recurso contencioso administrativo en un plazo de 6 meses que se contarán a partir de que venza el plazo de 90 días para decidir”.

    Asimismo observó que pese a lo antes señalado “el 3 de septiembre de 2008, la propia Administración Pública, por órgano del Ministerio del Poder Popular para las Industrias Ligeras y Comercio, informó mediante un Aviso Oficial que los administrados que mantuvieran su interés en que se resolvieran dichos recursos jerárquicos debían ratificarlos dentro de un lapso de 90 días, ‘para así proceder conforme con lo dispuesto en el artículo 90 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos’, tal y como reza dicho Aviso Oficial”.

    Que el solicitante ratificó su interés el 25 de noviembre de 2008, es decir, dentro de dicho plazo. Por lo tanto, “resulta conforme con el principio de legalidad y el derecho a obtener una oportuna respuesta que el Ministerio en cuestión debía, tal como lo prevé el artículo 90 que el mismo Aviso Oficial cita, ‘confirmar, modificar o revocar el acto impugnado, así como ordenar su reposición’, o convalidarlo’. Es evidente, también, que si el propio Ministerio afirma que aplicaría el artículo 90 para los casos en que se ratificara el interés en que se resolvieran los recursos jerárquicos, debía hacerlo dentro de los 90 días a los cuales se refiere el artículo 91 de la misma ley, y que si no lo hacía en ese plazo, el recurrente, sobre la base de lo establecido en el artículo 93 del mismo texto legal, según el cual ‘La vía contencioso administrativa quedará abierta cuando (…) no se haya producido decisión en los plazos correspondientes’, tendría derecho a interponer un recurso contencioso administrativo de nulidad”.

    Continuó señalando la Sala Constitucional de este M.T., que “si la propia Administración Pública informa a los administrados que pueden ratificar los recursos jerárquicos que hubiesen interpuesto, y que una vez ratificados los mismos procedería ‘conforme con lo dispuesto en el artículo 90 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos’, (…) resulta acorde con el derecho a una oportuna respuesta que dicho recurso sea decidido ‘en los noventa (90) días siguientes a su presentación’, tal como pauta el artículo 91 de esta ley, y que al no obtener respuesta se produzca, en obsequio del derecho de acción, el efecto previsto en el artículo 93 de dicha Ley Orgánica, esto es, que nazca el derecho de los administrados a hacer uso de la vía contencioso administrativa dentro de los plazos pautados a tal efecto”.

    De acuerdo a lo expuesto, constató dicha Sala “que la decisión dictada por la Sala Político-Administrativa cuya revisión hoy se solicita, vulneró los derechos constitucionales relativos a la tutela judicial efectiva, al debido proceso y a la defensa de la solicitante, al haber declarado inadmisible por extemporáneo el recurso contencioso administrativo de nulidad ejercido, por cuanto (…) calculó el lapso de caducidad para ejercer el recurso de nulidad a partir del 7 de diciembre de 2005 (oportunidad en la cual fue presentado inicialmente el recurso jerárquico), sin haber tomado en consideración que el 3 de septiembre de 2008, el Viceministro del Poder Popular para las Industrias Ligeras y Comercio publicó un Aviso Oficial en el Boletín de la Propiedad Industrial No. 495 en el cual solicitó la ratificación de sus respectivos recursos a todos aquellos interesados o tramitantes que hubieren interpuesto recursos jerárquicos contra actos dictados por el Registro de la Propiedad Industrial contenidos en los boletines indicados en el mismo, ratificación esta que, en el caso de la solicitante, se produjo el 25 de noviembre de 2008, razón por la cual, fue a partir de esa fecha que comenzaron a transcurrir los 90 días para que la Administración dictara su decisión y, vencidos los mismos, debía computarse el lapso de seis meses dentro del cual podía ser interpuesto el recurso contencioso de nulidad”.

    En consecuencia, de conformidad con lo establecido en el artículo 35 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia se anuló la sentencia objeto de revisión, y en consecuencia, se ordenó a la Sala Político Administrativa que se pronunciara nuevamente sobre el recurso de nulidad ejercido, tomando en cuenta las consideraciones establecidas en el fallo.

    III

    MOTIVACIÓN PARA DECIDIR

    Corresponde a la Sala decidir acerca del recurso contencioso administrativo de nulidad interpuesto por la sociedad mercantil E.I.L.., no obstante, debe señalarse en primer lugar lo siguiente:

    En fecha 13 de julio de 2011 esta Sala publicó la sentencia Nro. 00922 declarando inadmisible el recurso de nulidad incoado, con fundamento en que “la recurrente dejó transcurrir con creces el lapso de seis (6) meses que disponía para incoar el correspondiente recurso de nulidad, contados a partir del vencimiento del plazo de noventa (90) días hábiles que tenía la Administración para decidir el recurso jerárquico intentado el 7 de diciembre de 2005 y ampliado el día 26 del mismo mes y año…”.

    Con ocasión a la anterior declaratoria, la parte actora ejerció recurso de revisión ante la Sala Constitucional de este M.T., siendo declarado con lugar en sentencia Nro. 320 de fecha 28 de abril de 2016, ordenándose a esta Sala Político Administrativa pronunciarse nuevamente acerca del recurso incoado.

    Determinado lo anterior, pasa la Sala a decidir acerca del fondo del recurso de nulidad interpuesto, para lo cual observa:

    Los apoderados judiciales de la sociedad mercantil E.I.L.., ejercieron el recurso de nulidad de autos en virtud del silencio administrativo en el que incurrió el entonces Ministro del Poder Popular para Industrias Ligeras y Comercio, hoy Ministro del Poder Popular para la Industria y Comercio, al no decidir el recurso jerárquico incoado por la empresa recurrente contra la Resolución Nro. 1098 del 20 de septiembre de 2005, dictada por la Registradora (E) de la Propiedad Industrial, publicada en el Boletín de la Propiedad Industrial Nro. 475 del 11 de noviembre de 2005, que declaró sin lugar el recurso de reconsideración interpuesto contra la Resolución Nro. 1846 del 24 de noviembre de 2003, publicada en el Boletín de la Propiedad Industrial Nro. 461 de fecha 19 de diciembre de ese año, la cual negó la solicitud de registro del signo “CY.ZONE” en Clase 03, efectuada por la empresa recurrente el 12 de junio de 2002, bajo el Nro. 8765-2002, sobre la base de la existencia previa del Registro Nro. F-139.230 de fecha 9 de octubre de 1990, correspondiente a la marca “EYZONE”, en Clase 06, cuyo titular era la empresa “Estee L.C., Ltd”.

    A tal efecto, denunciaron que el acto impugnado se encuentra viciado de falso supuesto de hecho, toda vez que la comparación de las marcas debe realizarse “tomando en cuenta una visión de conjunto de los signos, así lo ha señalado la doctrina administrativa del Registro de la Propiedad Industrial”.

    Que al cotejar el signo de su representada “(CY.ZONE (DISEÑO))”, con la marca utilizada como base de la negativa “(EYZONE)”, de acuerdo a los tres criterios antes referidos se evidencia que: i) el signo de su mandante contiene elementos de diseño que no posee la marca registrada; ii) ambas palabras contienen letras distintas al inicio de cada una; iii) la marca solicitada contiene un punto entre las dos palabras que la conforman; iv) las mismas resultan fonéticamente distintas al momento de ser pronunciadas; y v) constituyen palabras de fantasía que no se pueden asociar con un concepto en particular.

    Señalaron que la Administración debió tomar en consideración que los signos distintivos en conflicto no comparten los mismos canales de comercialización y que están destinados a un público consumidor totalmente distinto, lo cual hace imposible una confusión entre ambos.

    En orden a lo expuesto, debe indicarse que esta Sala ha establecido de manera reiterada que el vicio de falso supuesto se configura de dos maneras diferentes: la primera, relativa al falso supuesto de hecho, cuando la Administración al dictar un acto administrativo fundamenta su decisión en hechos inexistentes, falsos o no relacionados con el asunto objeto de decisión; la segunda, cuando los hechos que dan origen a la decisión administrativa existen, se corresponden con lo acontecido y son verdaderos, pero la Administración al dictar el acto los subsume en una norma errónea o inexistente en el universo normativo para fundamentar su decisión, lo cual incide decisivamente en la esfera de los derechos subjetivos del administrado; caso en el cual se está en presencia de un falso supuesto de derecho que acarrearía la anulabilidad del acto. (Vid. entre otras, sentencia Nro. 00300 de fecha 3 de marzo de 2011).

    Ahora bien, a fin de determinar si la Registradora (E) de la Propiedad Industrial se basó en un falso supuesto de hecho al negar la solicitud de registro “de la marca CY.ZONE, en clase 3”, por considerar que dicho signo era similar a la marca denominada “EYZONE”, Registro Nro. F-139.230 del 9 de octubre de 1990, Clase 06, propiedad de la empresa Estee L.C., LTD., considera necesario la Sala atender al contenido del acto administrativo dictado con ocasión al recurso de reconsideración interpuesto por la actora:

    Este Despacho en el análisis y resolución del recurso interpuesto, luego del cotejo realizado entre los signos en conflicto, CY ZONE (solicitado) vs. EYZONE (registrada), se evidencia que las semejanzas existentes entre los mismos son mucho más resaltantes que las diferencias, lo cual evidentemente puede causar riesgo de confusión en el público consumidor. Aunado a lo anterior es menester para esta Oficina Registral recalcar el hecho de que los productos amparados por los signos en cuestión, presentan idéntica naturaleza, aún cuando el signo solicitado haya delimitado el distingue en: ‘maquillaje; preparaciones cosméticas; productos de perfumería y de tocador; productos para el cuidado personal excluyendo tratamientos y cremas para los ojos’

    .

    Comprobándose que la reciente renovación del registrado 02 de junio de 2005 fue efectuada en clase 03 internacional y por evidentemente (sic) aumenta la posibilidad de confusión para el público consumidor, motivo por el cual sería imposible la coexistencia pacífica de ambos signos en el mercado….”. (Agregado de esta Sala).

    La Resolución antes transcrita, identificada con el Nro. 1098 de fecha 20 de septiembre de 2005 dictada por la Registradora (E) de la Propiedad Industrial fue confirmada tácitamente por el Ministro del Poder Popular para las Industrias Ligeras y Comercio, hoy Ministro del Poder Popular para la Industria y Comercio, en virtud del silencio administrativo en que incurrió al no decidir el recurso jerárquico interpuesto por la parte actora.

    De lo expuesto se observa que para fundamentar su decisión, la Administración se basó en la existencia de semejanzas entre el signo solicitado “CY.ZONE” y la marca ya registrada “EYZONE”, las cuales harían imposible su coexistencia en el mercado, pues podrían confundir al público consumidor.

    A tal efecto, resulta pertinente reiterar que existen diversos elementos a considerar para determinar si la similitud entre dos marcas es lo suficientemente relevante para impedir su coexistencia en el mercado.

    En efecto, en sentencia de esta Sala Nro. 514 del 3 de abril de 2001 (ratificada entre otras, en sentencias Nros. 1387 y 0072 del 1° de agosto de 2007 y 22 de enero de 2009), se estableció que:

    En este sentido, cabe reiterar que en materia de propiedad industrial son escasas las reglas con valor permanente para concluir en la confundibilidad de marcas. Sin embargo, la doctrina y la jurisprudencia de esta Sala han establecido determinados criterios para apreciar la semejanza entre marcas, los cuales no tienen un carácter taxativo sino meramente enunciativo y deberán ser aplicados a la luz de cada caso concreto (véanse sentencias de la Sala Político-Administrativa de fechas 14 de junio de 1984 y 07 de noviembre de 1995, casos: Sáfilo Societa Azionaria Fábrica Italiana Lavorazione Occhiale (SAFILO S.P.A.) y THE CLOROX COMPANY, respectivamente). Algunos de estos parámetros se enumeran a continuación:

    a) La confundibilidad entre marcas debe ser evidente y no el resultado de un análisis por separado de cada uno de los elementos que integran la respectiva marca: la confusión debe resultar pues, de la comparación que se haga a simple vista o de ser oída. En este examen debe también apreciarse el impacto que pueda producir el o los elementos que por resaltar suficientemente dentro de su propio conjunto, constituirían la imagen figurativa y/o fonética característica individualizadora a recordar por el consumidor.

    b) Las marcas gráficas y complejas deben juzgarse en su conjunto y no por elementos tomados aisladamente;

    c) La acentuación prosódica u ortográfica, sin que constituya por sí sola un elemento de juicio, debe tomarse en cuenta al establecer las diferencias. De allí que puedan coexistir marcas nominativas con algunas sílabas idénticas, si el resto de las sílabas que integran la palabra y su acentuación difieren a tal punto que evitan toda posible confusión;

    d) Debe considerarse también, la naturaleza de los bienes que pretende identificar la marca; si pertenecen a la misma clase, su estructura y su ámbito comercial

    . (Destacado de este fallo).

    De allí que, para juzgar la confundibilidad entre marcas, cuando alguna de ellas sea de las denominadas “marcas complejas”, debe analizarse la marca en su conjunto y no cada uno de sus elementos por separado, aun cuando algunos de éstos puedan consistir en signos o palabras similares a otras ya registradas que, por su naturaleza, dentro del conjunto, no quedarían protegidas aisladamente, por sí solas, como un derecho exclusivo de uso, pues el registro es sobre el conjunto que constituye la marca, y no sobre cada uno de sus elementos por separado.

    Asimismo, la confusión debe resultar de una simple comparación de ambos signos y tomando en cuenta la apreciación de la fuerza expresiva o de impacto en el consumidor.

    En atención a lo indicado, se observa que la recurrente alega que “…a diferencia de la marca base de la negativa, el signo solicitado por [su] representada es una marca mixta, es decir, está conformada por un elemento denominativo y un elemento gráfico, el cual a su vez está contenido en el elemento denominativo…”. (Agregado de la Sala).

    Siendo lo anterior así, considera necesario la Sala visualizar los signos en conflicto:

    Marca Registrada Marca solicitada por la recurrente
    EYZONE

    En este orden de ideas, debe hacerse referencia a lo que la doctrina ha señalado respecto a la marca simple o denominativa y la marca mixta o compuesta, a fin de establecer la diferencia entre ambas, para luego determinar si existe una similitud gráfica y fonética entre los mencionados signos, lo cual -a decir de la Administración- podría generar confusión en el público consumidor.

    Así, la “marca denominativa” es aquella integrada por una o varias letras, dígitos, números, palabras, frases o combinaciones de ellos que constituyen un conjunto legible y pronunciable; en tanto que la “marca mixta” está conformada por una combinación de elementos denominativos y figurativos, siendo protegible como un conjunto. (Vid. F.F.P.. “Manual de los Derechos Intelectuales”. Caracas, Vadell Hermanos Editores, C.A., 2006, pág.118).

    Siendo lo anterior así, observa la Sala que en el caso bajo estudio el signo solicitado por la empresa recurrente para su registro, es una marca mixta, pues está compuesta por elementos denominativos (letras) y elementos gráficos (un punto entre las dos palabras que conforman el signo, tipo de letra, colores, posición de las letras). Así, se desprende de la copia de la planilla de “solicitud de registro de signos distintivos”, consignada por la parte actora al momento de ejercer el recurso de autos, la descripción realizada del signo solicitado, la cual es del tenor siguiente:

    consiste en una etiqueta en la cual se observa escrita la palabra ‘CY. ZONE’ (CY=Palabra de Fantasía; ZONE=ZONA), en letras grandes, de trazo grueso, de color negro, presentando la letra ‘O’ una posición más alta que las demás letras y se encuentra escrita en forma circular, de borde grueso, de color negro con su centro en color marrón terracota. La letra ‘E’, presenta su centro superior de color rojo. Entre las dos palabras se ve la figura de un punto, grande, formado por un círculo de borde grueso, de color negro y centro azul

    . (Folios 24 y 25 del expediente judicial).

    En cuanto a la marca que fue usada como base para la negativa de registro “EYZONE”, puede ser considerada como simple o denominativa, pues está integrada sólo por letras sin ningún tipo de elemento gráfico o figurativo que la acompañe.

    Siendo lo anterior así, concluye la Sala que ambas marcas “CY.ZONE” (marca solicitada) y “EYZONE” (marca registrada), son de distinta naturaleza, pues, según la división que hace la doctrina sobre la materia “por la forma de percepción”, la primera de las nombradas es una marca mixta y la segunda es simple o denominativa.

    Por otra parte, a fin de determinar la similitud gráfica entre los mencionados símbolos, debe efectuarse un análisis de la estructura de las mismas, para lo cual se observa que el signo solicitado para su registro está compuesto por dos palabras divididas por un punto (cuyo centro es de color), y las vocales que componen la segunda palabra “o” y “e” tienen en su centro un determinado color, todo lo cual hace una diferencia significativa con la marca base de la negativa, la cual está conformada por una palabra escrita de forma corrida, sin ningún símbolo especial.

    Ahora bien, en lo que respecta a la similitud fonética, este Alto Tribunal ha señalado en jurisprudencia reiterada que para que exista un “parecido fonético” entre dos marcas comerciales que resulte suficiente para impedir el registro de una de ellas, es necesario, que tal similitud surja de la comparación que de conjunto se haga de las marcas, y no del minucioso análisis de cada uno de sus elementos; máxime en casos como el de autos, en el cual una de las marcas en conflicto es de naturaleza compleja (vid. sentencia de esta Sala del 06 de agosto de 1986, ratificada entre otras, en decisión Nro. 01382 del 1° de agosto de 2007).

    En este orden de ideas, se constata que la parte recurrente pretende el registro del signo “CY.ZONE”, el cual tiene una raíz diferente a la marca registrada, es decir, comienza con la letra “C” acompañada de la “Y” cuya pronunciación en inglés sería “sai”, separada por un punto y la palabra “zone”, que en castellano sería “zona”. Entonces, todo el conjunto del signo “CY.ZONE” se pronunciaría en castellano “si.sone”; y en su versión anglosajona sonaría “sai.son”.

    De lo anterior se observa que si bien la parte final del signo solicitado es idéntica a la marca registrada, su pronunciación es diferente, pues esta última se encuentra escrita de forma corrida, es decir, “EYZONE”, cuya fonética en inglés sería “aison”; por tanto, considera la Sala que el sentido fonético que se aspira dar a la marca en debate logra una particularidad suficiente para distinguirla del registro existente.

    Así, el examen comparativo, con base en las reglas establecidas, revela que los elementos literales y fonéticos que constituyen el signo “CY.ZONE”, acompañado de los elementos gráficos que la componen impiden, en su conjunto, que el consumidor a una primera impresión pueda confundirla con la marca “EYZONE”.

    Sumado a lo anterior, se observa en cuanto a la naturaleza de los bienes que pretende identificar la marca, que tal como se señala en el acto administrativo impugnado, el signo solicitado sería utilizado para distinguir “maquillaje; preparaciones cosméticas, productos de perfumería y de tocador, productos para el cuidado personal, en la clase 03 internacional”; caso contrario a la marca registrada, la cual distingue “sustancias químicas, preparaciones farmacéuticas, perfumerías especialmente cremas para los ojos, en la clase 06 nacional”; diferencia que se mantiene a pesar de que, según se indica en el mismo acto, se “comprobó” una renovación del signo registrado a la “clase 03 internacional”, lo cual tampoco puede ser considerado un motivo que haga imposible su coexistencia en el mercado.

    Finalmente, en lo que respecta al ámbito comercial, se desprende tanto de las inspecciones judiciales practicadas en “el Centro Comercial Sambil, Nivel Autopista, Perfumería las Villas y a la Boutique Lauder” (folios 277 al 286 del expediente judicial), como de las documentales promovidas en este juicio, específicamente, de los catálogos de productos “CY.ZONE” y la comunicación de fecha 15 de junio de 2010 suscrita por la “Presidenta de la Cámara Venezolana de Empresas de Venta Directa” (folios 118 al 231 de la misma pieza), que los productos de ambas marcas tienen diferentes canales de distribución, toda vez que la empresa recurrente los comercializa a través de la “Venta Directa, específicamente mediante la exhibición de tres catálogos”, y los productos de la marca “Estee Lauder”, son vendidos en establecimientos comerciales, donde no se venden productos de la marca “CY.ZONE”. Tales motivos favorecen la coexistencia de los signos en cuestión.

    En consecuencia, resulta incorrecta la aplicación que, al caso de autos, pretendió hacer la Administración de la prohibición contenida en el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de la Comunidad A.d.N., el cual prevé que “no podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación”. Así se decide.

    Con fundamento en lo antes expuesto, examinadas las circunstancias que rodean el caso concreto, estima la Sala que la Administración incurrió en falso supuesto de hecho, al negar el registro de la marca “CY.ZONE” con base en la existencia de una similitud con la marca registrada “EYZONE”; en razón de lo cual se declara con lugar el recurso de nulidad incoado, y, en consecuencia, nula la Resolución Nro. 1098 del 20 de septiembre de 2005, toda vez que, como ha quedado demostrado, los elementos distintivos (gráficos, fonéticos, etc.) de la marca solicitada “CY.ZONE”, le permiten coexistir en el mercado con la marca ya registrada “EYZONE” sin posibilidad de confusión, siempre que se mantengan las aludidas características una vez otorgado el registro correspondiente.

    Por tanto, corresponderá a la Administración dictar un nuevo acto mediante el cual se analice la procedencia de la solicitud de solicitud de registro Nro. 8765-2002, Clase 3 Internacional, formulada por la actora respecto de la marca “CY.ZONE”, debiendo tomar en cuenta las consideraciones realizadas en el presente fallo. Así se declara.

    IV

    DECISIÓN

    Por las consideraciones anteriormente expuestas, esta Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, declara:

  8. - CON LUGAR el recurso contencioso administrativo de nulidad ejercido por los apoderados judiciales de la sociedad mercantil E.I.L.., en virtud del silencio administrativo en el que incurrió el entonces MINISTRO DEL PODER POPULAR PARA INDUSTRIAS LIGERAS Y COMERCIO, hoy Ministro del Poder Popular para la Industria y Comercio, al no decidir el recurso jerárquico incoado por la empresa recurrente contra la Resolución Nro. 1098 del 20 de septiembre de 2005, dictada por la Registradora (E) de la Propiedad Industrial, que declaró sin lugar el recurso de reconsideración interpuesto contra la Resolución Nro. 1846 del 24 de noviembre de 2003, la cual negó la solicitud de registro del signo “CY.ZONE”, en Clase 03, efectuada por la empresa recurrente el 12 de junio de 2002, bajo el Nro. 8765-2002, sobre la base de la existencia previa del Registro Nro. F-139.230 de fecha 9 de octubre de 1990, correspondiente a la marca “EYZONE”, en Clase 06, cuyo titular era la empresa “Estee L.C., Ltd”.

  9. - ANULA dicha Resolución.

  10. - ORDENA al Registro de la Propiedad Industrial emitir nuevo acto administrativo, a los efectos de decidir la solicitud de registro Nro. 8765-2002, Clase 3 Internacional, presentada por la recurrente el 12 de junio de 2002, para lo cual deberá tomar en cuenta las consideraciones realizadas en este fallo.

    Publíquese, regístrese y comuníquese. Notifíquese a la Procuraduría General de la República. Cúmplase lo ordenado.

    Dada, firmada y sellada en el Salón de Despacho de la Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, en Caracas, a los dieciséis (16) días del mes de noviembre del año dos mil dieciséis (2016). Años 206º de la Independencia y 157º de la Federación.

    La Presidenta - Ponente M.C. AMELIACH VILLARROEL
    La Vicepresidenta E.C.G. RIVERO
    La Magistrada, B.G.C. SIERO
    El Magistrado INOCENCIO FIGUEROA ARIZALETA
    El Magistrado M.A.M. SALAS
    La Secretaria, Y.R.M.
    En fecha diecisiete (17) de noviembre del año dos mil dieciséis, se publicó y registró la anterior sentencia bajo el Nº 01216.
    La Secretaria, Y.R.M.