Decisión nº 616 de Tribunal Primero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de Zulia (Extensión Maracaibo), de 28 de Octubre de 2010

La presente demanda de USURPACIÓN DE MARCA, fue interpuesta por el ciudadano O.G., venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad No. 4.160.930, domiciliado en el Municipio Maracaibo del Estado Zulia, actuando en su condición de Vicepresidente de la sociedad mercantil GM SHOW PRODUCTION C.A., inscrita en el Registro Mercantil Tercero, anotado bajo el No. 30, Tomo 20 A, asistido por la profesional del derecho M.A.P., inscrita en el INPREABOGADO bajo el No. 52.009, contra los ciudadanos E.J., E.H. y W.V.M., el primero, venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad No. 8.963.347, domiciliado en el Municipio Puerto Ordaz del Estado Bolívar, y el resto domiciliados en la ciudad de S.D.d. la República Dominicana, identificados con los Nos. de identidad 009-1203319-6 y 001-0975082-8, en ese orden.

El día cinco (05) de Junio de 2008, fue admitida la demanda, ordenándose la citación de la parte demandada litisconsorcial. Para la práctica de la citación del ciudadano E.J., se comisionó al Juzgado del Municipio Caroní del Estado Bolívar, no obstante, antes de gestionar diligencia alguna con respecto a la citación de la parte demandada, el Tribunal observó escrito fechado el día once (11) de Junio de 2008, en el cual la profesional del derecho M.A.P., arguyó lo que a continuación sigue:

Pretende la apoderada actora reformar la demanda en relación a quienes va dirigida, prescindiendo de la presente acción contra los ciudadanos W.V.M. y E.H., pero ratificando los alegatos expuestos en la primigenia demanda contra el ciudadano E.J..

Relata que la ciudadana ZIMARAY MELENDEZ DE GOTERA, es propietaria de la marca comercial y de servicios Las Chicas Del Can, según se desprende de oficio Nº DRPI/EA/2007-248, de fecha 24 de Abril de 2007, emanado del SERVICIO AUTÓNOMO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL (SAPI), y de documento contractual suscrito en fecha primero (1°) de Noviembre de 2006, en cuyo texto se le confirió la exclusividad del manejo artístico y promocional de la agrupación musical “Las Chicas del Can” en Venezuela.

Afirma que desde que le fue otorgado el uso exclusivo, la empresa GM SHOW PRODUCTION C.A., se dedicó a la explotación comercial de las chicas del can -constituidas por ciudadanas venezolanas- a través de la venta de presentaciones y campaña publicitaria que se extendió a lo largo y ancho del país, las grabaciones de la producción discográfica 2006-2007, que lleva por nombre “SIN MUJERES NO HAY NA”, el cual contiene diez (10) temas musicales grabados en localidad Venezolana, República Dominicana y Puerto Rico.

Es tal el desenvolvimiento y la receptividad que obtuvo la nueva generación de la agrupación musical, a pesar de su ausencia en el escenario artístico por un período de nueve (09) años, que se revertió en un hecho notorio a nivel comunicacional. Lo anterior, da lugar a resaltar que en enero de 2005, el ciudadano W.V.M., quien manejó la primera generación de “Las Chicas del Can”, propuso a la ciudadana ZIMARAY MELENDEZ DE GOTERA junto a su hijo O.E.G.M., relanzar con integrantes venezolanas el proyecto musical de una de las agrupaciones más acreditadas en la décadas de los 80.

Expone que en consideración a la relación comercial sostenida tras años su poderdante y el hijo de ella, aceptaron la oferta del ciudadano W.V.M., por lo que, de inmediato se inició el proyecto realizando el casting a fin de elegir a las integrantes de la agrupación todo lo cual acarreó una gran inversión pero se logró el cometido del mismo. El día veintinueve (29) de abril de 2005, el referido ciudadano se asoció con el dominicano E.H., sorprendiendo la buena fe de su poderdante e hijo.

En virtud de la situación presentada decidieron buscar orientación en referencia a la materia, lo cual conllevó a que la ciudadana ZIMARAY MELENDEZ DE GOTERA, acudiera al organismo competente para requerir el registro de la marca “Las Chicas del Can”, con el objetivo de proteger no sólo la inversión sino el trabajo realizado por las integrantes de la agrupación, cuyos resultados se reflejaron en una impecable producción musical tanto del show como de la grabación del CD.

Por otro lado, asevera que el ciudadano E.J., es dueño y socio del circuito radial rumba que agrupa varias emisoras en diales ocupados en diferentes ciudades del país, en las cuales se ha dedicado a promocionar los temas de chicas del can” o “Las Chican” como también se les identifica, incluso los locutores las presentan como las originales cuando realmente nada tienen que ver con la agrupación venezolana.

De distintas formas se le hizo saber al referido ciudadano que la marca “Las chicas del can” o “Las Chican” es propiedad en Venezuela de la ciudadana ZIMARAY MELENDEZ GOTERA, sin embargo, aquél hizo caso omiso inclusive a la notificación judicial practicada, pues el día dieciséis (16) de Noviembre de 2007, arbitrariamente efectuó una presentación con la agrupación dominicana, en las instalaciones del CENTRO I.V. de la ciudad de Puerto Ordaz, así como en otras ciudades del País.

Lo anterior causa una confusión al público venezolano, al ofrecerles una agrupación que nada tiene que ver con “Las chicas del can” venezolanas, además de que genera un perjuicio a la sociedad mercantil GM SHOW PRODUCTION C.A., toda vez que, algunos empresarios que habían contratado presentaciones de “Las chicas del can”, decidieron suspenderlas a raíz de las desavenencias surgidas, por lo menos hasta que se resuelva tal polémica. Todo ello deviene de la reiterada y desmedida publicidad realizada por el ciudadano E.J. a través del circuito radial rumba.

Asegura que el daño causado tiene un alcance moral, con la pérdida de credibilidad antes los contratantes de su poderdante, y material con las pérdidas económicas, al no llevarse a cabo las presentaciones, motivo por el cual, acudieron a la vía judicial a demandar la usurpación de marca, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 154 de la Decisión 486 del Régimen Común de Propiedad Industrial en concordancia con lo establecido en el artículo 98 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.

El Tribunal admitió la reforma de la demanda, ordenando la citación del ciudadano E.J., para que compareciera dentro de los veinte (20) días de despacho siguientes a la citación, más ocho (08) días continuos concedidos como término de distancia. De las resultas de la comisión, agregadas a las actas del expediente, se observa la exposición del alguacil natural del Juzgado comisionado, en cuyo texto expuso que le fue imposible la práctica de la citación personal del demandado, por lo que, se proveyó -previa solicitud de la actora- la citación por carteles la cual obtuvo resultados infructuosos, designando defensor ad litem al ciudadano Dorismel J.Á., inscrito en el INPREABOGADO bajo el No. 110.700, quien prestó juramento de ley en fecha veintiséis (26) de Marzo de 2010, no obstante, antes de que corriera en actas la práctica de su citación, diligenció en autos, la abogada en ejercicio OLENKA H.S.G., inscrita en el INPREABOGADO bajo el No. 60.197, consignando instrumento poder que acredita su carácter de apoderada judicial del demandado.

La referida apoderada judicial, presentó escrito fechado el día veintiséis (26) de julio de 2010, en el cual, en lugar de responder al fondo, promovió la cuestión previa contenida en el ordinal 1° del artículo 346 del Código de Procedimiento Civil, relativa a la falta de jurisdicción del Juez, o la incompetencia de éste. Argumentó su escrito en base a las siguientes razones:

Dispone el artículo 40 del Código de Procedimiento Civil, que:

Las demandas relativas a derechos personales (…) se propondrán ante la autoridad judicial del lugar donde el demandado tenga su domicilio, o en defecto de este su residencia (…)

En el presente caso nos encontramos ante una demanda relativa a derechos personales, por medio de la cual la parte actora imputa a mi representado la violación de un supuesto derecho de uso exclusivo de marca, violación que además reconoce se materializó en la ciudad de Puerto Ordaz.

El domicilio de mi representado es la ciudad de Puerto Ordaz, Estado Bolívar, reconocido tanto por el demandante como por el Tribunal al momento de acordar su citación, además de que la materialización del hecho que supuestamente viola el derecho de uso exclusivo invocado ocurrió en esa misma ciudad.

Por eso esta demanda debe ser conocida por los Tribunales civiles de la Circunscripción Judicial del Estado Bolívar, y así pido se declare (…)

II

CONSIDERACIONES PARA DECIDIR

De manera preliminar debe esta Sentenciadora indicar que de acuerdo al escrito de fecha veintiséis (26) de julio de 2010, la apoderada judicial del demandado denuncia la falta de competencia de este Órgano Jurisdiccional para el conocimiento de la presente causa, en razón del territorio, ya que su poderdante se encuentra domiciliado en la ciudad de Puerto Ordaz, Estado Bolívar, por lo que, según sus dichos, el fuero atrayente corresponde a cualquiera de los Juzgados Civiles que por distribución automatizada se asigne.

Tras lo anterior, resulta impretermitible determinar si a este Tribunal le es viable de conformidad al ordenamiento jurídico venezolano instruir la causa. A tal respecto, se permite transcribir la normativa invocada por la apoderada judicial de la parte demandada para apoyar su delación, cuyo texto reza:

Artículo 40: Las demandas relativas a derechos personales y las relativas a derechos reales sobre bienes muebles se propondrán ante la autoridad judicial del lugar donde el demandado tenga su domicilio, o en defecto de éste su residencia. Si el demandado no tuviere ni domicilio ni residencia conocidos, se propondrá en cualquier lugar donde él se encuentre

.

De la reproducida disposición, se infiere que el legislador atribuyó al justiciable proponer las demandas relativas a derechos personales o reales, en primer lugar, ante la autoridad judicial del lugar donde el demandado tenga su domicilio o, en defecto de este su residencia; y en segundo lugar, se podrá proponer en cualquier lugar donde él se encuentre, si no tuviere ni domicilio ni residencia conocida.

Ahora bien, antes de encuadrar o no el precepto al caso, es natural plantearse la siguiente inquisición: ¿Qué debe entenderse por derechos personales y derechos reales?, en cuanto a los derechos personales estableció el tratadista E.C.B., en su obra “Comentarios del Código de Procedimiento Civil, que:

Constituyen el vínculo jurídico entre dos personas, que pueden ser acreedores o deudores de manera unilateral o recíproca, si existe bilateralidad entre los nexos o las prestaciones. Con amplitud, en los derechos personales entra todo el derecho de familia y de las obligaciones

.

De acuerdo al criterio doctrinal del jurista Gert Kummerow, en su obra “BIENES Y DERECHOS REALES”, sobre la conceptualización de los derechos reales, expone:

“El derecho real es aquel derecho subjetivo que atribuye a su titular un poder o señorío directo e inmediato sobre una cosa determinada, sin necesidad de intermediario alguno personalmente obligado, y que impone asimismo a todo el mundo (erga omnes) un deber de respeto o exclusión y, a veces cuando se trata de derechos reales limitados, “un hacer” o “un no hacer” posiblemente conectado a un “soportar”.

Sobre la clasificación de los derechos reales, el referido jurista explica la clasificación italiana, alemana, francesa, y la del profesor J.C.T., la cual alcanzó un gran auge en el ordenamiento jurídico, ya que -según su criterio- es la mejor elaborada técnicamente, cuya división es: I) Derecho reales propiamente dichos (sobre cosas corporales) y II) Derechos reales (sobre bienes inmateriales), constituida por la propiedad intelectual y propiedad industrial.

Expuesto lo anterior, el Tribunal considera oportuno examinar otro texto acerca de la materia que comprende los bienes inmateriales, a fin de dilucidar la controversia que atañe al caso y comprobar que las tesis sean concurrentes. De allí que, agregó el Jurisdicente J.L.A.G., en su obra titulada “COSAS, BIENES Y DERECHOS REALES”, lo que sigue:

“ENUMERACIÓN DE LAS PRINCIPALES COSAS INCORPORALES

1. Las manifestaciones o atributos objetivados de la persona que constituyen el objeto de los derechos de la personalidad tales como la vida, la identidad o el honor.

   (…omissis…)

2. Las obras de ingenio que constituyen el objeto de los derechos de autor; o de derechos afines a éstos.

   (…omissis…)

3. Las invenciones, mejoras, modelos o dibujos industriales; la introducción de inventos y mejoras y las marcas comerciales, que constituyen el objeto de la llamada propiedad industrial.

   (…omissis…)

   2. La marca comercial, en sentido amplio, comprende:

   1. “la marca comercial propiamente dicha” que sirve para distinguir los artículos que produce una persona;

   2. La “denominación comercial” que tiene por objeto distinguir una empresa, negocio, explotación o establecimiento mercantil, industrial, agrícola o minero; y

   3. El “lema comercial” que es una palabra, frase o leyenda utilizada por un industrial, comerciante o agricultor como complemento de una marca o denominación comercial”.

   Luego de un detallado análisis, esta Juzgadora infiere sin duda alguna, que como quiera que dentro de la categoría de cosas inmateriales se subsume la materia de propiedad industrial, y esta a su vez forma parte integradora de los derechos reales propiamente dichos, resulta lógico afirmar que el objeto de este debate jurídico -marca comercial- debería apreciarse como tal.

   En este enfoque, apunta esta Sentenciadora que en Venezuela es la Ley de Propiedad Industrial, publicada en Gaceta Oficial No. 25.227, del día diez (10) de diciembre de 1956, el texto que rige la materia en cuestión. En adición a otros instrumentos legales, la Decisión 486 del Régimen Común sobre Propiedad Industrial de la Comisión de la Comunidad Andina, en la cual se fundó la parte actora, la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, y otros.

   Esto es así, al prescribir el artículo 98 de la Carta Magna, lo siguiente:

   La creación cultural es libre. Esta libertad comprende el derecho a la inversión, producción y divulgación de la obra creativa, científica, tecnológica y humanística, incluyendo la protección legal de los derechos del autor o de la autora sobre sus obras. El Estado reconocerá y protegerá la propiedad intelectual sobre las obras científicas, literarias y artísticas, invenciones, innovaciones, denominaciones, patentes, marcas y lemas de acuerdo con las condiciones y excepciones que establezcan la ley y los tratados internacionales suscritos y ratificados por la República en esta materia

   . (Subrayado del Tribunal).

   Incluso, el propio orden jurisdiccional, en Sala Político Administrativa del M.T. de la República, precisó su postura en referencia a lo tratado, al dejar por sentando en sentencia No. 142, publicada en fecha diecinueve (19) de Febrero de 2004, con ponencia del Magistrado Hadel Mostafá Paolini, que:

   Sin embargo, es criterio de esta Sala, que las disposiciones contenidas en el texto comunitario no se contraponen con las disposiciones de la Ley de Propiedad Industrial, sino que se complementan, y en tal sentido deben ser interpretadas armónicamente, ya que forzosamente dentro de nuestro ordenamiento jurídico hay que entender que cuando esas oposiciones por “mejor derecho” involucran un Derecho Real, no puede ser otra que la autoridad judicial la que puede resolver tales controversias entre partes.

   Así las cosas, cuando las normas comunitarias definen que las oposiciones de registro de marca deben ser decididas por las autoridades administrativas (oficina nacional competente), es preciso de ello interpretar que dentro de nuestro ordenamiento jurídico ello es así, siempre y cuando no se traten, como se señaló, de oposiciones sustentadas en un derecho real preferente que alega tener determinado particular frente a otro

   .

   Por consecuencia, estos instrumentos van dirigidos a proteger o restablecer el goce y ejercicio de los derechos lesionados o amenazados de serlo, de los inventores, descubridores e introductores sobre las creaciones, inventos o descubrimientos relacionados con la industria; y los de los productores, fabricantes o comerciantes sobre las frases o signos especiales que adopten para distinguir de los similares los resultados de su trabajo o actividad (ex artículo 1° de ley en estudio).

   Llama la atención de este Tribunal el transcrito criterio jurisprudencial, ya que en el caso que resolvió la Sala Político Administrativa, el supuesto de hecho discurre sobre las distintas oposiciones que pudieran surgir en materia de registro marcario, cuyo cauce se disciplina en el Capítulo IX de la Ley de Propiedad Industrial. A pesar de que en el presente asunto no se discute oposición a la concesión de la marca comercial, el Tribunal retrotrae el punto, puesto que le es de sumo interés connotar la condición dispuesta por la Sala, en relación a que cuando la oposición se realiza por mejor derecho a la concesión de la marca, es decir, sustentada en un derecho real preferente que alega tener determinado particular frente a otro, el legislador prevé que sea decidida por los Tribunales civiles ordinarios.

   Claro está entonces, que dentro de la esfera jurídica venezolana, la marca comercial de “Las Chicas del Can” debe ser comprendida como un derecho real, desde el mismo instante en que el Servicio Autónomo de la Propiedad Intelectual (SAPI), otorgó a la ciudadana ZIMARAY MELENDEZ DE OTERA, el registro signado bajo el No. S-032809 hasta su vigencia, esto es, el día cuatro (04) de Septiembre 2014. Así las cosas, siguiendo las consideraciones establecidas por la citada Sala, el Órgano Jurisdiccional perfectamente idóneo para resolver el asunto es el de jurisdicción ordinaria en materia civil.

   De allí que, merece especial atención verificar si en esos instrumentos se contempla dispositivo alguno que rija lo atinente a cuál es la autoridad judicial de acuerdo al territorio que le compete conocer aquellas demandas que surjan en caso de violación o transgresión en la materia estudiada. Tendiente a resolver los conflictos que se suscitan entre particulares con respecto a la titularidad de la propiedad de un bien, así sea una marca, es decir, a restituir la situación jurídica subjetiva lesionada.

   Los resultados obtenidos fueron negativos, pues tanto en la Ley de Propiedad Industrial como la Decisión 486 del Régimen Común sobre Propiedad Industrial de la Comisión de la Comunidad Andina, existe una omisión en cuanto a las reglas de competencia en razón del territorio aplicable a las demandas que consagran derechos de propiedad industrial. Indiscutiblemente, para este Tribunal no existe óbice para esclarecer el asunto, en virtud de que en efecto, la naturaleza del objeto es susceptible a someterse a la vía jurisdiccional, sin embargo, la disyuntiva se genera por el silencio de la ley en cuanto el establecimiento de la competencia de esa materia, en razón del territorio.

   Visto que el legislador no previó la competencia del territorio, y que en el caso de autos, como quedó expresado, se estima que el uso de la marca comercial “Las Chicas del Can”, recae sobre un derecho real, resulta preciso aplicar al caso la norma jurídico-adjetiva en la que se amparó la apoderada demandada, en la cual se precisa, que las demandas relativas a derechos reales se propondrán en el domicilio del demandado, norma dispuesta en el Título I, Capítulo I, Sección II del libro primero del Código de Procedimiento Civil. Es decir, que cuando ese derecho real se quiera hacer valer, la autoridad judicial convocada para la resolución del caso en cuanto al criterio territorial de competencia se refiere, es – en principio – la del lugar en el que el demandado tiene fijado su domicilio.

   En el presente caso, del libelo de la demanda y de su reforma, se evidencia reconocido por la propia parte actora que el demandado, ciudadano E.J., se encuentra domiciliado en la ciudad de Puerto Ordaz, Estado Bolívar, siendo a ese ámbito judicial al cual debe someterse el litigio de autos. En efecto, si del escrito de reforma de la demanda se desprende que la ciudadana ZIMARAY MELENDEZ DE GOTERA, constituyó en territorio venezolano -previo registro- el uso de la marca registral “Las Chicas del Can”, ese derecho sobre la marca es de naturaleza real, preferente en consecuencia ante cualquier tercero, en este caso, ante el ciudadano JUSEF ELEAZAR, por lo que, este Tribunal se encuentra obligado aplicar la disposición recién nombrada, y por vía de consecuencia, al estar el demandado domiciliado en la ciudad de Puerto Ordaz Estado Bolívar le competente para el conocimiento de esta causa, a un Juzgado de Primera Instancia Civil, que ejerza competencia en el área respectiva.

   Siendo así, el conocimiento de esta acción resulta foráneo al fuero de este Tribunal, pues la misma debe someterse al Órgano Jurisdiccional designado por distribución. Debe, entonces, declinar su competencia este Despacho, y remitir los autos en referencia. Así se decide.

   III

   Por los argumentos de hecho y de derecho expuestos, este JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA CIVIL, MERCANTIL Y DEL TRÁNSITO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO ZULIA, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, declara CON LUGAR la cuestión previa promovida por la parte demandada, referida al ordinal 1° del artículo 346 del Código de Procedimiento Civil. En consecuencia: