Sentencia nº 00605 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala Político Administrativa de 13 de Mayo de 2009

El día 7 de octubre de 1996 la sociedad mercantil recurrente solicitó ante el Registrador del Servicio Autónomo de Propiedad Industrial la cancelación por notoriedad y subsidiariamente la nulidad del Registro de la denominación comercial “ROLEX”, registrada bajo el Nº 9335-D en fecha 26 de enero de 1972, para distinguir el nombre comercial “FÁBRICA DE CALZADO ROLEX C.A.”.

Mediante Resolución Nº 711 de fecha 1 de julio de 1998, publicada en el Boletín de Propiedad Industrial Nº 423, Tomo 3, de fecha 31 de julio de 1998, el Servicio Autónomo de Propiedad Industrial del Ministerio de Industria y Comercio declaró improcedente la solicitud de cancelación y la subsidiaria de nulidad pedida por la sociedad mercantil recurrente.

El 20 de agosto de 1998 la accionante interpuso recurso de reconsideración contra la referida resolución, el cual fue declarado sin lugar por dicho órgano administrativo, mediante Resolución Nº 00145 de fecha 21 de enero de 1999, publicada en el Boletín de Propiedad Industrial Nº 428 de fecha 26 de febrero de 1999, y contra ésta ejerció, el 19 de marzo de 1999, recurso jerárquico ante el Ministro del ramo, operando el silencio administrativo negativo.

II

FUNDAMENTOS DEL RECURSO

Los apoderados judiciales de la parte recurrente alegaron como fundamento del recurso de nulidad lo siguiente:

Que el registro de esa denominación comercial otorgado en fecha 26 de enero de 1972, a favor de la sociedad mercantil “FÁBRICA DE CALZADO ROLEX C.A.”, contravino lo establecido en los artículos 33 (numerales 11 y 12) y 71 (literal “g”) de la Ley de Propiedad Industrial, de los cuales queda establecida la prohibición de registro de una denominación comercial que sea parecida o idéntica, gráfica o fonéticamente a otra ya previamente registrada.

Que resulta evidente la notoriedad de la marca de su representada, dado su extensa difusión o conocimiento y a la gran reputación o renombre que tiene dentro del público, y que tal notoriedad no sólo está de manifiesto en la actualidad sino que ya incluso lo estaba al tiempo en que se registró u otorgó esa marca a favor de la sociedad mercantil “FÁBRICA DE CALZADO ROLEX, C.A.”, razón por la cual manifiestan que está viciado de nulidad absoluta el acto de registro de la referida marca otorgada a favor de un tercero.

Que el ordenamiento jurídico protege a las marcas notorias y que está prohibido el registro de una marca a favor de quien o quienes no le han dado esa notoriedad.

Que tratándose la sociedad mercantil a la que se le concedió la marca “ROLEX” de una empresa del ramo de calzados, y siendo el calzado un artículo de vestir, se configura el supuesto jurídico fáctico establecido en el literal “g” de la Ley de Propiedad Industrial, en tanto que los artículos de calzado y los artículos de relojería son ambos artículos de vestir y de suyo, de similar clase.

Que las autoridades administrativas se excedieron en la valoración de los supuestos de hecho que regulan los artículos 33 (numerales 11 y 12) y 71 (literal “g”) de la Ley de Propiedad Industrial y parte in fine del artículo 108 de la Decisión 344 del Acuerdo de Cartagena, y que tal proceder constituye la violación de los artículos 12 y 13 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos, ya que por una parte sobrepasaron los límites de su potestad discrecional y, por la otra, violaron el principio de respeto a la jerarquía de los actos administrativos.

Que el acto recurrido es de ilegal ejecución por estar prohibido el registro de la marca “ROLEX” a favor de cualquier persona jurídica o natural que no fuese su representada, de conformidad con los artículos 33 (numerales 11 y 12) y 71 (literal “g”) de la Ley de Propiedad Industrial.

Que el acto está viciado de falso supuesto, por la errónea interpretación que la autoridad administrativa le dio al contenido de la parte in fine del artículo 108 de la Decisión 344 del Acuerdo de Cartagena, que la llevó a considerar que al momento de otorgarse la marca “ROLEX” a favor de la sociedad mercantil “FÁBRICA DE CALZADO ROLEX C.A.”, no estaba prohibido dicho otorgamiento, ya que de conformidad con la Ley de Propiedad Industrial sí existía tal prohibición legal.

Que también se configuró el vicio de falso supuesto de hecho al apreciar la Administración que durante más de veinte (20) años habían coexistido pacífica e ininterrumpidamente en el mercado las marcas “ROLEX”, tanto para productos de calzado como de relojería, siendo que por el contrario se evidencia que la sociedad mercantil Montres Rolex S.A., se ha opuesto a dicha coexistencia, ya que la “FÁBRICA DE CALZADO ROLEX, C.A.” ha tenido una clara actitud de querer aprovecharse del buen nombre de la marca y con ello confundir al público.

Que incurre en un falso supuesto de hecho la Administración, por cuanto partió del hecho de que la marca cuya cancelación se solicita era un derecho “válidamente concedido” a la referida fábrica de calzado.

Que es errada la apreciación que hace la autoridad administrativa al afirmar que constituiría aplicación retroactiva, aplicar lo dispuesto en la Decisión 344 del Acuerdo de Cartagena, ya que este texto estaba vigente al tiempo de la solicitud de cancelación de la marca.

Que el vicio de falso supuesto además se configura por la confusión en que incurre la autoridad administrativa entre la acción civil de nulidad contemplada en el artículo 84 de la Ley de Propiedad Industrial y la acción de nulidad absoluta por vicios de ilegalidad de un acto administrativo, lo que ha traído como consecuencia que la Administración aduzca que operó caducidad de la acción que ellos interpusieron en vía administrativa.

Que la autoridad administrativa tergiversó y se apartó del fin contenido en los artículos 33 (numerales 11 y 12) y 71 (literal “g”) de la Ley de Propiedad Industria y en la parte in fine del artículo 108 de la Decisión 344 del Acuerdo de Cartagena, razón por la cual -en su decir- queda evidenciado el vicio de desviación de poder.

III

ARGUMENTOS DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

La abogada M.T.M.M. (INPREABOGADO N° 8.874), actuando como sustituta de la Procuradora General de la República solicitó que el recurso de nulidad fuese declarado sin lugar, en base a los alegatos siguientes:

Que el recurso debe ser declarado inadmisible por haber operado respecto al mismo la caducidad, ya que no fue ejercido dentro del lapso de seis (6) meses que estipula el artículo 134 de la Ley Orgánica de la Corte Suprema de Justicia, ni tampoco fueron ejercidos los recursos o acciones previstos en los artículos 77 y 84 de la Ley de Propiedad Industrial dentro de los lapsos que establecen esos mismos artículos, a saber, 30 días, y 2 años, respectivamente.

Que no existe vicio de falso supuesto, ya que no había prohibición legal alguna que impidiera el otorgamiento de la marca “ROLEX” a la sociedad mercantil Fábrica de Calzado Rolex C.A., en tanto que al tiempo de ese otorgamiento (1972) no estaba vigente la Decisión 344 del Acuerdo de Cartagena.

Que tal vicio tampoco se configuró ya que los productos que comercializan las dos sociedades mercantiles en disputa son distintos, además, han coexistido durante más de 20 años pacífica e ininterrumpidamente, y que el criterio que imperaba para el momento del otorgamiento de la marca era el de distintividad y no el de notoriedad.

Que habiendo sido aplicable la Ley de Propiedad Industrial y no la Decisión 344 del Acuerdo de Cartagena, al tiempo que se otorgó la marca a favor de la sociedad mercantil Fábrica de Calzado Rolex C.A., la autoridad administrativa no violó precepto jurídico alguno.

Que la incompetencia manifiesta alegada por la recurrente “resulta de la inexistencia y de la ausencia total y absoluta de una norma que le atribuya competencia al funcionario que suscribe el acto recurrido (...) En el caso de autos se puede determinar, que el funcionario que dictó el acto administrativo era el competente para decidirlo, por tanto la Administración actuó de conformidad con el ordenamiento jurídico vigente, pues conforme a los artículos 37 y 42 de la Ley de Propiedad Industrial (...), el Registrador de la Propiedad Industrial, estaba legalmente facultado para decidir el asunto sometido a su consideración...” .

Que es infundada la denuncia respecto al vicio de desviación de poder, ya que la autoridad administrativa evaluó y aplicó acertadamente el texto jurídico vigente al tiempo en que se concedió la marca, es decir, la Ley de Propiedad Industrial.

IV

OPINIÓN DEL MINISTERIO PÚBLICO

La abogada A.M.B., ya identificada, actuando como representante del Ministerio Público, expresó su opinión considerando que el presente recurso contencioso administrativo debe ser declarado “CON LUGAR”, con fundamento en lo siguiente:

Que no existía caducidad alguna ya que el recurso objeto de los autos fue ejercido contra el acto denegatorio tácito atribuible al Ministro de Industria y Comercio, que negó la solicitud efectuada en 1998 de cancelación del registro otorgado el 26 de enero de 1972, y no contra este último.

Que resulta evidente la confusión en que incurre la representación de la República entre el recurso objeto del presente expediente y los recursos o acciones establecidas en los artículos 77 y 84 de la Ley de Propiedad Industrial.

Que es errada la interpretación que realizó la autoridad administrativa, respecto de las normas que estaban vigentes al tiempo de la solicitud de cancelación de la marca “ROLEX”, y que ello trajo como consecuencia el desconocimiento por parte de dicha autoridad de los mecanismos o medios de impugnación que el ordenamiento jurídico establece para la defensa de sus derechos, en particular del establecido en el artículo 83 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos y en el artículo 108 de la Decisión 344 del Acuerdo de Cartagena.

Que según se desprende de autos, el 5 de mayo de 1981, la sociedad mercantil recurrente había solicitado la nulidad absoluta del acto administrativo por el cual se le concedió la denominación comercial “ROLEX” a la firma Fábrica de Calzados Rolex C. A., y el día 29 de julio de 1986 solicitó que no fuese renovada a favor de la prenombrada fábrica dicha denominación comercial, lo que denota -según expresa la representación fiscal- que la coexistencia pacífica no es tal.

Que resultaba evidente que la sociedad mercantil Montres Rolex S.A. fue quien le dio renombre a la marca “ROLEX” con las cualidades propias de la mercancía que ésta comercializa, razón por la cual, de conformidad con el ordenamiento jurídico aplicable, debía ser dicha marca objeto de protección a favor de la prenombrada sociedad mercantil y, en consecuencia, declarada procedente la solicitud de cancelación.

Que la sociedad mercantil Montres Rolex S.A. recurrió a los medios de impugnación que le disponía el ordenamiento jurídico vigente, para invalidar el registro de la denominación comercial “ROLEX” que había sido otorgado a la sociedad mercantil Fábrica de Calzados Rolex C.A.;

Que de conformidad con el ordinal 12 del artículo 33 de la Ley de Propiedad Industrial las marcas notorias gozan de protección jurídica, en tanto que “no puede ser adoptada o registrada una marca por quien no sea el que originalmente le haya dado tal notoriedad”, y que ello tiene su razón de ser a fin de proteger por una parte “a la colectividad susceptible de ser engañada” y, por la otra, para “evitar una competencia desleal conforme a la cual, quien ha labrado tal renombre vea cercenados sus esfuerzos de muchos años atrás, lo que constituiría evidentemente un despojo, ya que, una creación intelectual como lo es una marca, se hace propiedad de la persona por el hecho mismo de la creación”.

V

PUNTO PREVIO

En el presente caso la sociedad mercantil Montres Rolex S.A. interpuso recurso de nulidad contra el silencio tácito denegatorio del Ministro de Industria y Comercio (hoy Ministerio del Poder Popular para el Comercio) en dar respuesta al recurso jerárquico ejercido contra “la Resolución del Registrador de la Propiedad Industrial N° 00145 del 21 de enero de 1999 (…), que declaró sin lugar el Recurso de Reconsideración interpuesto contra la Resolución N° 711 del 1° de julio de 1998 (…), la cual negó la solicitud de CANCELACIÓN y subsidiaria de NULIDAD del Registro de la Denominación Comercial ROLEX otorgado a la empresa FABRICA DE CALZADO ROLEX, S.A., bajo el N° 9335-D del 26 de enero de 1972, solicitadas por [su] representada (…), de conformidad con lo previsto en el último aparte del Artículo 108 de la Decisión 344 del Régimen Común sobre Propiedad Industrial, y por haberse otorgado el citado registro en contra de normas prohibitivas expresas de la Ley de Propiedad Industrial” (sic).

Admitido el recurso por el Juzgado de Sustanciación de esta Sala, se ordenó notificar al Fiscal General de la República y a la Procuradora General de la República. En el mismo auto se ordenó también expedir el cartel de emplazamiento a los interesados a que se refería el artículo 125 de la entonces vigente Ley Orgánica de la Corte Suprema de Justicia.

Transcurrido el lapso de emplazamiento previsto en la referida norma, promovió pruebas sólo la parte recurrente y luego, en el acto de informes, se hizo parte la representación judicial de la República y consignó escrito de conclusiones. Posteriormente a dicho acto, el Ministerio Público presentó escrito de opinión.

Como se observa, en el presente caso el acto administrativo cuya legalidad ha sido cuestionada, tiene por finalidad la solicitud de cancelación y subsidiariamente la nulidad del registro de la denominación comercial “ROLEX”, otorgado a la empresa Fábrica de Calzado Rolex C.A., en virtud de lo cual, la estimación que este Alto Tribunal realice de las pretensiones de la parte recurrente, incide en los derechos de la mencionada sociedad mercantil. Por tanto, al ser ésta la destinataria directa del acto cuya nulidad se pretende y no un simple interesado en el juicio, debe ser considerado como parte principal en el presente proceso, pues ostenta un interés personal legítimo y directo en el mantenimiento del acto impugnado, al ser la titular de derechos que se verían afectados por una eventual declaratoria de nulidad de dicho acto.

Es pertinente determinar si en virtud de su carácter de verdadera parte, por ser la titular de derechos susceptibles de ser afectados en el presente proceso, era suficiente para su emplazamiento la publicación del cartel contemplado a que se refería el artículo 125 de la Ley Orgánica de la Corte Suprema de Justicia, hoy previsto en el aparte quinto del artículo 19 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia de la República Bolivariana de Venezuela o si, por el contrario, debía comunicársele por otro medio el inicio del juicio.

Al respecto ya esta Sala, en sentencia Nº 00127 del 4 de febrero de 2003, ratificada entre otros fallos por el Nº 1219 de fecha 19 de agosto de 2003, en casos análogos, dejó establecido lo siguiente:

La previsión de emplazar a los interesados cuando el tribunal lo juzgue procedente, se encuentra dirigida a la protección del derecho a la defensa de aquellos particulares que pudieren tener algún interés en el recurso que se ha interpuesto, bien porque la decisión que se adopte en el proceso pueda tener una incidencia directa sobre sus derechos o intereses, o porque la misma pueda tener una eficacia refleja sobre éstos, razón por la cual dicho emplazamiento si bien fue previsto como una alternativa para los jueces en los casos que lo estimaran pertinente, se convirtió en una práctica reiterada en los tribunales que conforman la jurisdicción contencioso-administrativa en nuestro país.

Ahora bien, no obstante la finalidad de garantía de la publicación del mencionado cartel, se corre el riesgo que algunas personas interesadas y entre éstas, aquellas que ostenten la condición de verdaderas partes en el proceso que se trate, no lleguen a tener conocimiento de la referida publicación, tornándose por ende ineficaz el emplazamiento de las mismas.

En este supuesto, se tramitaría todo un proceso judicial sin la comparecencia de una de las partes principales, pudiendo ello acarrear que una vez culminado el juicio el particular titular de un derecho subjetivo derivado de un acto impugnado, se viera privado del mismo en virtud de la sentencia que anulara el acto, sin que previamente hubiera tenido conocimiento del juicio del que dependía la existencia de su derecho.

Lo anterior conduce a concluir que la publicación de un cartel contentivo de la información relativa a la interposición de un recurso contencioso contra un acto administrativo, en un diario de gran circulación, no es garantía suficiente del efectivo conocimiento de la existencia del proceso, por parte de aquellos particulares cuya esfera de derechos se ve directa e inmediatamente comprometida con la decisión que se dicte, por lo que su derecho a la defensa pueda verse lesionado por la utilización del mencionado medio de emplazamiento.

Siguiendo esta línea de razonamiento, debe acotar la Sala que los derechos a la defensa y al debido proceso consagrados a nivel constitucional en el artículo 49 de nuestra Carta Magna, exigen la posibilidad real para los particulares de hacer valer sus derechos en juicio mediante la utilización de los argumentos y medios probatorios que consideren pertinentes, lo cual ineludiblemente debe estar precedido del efectivo conocimiento del proceso al cual se encuentran vinculados sus derechos.

De esta forma, estima la Sala que el respeto al derecho a la defensa comprende, siempre que ello sea posible, el emplazamiento personal de los sujetos que deban comparecer en juicio como partes, pues sólo garantizando su conocimiento del proceso en virtud del cual se pueden ver afectados sus derechos, puede resguardarse cabalmente el aludido derecho constitucional.

Así, en casos como el presente donde además de la Administración autora del acto cuestionado, existe un particular plenamente identificado, cuya condición de parte en el juicio es manifiesta en virtud de los derechos subjetivos que le corresponden y que se derivan del acto impugnado, no puede considerarse suficiente su emplazamiento mediante el cartel previsto en el artículo 125 de la Ley Orgánica de la Corte Suprema de Justicia, siendo por ende necesaria la realización de una notificación personal a fin de proteger cabalmente su derecho a la defensa

.

Advierte la Sala que en el presente caso no se realizó la notificación de la empresa Fábrica de Calzado Rolex C.A., pues únicamente fueron notificados el Fiscal General de la República y la Procuradora General de la República, en razón de lo cual debe determinarse la trascendencia de esa omisión para la validez de los actos que se han verificado en el presente proceso.

En este sentido es importante resaltar, que la falta de notificación de la mencionada sociedad mercantil limita sus derechos, por cuanto se podrían ver afectados por la sentencia definitiva que recaiga en el presente procedimiento, sin que previamente hubiera tenido la oportunidad de ser oída y de alegar y justificar sus derechos.

De esta forma, su falta de notificación la colocó en una situación de indefensión y desigualdad frente a la parte recurrente, privándola de la posibilidad de replicar dialécticamente las posiciones contrarias, lo cual como se ha dejado sentado en los razonamientos precedentemente expuestos, constituye una clara violación a sus derechos a la defensa y al debido proceso, razón por la que es necesario el restablecimiento de la situación jurídica infringida, sin ocasionar ningún perjuicio a las otras partes intervinientes, atendiendo a los principios de economía y celeridad procesal, así como también a la garantía de una justicia expedita, sin dilaciones indebidas ni reposiciones inútiles, consagrada en el artículo 26 de nuestro Texto Constitucional. En consecuencia, se anula el procedimiento a partir del auto que fijó el comienzo de la relación de la causa. Así se decide.

En virtud de lo anterior esta Sala estima procedente, de conformidad con el primer aparte del artículo 19 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia de la República Bolivariana de Venezuela y 212 del Código de Procedimiento Civil, reponer la causa al estado de que se inicie la relación, la cual comenzará una vez que conste en el expediente la notificación de la empresa Fábrica de Calzado Rolex C.A. Dicha notificación deberá efectuarse en la: Calle Bolívar, entre 2da. y 3ra. transversal, N° 21 en Catia, Municipio Libertador del Distrito Capital (Vid. folio 93 del expediente administrativo). De no ser posible notificarla en esa dirección, podrá hacerse en la Avenida G.G., Edificio ROLEX, sector la Yaguara, Municipio Libertador del Distrito Capital (Vid. folio 41 del expediente administrativo). No obstante, en caso de no ser ninguna de las direcciones mencionadas el domicilio procesal actual y no constar en autos otra dirección, la notificación deberá realizarse en la cartelera de esta Sala. Así se declara.

Como consecuencia de la reposición de la causa, se ordena la notificación de la parte recurrente y también de las ciudadanas Fiscala General de la República y Procuradora General de la República.

Finalmente, por cuanto la marca comercial sobre la cual versa el acto administrativo impugnado data del año 1972, esta Sala considera necesario solicitar al Registro de la Propiedad Industrial del Servicio Autónomo de la Propiedad Intelectual información respecto de la vigencia de la denominación comercial “ROLEX”, otorgada a la sociedad mercantil Fábrica de Calzado Rolex C.A., bajo el N° 9335-D del 26 de enero de 1972, Clase Nacional 50 DC. Así se declara.

VI DECISIÓN Atendiendo a los razonamientos expresados, esta Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, declara:

1. - ANULA el procedimiento a partir del auto que fijó el comienzo de la relación de la causa.

2. - REPONE la causa al estado de que se inicie la relación, de conformidad con los apartes sexto y séptimo del artículo 19 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia de la República Bolivariana de Venezuela, que comenzará una vez que conste en autos la notificación de la sociedad mercantil Fábrica de Calzado Rolex C.A.

3. - ORDENA notificar a las sociedades mercantiles Fábrica de Calzado Rolex C.A. y Montres Rolex S.A., y a las ciudadanas Fiscala General de la República y Procuradora General de la República.

4. - ORDENA oficiar al Registro de la Propiedad Industrial del Servicio Autónomo de la Propiedad Intelectual, a los fines de que informe respecto de la vigencia de la denominación comercial “ROLEX”, otorgada a la sociedad mercantil Fábrica de Calzado Rolex C.A., bajo el N° 9335-D del 26 de enero de 1972, Clase Nacional 50 DC.

Publíquese, regístrese y comuníquese. Líbrense boletas y oficios. Cúmplase lo ordenado.

Dada, firmada y sellada en el Salón de Despacho de la Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, en Caracas, a los doce (12) días del mes de mayo del año dos mil nueve (2009). Años 199º de la Independencia y 150º de la Federación.

La Presidenta

EVELYN MARRERO ORTÍZ

La Vicepresidenta

Y.J.G.

Los Magistrados,

L.I.Z.

HADEL MOSTAFÁ PAOLINI

E.G.R.

Ponente

La Secretaria,

S.Y.G.

En trece (13) de mayo del año dos mil nueve, se publicó y registró la anterior sentencia bajo el Nº 00605.

La Secretaria,

S.Y.G.