Sentencia nº 00491 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala Político Administrativa de 22 de Marzo de 2007

MAGISTRADA PONENTE: EVELYN MARRERO ORTÍZ EXP. Nº 2004-0158

En fecha 20 de febrero de 2004 la abogada L.R., inscrita en el INPREABOGADO bajo el Nro. 44.858, actuando con el carácter de apoderada judicial de BENETTON GROUP S.P.A., sociedad mercantil constituida de acuerdo con las leyes de Italia y domiciliada en la ciudad de Ponzano, Veneto, Italia; interpuso ante esta Sala Político-Administrativa recurso contencioso administrativo de nulidad contra la Resolución N° 538, publicada en el Boletín de Propiedad Industrial N° 458 de fecha 22 de agosto de 2003, emanada del MINISTERIO DE LA PRODUCCIÓN Y EL COMERCIO (ahora Ministerio del Poder Popular para las Industrias Ligeras y Comercio), que declaró sin lugar el recurso jerárquico ejercido contra la Resolución N° 539 del 21 de enero de 1997 dictada por el Registrador de la Propiedad Industrial, mediante la cual se confirmó la negativa de registro de la marca “SISLEY” , en la clase 42, solicitada previamente por la empresa recurrente.

El 26 de febrero de 2004 se dio cuenta en Sala y, por auto de igual fecha, se ordenó oficiar al Ministerio de la Producción y el Comercio a los fines de la remisión del expediente administrativo correspondiente.

En fecha 25 de marzo de 2004 se pasó el expediente al Juzgado de Sustanciación de esta Sala.

El 28 de abril del mismo año el Juzgado de Sustanciación ordenó oficiar nuevamente al Ministerio de la Producción y el Comercio, solicitando la remisión del Boletín de Propiedad Industrial N° 458 del 22 de agosto de 2003, donde se encuentra publicada la Resolución N° 538, objeto de impugnación, librándose a tales efectos el Oficio Nº 0642 de fecha 11 de mayo de 2004.

Mediante Oficio N° 517 del 4 de junio de 2004 la Dirección General de la Consultoría Jurídica del referido Ministerio, remitió al Juzgado de Sustanciación de esta Sala, el Boletín de Propiedad Industrial N° 458 de fecha 22 de agosto de 2003.

Por auto de fecha 8 de junio de 2004 el Juzgado de Sustanciación ordenó formar pieza separada con el mencionado Boletín.

El 1° de julio de 2004 el referido Juzgado admitió el recurso contencioso administrativo de nulidad interpuesto y ordenó, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 21 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia de la República Bolivariana de Venezuela, la notificación mediante oficio de los ciudadanos Fiscal General de la República, Procuradora General de la República y Ministro de la Producción y el Comercio. Asimismo, ordenó librar el cartel de emplazamiento al que se refiere el aparte once del artículo 21 de la mencionada Ley, en el tercer día de despacho siguiente a aquél en que constasen en autos las notificaciones ordenadas.

Por diligencias de fechas 10, 17 y 24 de agosto de 2004 el Alguacil del Juzgado de Sustanciación, dejó constancia de la notificación dirigida al Ministro de la Producción y el Comercio, al Fiscal General de la República y a la Procuradora General de la República, respectivamente.

En fecha 16 de septiembre de 2004 se libró el cartel de emplazamiento a los terceros, el cual fue retirado por la apoderada actora el 24 de noviembre del mismo año, y publicado en el Diario “El Universal” el 29 del mismo mes y año, según se desprende del ejemplar consignado el 30 de noviembre de 2004.

El 2 de febrero de 2005 la representante de la República, consignó escrito de promoción de pruebas el cual se reservó hasta el vencimiento del lapso respectivo.

Vencido el lapso de promoción de pruebas el Juzgado de Sustanciación, por auto de fecha 24 de febrero de 2005, admitió las pruebas documentales indicadas en los Capítulos I, II y III del escrito de promoción de pruebas presentado por la representante judicial de la Procuraduría General de la República, las cuales se limitan a reproducir el mérito favorable de los autos y del expediente administrativo. En la misma fecha se ordenó notificar a la Procuraduría General de la República, a tenor de lo dispuesto en el artículo 84 del Decreto con Fuerza de Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República.

El 26 de abril de 2005 se acordó pasar el expediente a la Sala por encontrarse concluida la sustanciación de la causa.

Por auto de fecha 10 de mayo de 2005 se dejó constancia que, el 17 de enero de 2005, se incorporaron a esta Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia los Magistrados E.G.R. y Evelyn Marrero Ortíz, designados por la Asamblea Nacional el 13 de diciembre de 2004, ordenándose la continuación de la causa.

El 10 de mayo de 2005 se dio cuenta en Sala y, por auto de la misma fecha, se designó ponente a la Magistrada Y.J.G., fijándose el tercer día de despacho siguiente para el inicio de la relación de la causa.

En fecha 17 de ese mismo mes y año comenzó la relación de la causa y se fijó la oportunidad en que tendría lugar el acto de informes.

El 8 de junio de 2005 se difirió el acto de informes para el 21 de julio de ese mismo año, oportunidad en la que se dejó constancia de la comparecencia de la abogada L.R., en su carácter de apoderada judicial de la recurrente; del abogado A.L.B.G., inscrito en el INPREABOGADO bajo el Nro. 76.279, actuando con el carácter de sustituto de la Procuradora General de la República; y de la abogada M.O.P. deF. inscrita en el INPREABOGADO bajo el Nro. 13.962, actuando con el carácter de Fiscal Tercero del Ministerio Público ante el Tribunal Supremo de Justicia en Sala Plena y ante las Salas Constitucional, Político-Administrativa y Electoral, quienes expusieron sus argumentos en forma oral y consignaron sus conclusiones escritas.

El 13 de octubre de 2005 se dijo “VISTOS”.

El 28 de noviembre de 2006 debido a la nueva conformación de la Sala, se reasignó el conocimiento de la causa a la Magistrada Evelyn Marrero Ortíz.

El 7 de febrero de 2007 se eligió la actual Junta Directiva del Tribunal Supremo de Justicia, quedando integrada la Sala Política-Administrativa de la siguiente manera: Presidenta, Magistrada Evelyn Marrero Ortíz; Vicepresidenta, Magistrada Y.J.G.; y Magistrados L.I.Z., Hadel Mostafá Paolini y E.G.R..

Realizado el estudio de las actas que componen el expediente, esta Sala Político-Administrativa pasa a dictar sentencia conforme a las siguientes consideraciones:

I

ANTECEDENTES DEL CASO

El procedimiento administrativo que culminó con el acto cuya nulidad se solicita, se inició con ocasión de las solicitudes de registro de la marca “SISLEY” que en forma simultánea realizó la empresa Benetton Group S.P.A., en las clases 42 y 50, las cuales quedaron identificadas bajo los números 89-4267 y 89-4268, respectivamente, posteriormente acumuladas por el Registrador de la Propiedad Industrial.

Ahora bien, como quiera que el recurso contencioso administrativo de nulidad fue interpuesto contra la negativa de registro de la marca “SISLEY”, en la clase 42 -que conforme a lo dispuesto en el artículo 106 de la Ley de Propiedad Industrial se otorga “para distribuir: ‘Telas en piezas, tejidos, pasamanería y bordados’”- es necesario relacionar los antecedentes, específicamente, respecto a la decisión que sobre la referida clase 42 emitió el órgano administrativo. Al respecto, se observa:

Mediante la Resolución N° 686, publicada en el Boletín de la Propiedad Industrial N° 383, de fecha 18 de julio de 1994, el Registrador de la Propiedad Industrial negó la solicitud de registro de la marca “SISLEY” en la clase 42, con fundamento en los numerales 11 y 12 del artículo 33 de la Ley de Propiedad Industrial, referidos a la prohibición legal de proceder al registro de marcas que por su parecido gráfico y fonético puedan generar confusión con otra marca ya registrada, o que puedan inducir a error por indicar una falsa procedencia o cualidad.

En este sentido, señaló el Registrador que la marca ya registrada a la que se refieren los numerales 11 y 12, antes mencionados, es “…la marca SISLEY registro N° 84.341-F, propiedad de Confecciones Inter, C.A. de Venezuela.”.

Contra la aludida Resolución, en fecha 8 de agosto de 1994, la sociedad mercantil recurrente interpuso recurso de reconsideración, solicitando que previo a la decisión respectiva fuese resuelta “…la solicitud de cancelación por No Uso del Registro N° 84.341-F…”, interpuesta el 18 de junio de 1993 ante la Oficina de Marcas del Registro de Propiedad Industrial.

Asimismo, la sociedad de comercio recurrente interpuso en fecha 15 de febrero de 1996, una “…Acción de Cancelación por Notoriedad contra los registros de marcas SISLEY…”, la cual fue desistida por los apoderados judiciales de la recurrente en fecha 5 de marzo de 2001.

Mediante Resolución Nº 539 dictada por el Registrador de Propiedad Industrial el 21 de enero de 1997 y publicada en el Boletín de Propiedad Industrial Nº 408 de fecha 14 de febrero de 1997, se declaró sin lugar el recurso de reconsideración interpuesto, por considerar que la marca “SISLEY” se encontraba incursa en disposiciones legales que prohíben su registro (numerales 11 y 12 del artículo 33 de la Ley de Propiedad Industrial).

Con relación a la acción de cancelación por no uso, el Registrador de Propiedad Industrial señaló que ésta fue declarada sin lugar mediante la Resolución N° 5926 de fecha 5 de junio de 1996, publicada en el Boletín de Propiedad Industrial N° 402 de fecha 28 de julio de 1996.

Finalmente, contra la Resolución N° 539 la empresa recurrente interpuso recurso jerárquico en fecha 7 de marzo de 1997, el cual fue declarado sin lugar mediante la Resolución N° 538, publicada en el Boletín de la Propiedad Industrial N° 458 de fecha 22 de agosto de 2003, emanada del Despacho del Ministerio de la Producción y el Comercio, ahora objeto del recurso contencioso administrativo de nulidad de autos.

II

DEL ACTO ADMINISTRATIVO IMPUGNADO

Mediante Resolución N° 538, publicada en el Boletín de la Propiedad Industrial N° 458 de fecha 22 de agosto de 2003, el Ministerio de la Producción y el Comercio declaró sin lugar el recurso jerárquico interpuesto en fecha 7 de marzo de 1997 por la representación judicial de la recurrente, contra el acto administrativo contenido en la Resolución N° 539 dictada por el Registrador de Propiedad Industrial el 21 de enero de 1997, y publicada en el Boletín de Propiedad Industrial Nº 408 de fecha 14 de febrero de 1997, con base en los siguientes fundamentos:

(…) Vistos los Recursos Jerárquicos interpuestos [contra la negativa de registro de la marca en las clases 42 y 50] conforme a lo dispuesto en el artículo 95 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos, mediante escrito presentado a este Despacho en fecha 07 de marzo de 1997, por el ciudadano V.B., abogado en ejercicio, Agente de la Propiedad Industrial N° 4, apoderado de la empresa italiana BENETTON GROUP SPA (…); contra el acto administrativo contenido en la Resolución del Registro de la Propiedad Industrial N° 539, de fecha 21 de enero de 1997, publicada en el tomo I, del Boletín de la Propiedad Industrial N° 408, de fecha 14 de febrero de 1997, por la que se declaró Sin (sic) lugar el Recurso de Reconsideración interpuesto en fecha 08 de agosto de 1994, contra la Resolución del Registro de la Propiedad Industrial N° 686, publicada en el Boletín de la Propiedad Industrial N° 383, de fecha 18 de julio de 1994, que niega de oficio el registro del signo ‘SISLEY’, Inscripciones N° 89.4267 y 89-4.268, solicitados en fecha 20 de marzo de 1989, (…) clase 42 nacional [y] clase 50 nacional respectivamente; (…), este Despacho para decidir observa lo siguiente:

(…omissis…)

V. FUNDAMENTOS DE LA DECISIÓN

En el presente caso, el Registro de la Propiedad Industrial niega de oficio el registro del signo ‘SISLEY’, Inscripciones N° 89-4.267 y 89-4.268, para distinguir: ‘Telas en pieza, tejidos, pasamanerías y bordados’, clase 42 nacional y para distinguir: ‘Una empresa dedicada a prestar servicios en conexión con la venta de artículos de vestir y boutiques’ clase 50 nacional respectivamente; por considerarlas incursas en las causales prohibitivas de registro contenidas en los ordinales 11° y 12° del artículo 33 de la Ley de Propiedad Industrial, en razón de la existencia previa de la marca ‘SISLEY’, Registro N° F-84.341, cuyo titular es CONFECCIONES INTER C.A., (…) en clase 39 nacional.

(…omissis…)

Del análisis del presente expediente administrativo así como de los recursos interpuestos y otros escritos introducidos por ante la Administración, este Despacho hace las siguientes consideraciones:

1.- El recurrente pide la suspensión de la Decisión por parte de la Administración, hasta tanto se resuelva la acción de cancelación por notoriedad interpuesta contra la base de la negativa, a saber: Registro N° F-84.341 marca ‘SISLEY’. Ahora bien, este Despacho pudo establecer que con relación a dicha solicitud consta en el expediente un escrito de desistimiento de dicha acción de fecha 05 de marzo de 2001, por parte de la apoderada de la compañía italiana BENETTON GROUP S.P.A., por lo cual la petición hecha queda sin efecto.

2.- Así las cosas este Despacho pasa a estudiar la posibilidad de riesgo de confusión entre los signos en conflicto:

En este sentido, es pertinente señalar que la esencia de todo signo que pretenda constituirse en marca se encuentra en su carácter distintivo, esto es, la capacidad de distinguir e incluso individualizar los productos o servicios a los cuales se aplicará y, en consecuencia, diferenciarlos de los congéneres existentes en el mercado.

(…omissis…)

En consecuencia, en atención a las consideraciones precedentes, y por cuanto de las mismas se desprende que los signos comerciales solicitados ‘SISLEY’, Inscripciones N° 89-4.267 y 89-4.268, se encuentran incursas en la causal prohibitiva de registro antes señalada, literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, y conforme con lo dispuesto en el artículo 90 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos, este Despacho,

VI. RESUELVE:

Declarar SIN LUGAR los Recursos Jerárquicos interpuestos por el ciudadano V.B. en su carácter de apoderado de la empresa italiana BENETTON GROUP SPA (sic), contra la Resolución del Registro de la Propiedad Industrial N° 539, de fecha 21 de enero de 1997, publicada en el Boletín N° 408, de fecha 14 de febrero de 1997, y en consecuencia se ratifica en todas sus partes la Resolución Impugnada.

(Resaltados del texto).

III

DEL RECURSO CONTENCIOSO

ADMINISTRATIVO DE NULIDAD

En su escrito la apoderada judicial de la parte actora, recurrió en nulidad la resolución objeto de impugnación -sólo en cuanto a la solicitud de registro de la marca “SISLEY”, Inscripción N° 89-4.267-, por considerar que en ella se violó el principio de globalidad contemplado en los artículos 62 y 89 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos, con base en las siguientes consideraciones:

Sostiene, que el Ministro de la Producción y el Comercio para la época, analizó de manera errónea e incompleta el recurso jerárquico interpuesto, pues -según afirma- no fueron resueltos los puntos 2 y 3 del escrito contentivo del aludido recurso, limitándose a señalar que su representada había desistido de la acción de cancelación por notoriedad, previamente ejercida.

En ese sentido, sostuvo que el primero de los mencionados puntos estaba referido a la notoriedad de la marca comercial “SISLEY” a favor de su representada, que -a su decir- ya había sido reconocida por ese Despacho Ministerial en las Resoluciones N° 1589 y 1590 de fecha 23 de mayo de 1995; acotando que esa situación “…constituye un elemento de hecho que afecta radicalmente el caso presente así como todos los que guarden relación con los derechos de [su] mandante sobre el signo distintivo notorio SISLEY…”.

Finalmente, en cuanto al siguiente punto denunciado como omitido, manifestó que en él se había solicitado la aplicación del “…artículo 85 de la para entonces vigente Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena (sustituido por el artículo 137 de la actual decisión 486 de la Comunidad A. deN.), que prevé un sistema de notificaciones e información adecuado de las oficinas competentes, el cual -a consideración de la recurrente- contribuye a facilitar la protección de las marcas notorias y evitar con ello decisiones contradictorias, por tanto precisa que todos los casos en los que constituya la notoriedad un argumento alegado y reconocido, sean resueltos acorde a los precedentes ya existentes, por constituir la notoriedad un fundamento de particular importancia oponible a cualquiera que no sea el titular de la marca notoria.”.

IV

DEL INFORME DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

En el escrito contentivo de las conclusiones consignado por el representante judicial de la Procuraduría General de la República, ésta solicitó que se desestimará la pretensión de nulidad invocada por la recurrente, en los términos siguientes:

En cuanto a la supuesta falta de pronunciamiento sobre la notoriedad de la marca “SISLEY” a favor de la empresa BENETTON GROUP S.P.A., el representante de la República señaló que, el Ministerio de la Producción y el Comercio, al analizar dicha petición de notoriedad “…observó que la misma había sido desistida en fecha 5 de marzo de 2001 (…) y en consecuencia, declaró que tal planteamiento había quedado sin efecto.”, motivo por el cual -concluyó- se “…sustrajo del thema decidendum la cuestión relativa a la supuesta notoriedad de la marca comercial ‘Sisley’”.

Por otra parte, con relación a la denuncia de violación del principio de globalidad, supuestamente, por no haberse protegido la notoriedad del signo “SISLEY” con el sistema de notificaciones consagrado en la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, que permitía en todos los casos en donde la notoriedad fuese un hecho alegado, tomar en cuenta tal argumento como una circunstancia de particular importancia en la resolución de las controversias; expuso la representación de la República, que:

…Sobre el particular debemos ratificar, que la incidencia de notoriedad planteada había sido desistida y por tanto, la ratio legis invocada sobre tal base, estaba excluida del conocimiento del órgano decisor.

(…omissis…)

Por tanto en el presente caso únicamente subsistía en el Ministro, el deber de resolver la cuestión relativa a la registrabilidad de la marca comercial presentada, lo cual realizó observando los criterios doctrinales y jurisprudenciales imperantes en materia marcaria, esto es, atendiendo a la necesidad colectiva de que los productos objeto del comercio contengan un signo distintivo exclusivo, que permita diferenciarlo de otros similares en el mercado y en consecuencia, evite la posibilidad de confusión o equivocación el público consumidor, a quien [le] asiste el derecho de no ser inducido a error con relación a los productos de su preferencia coexistentes en un mercado de la libre competencia.

.

V

ALEGATOS DEL MINISTERIO PÚBLICO

En fecha 21 de julio de 2005 la abogada M.O.P. deF., actuando con el carácter de Fiscal Tercero del Ministerio Público ante el Tribunal Supremo de Justicia en Sala Plena y ante las Salas Constitucional, Político-Administrativa y Electoral, compareció al acto de informes, consignando luego ante la Secretaria de la Sala su escrito de conclusiones, en el que sostuvo la legalidad del acto recurrido.

Específicamente, en cuanto a la supuesta violación del principio de globalidad administrativa, manifestó que en la Resolución impugnada se encuentran relacionados los hechos que dieron lugar a decisión impugnada, así como los fundamentos legales que la sustentan, como son las prohibiciones previstas en la Ley de Propiedad Industrial. En razón de lo anterior, solicitó en nombre del Ministerio Público, se desestimara el alegato de la empresa BENETTON GROUP S.P.A., relativo a la supuesta transgresión del referido principio de globalidad por parte de la Administración al dictar la Resolución impugnada.

VI

CONSIDERACIONES PARA DECIDIR

Realizada la lectura del expediente y analizados los alegatos formulados por la parte recurrente y por la Procuraduría General de la República, así como oída la opinión presentada por la representante del Ministerio Público, corresponde a la Sala pronunciarse sobre el recurso contencioso administrativo de nulidad ejercido por la representación judicial de la sociedad mercantil Benetton Group S.P.A. y, a tal efecto, observa:

Con la interposición del recurso de autos, la apoderada actora solicita la declaratoria de nulidad del acto administrativo contenido en la Resolución N° 538, publicada en el Boletín de Propiedad Industrial N° 458 de fecha 22 de agosto de 2003, emanada del Ministerio de la Producción y el Comercio, mediante la cual se declaró sin lugar “…los recursos jerárquicos interpuestos (…) contra la Resolución del Registro de Propiedad Industrial N° 539, de fecha 21 de enero de 1997…”.

Ahora bien, como punto previo, es necesario aclarar que aunque el acto administrativo impugnado resolvió los recursos jerárquicos incoados contra las negativas de registro de la marca “SISLEY” en las clases 42 y 50 de la clasificación prevista en el artículo 106 de la Ley de Propiedad Industrial; la Sala observa que la apoderada actora manifestó que el recurso contencioso administrativo de nulidad de autos, tiene por objeto la declaratoria de nulidad de la decisión N° 538 emanada del Ministerio de la Producción y el Comercio el 22 de agosto de 2003, sólo en cuanto a la negativa de registro de la inscripción N° 89-4.267, clase 42, a lo que se contrae el análisis del presente fallo.

Dicho lo anterior, pasa esta Sala al conocimiento del caso planteado, para lo cual observa:

Denuncia la apoderada judicial de la parte actora, la supuesta transgresión del principio de globalidad contemplado en los artículos 62 y 89 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos, relativo a la obligación de la Administración de resolver todos los asuntos planteados que surjan con motivo de un recurso, por considerar que el Ministro de la Producción y el Comercio para la época, al momento de decidir el recurso jerárquico interpuesto contra la Resolución N° 539, omitió pronunciarse sobre: 1) el alegato de reconocimiento de notoriedad contenido en las “…las Resoluciones 1589 y 1590 de fecha 23 de mayo de 1995, publicadas en el boletín 393, Tomo II…”; y 2) el sistema de notificaciones e información para el registro de las marcas notorias.

Respecto al vicio denunciado, es necesario señalar que al igual como sucede en los procesos judiciales, la Administración se encuentra obligada a tomar en cuenta y analizar todos los alegatos y defensas opuestas por las partes -al inicio o en el transcurso del procedimiento- para poder dictar su decisión. En efecto, los artículos 62 y 89 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos establecen lo siguiente:

Artículo 62. El acto administrativo que decida el asunto resolverá todas las cuestiones que hubieren sido planteadas, tanto inicialmente como durante la tramitación.

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Artículo 89. El órgano administrativo deberá resolver todos los asuntos que se sometan a su consideración dentro del ámbito de su competencia o que surjan con motivo del recurso aunque no hayan sido alegados por los interesados.

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Las normas antes transcritas consagran el principio de globalidad administrativa, referido a la obligación por parte de la Administración de resolver dentro del ámbito de su competencia, todos los pedimentos o cuestiones planteadas tanto al inicio como en la tramitación de las causas puestas a su conocimiento.

Dicho lo anterior, pasa la Sala a determinar si, en el caso bajo examen, la Administración incurrió en el vicio denunciado y, en este sentido, observa:

En cuanto a la supuesta omisión de la notoriedad, la apoderada judicial de la sociedad mercantil Benetton Group S.P.A., señaló que el Ministerio de la Producción y el Comercio omitió pronunciarse sobre la notoriedad de la marca comercial “SISLEY” a favor de su representada, la cual -según aducen- ya había sido reconocida por ese Despacho Ministerial en las Resoluciones N° 1.589 y 1.590 de fecha 23 de mayo de 1995, lo cual “…constituye un elemento de hecho que afecta radicalmente el caso presente así como todos los que guarde relación con los derechos de [su] mandante sobre el signo distintivo notorio SISLEY”.

Agregó, que en la decisión impugnada la Administración se limitó a dejar sin efecto todo pronunciamiento sobre notoriedad de la referida marca comercial, con base en el desistimiento de la “acción de cancelación por notoriedad” interpuesta por su representada en fecha 15 de febrero de 1996.

Ahora bien, esta Sala, al analizar el expediente administrativo (folios 23 y 24) pudo constatar del que la representación judicial de la recurrente, en fecha 28 de febrero de 1996, presentó un escrito ante el Registrador de Propiedad Industrial, en el cual se lee lo siguiente:

…Con fecha 8 de Agosto de 1994 se presentó un escrito de reconsideración solicitando se suspenda la decisión en este caso hasta no ser resuelta la Acción de Cancelación por falta de uso instaurada contra el registro base de la negativa, N° 84341, marca SISLEY, de Confecciones Inter, C.A. Venezuela. Por medio de la presente, solicitamos se tenga en cuenta además de la Cancelación por no uso mencionada, con fecha 15 de febrero de 1996, se interpuso en nombre de [su] representado BENETTON GROUP SPA, Acción de Cancelación por Notoriedad de los registros de marca base de rechazo, SISLEY N° 83341 de fecha 16 de mayo de 1977 Y 14762-D de fecha 8 de enero de 1980, de conformidad con el artículo 108 de la decisión 344 del Acuerdo de Cartagena. (Sic)

(Resaltado del texto y subrayado de la Sala).

Asimismo, se evidencia al folio 80 del expediente judicial, copia certificada de un escrito de fecha 5 de marzo de 2001 presentado por la recurrente ante el Registro de la Propiedad Industrial, en el cual se lee:

“En fecha 15 de febrero de 1996, presenté por ante ese Despacho la Acción de Cancelación por Notoriedad en contra del registro N° 84.341 correspondiente a la marca comercial SISLEY.

Ahora bien, mediante el presente escrito (…) y de acuerdo a las instrucciones expresas de mi mandante [Benetton Group S.P.A.] DESISTO PURA Y SIMPLEMENTE DE DICHA ACCIÓN DE CANCELACIÓN POR NOTORIEDAD (…) y solicito a Ud. Ciudadano Registrador, tomar nota de lo que antecede.” (Mayúsculas del texto y subrayados de la Sala).

A los fines de determinar si el Ministerio de la Producción y el Comercio, incurrió en la violación del principio de globalidad alegado por la empresa recurrente, debe atenderse al contenido del acto impugnado el cual dispone lo siguiente:

“…Del análisis del (…) expediente administrativo así como de los recursos interpuestos y otros escritos introducidos por ante la Administración, este Despacho hace las siguientes consideraciones:

1. - El recurrente pide la suspensión de la Decisión (sic) por parte de la Administración, hasta tanto se resuelva la acción de cancelación por notoriedad interpuesta contra la base de la negativa, a saber: Registro N° F-84.341 marca ‘SISLEY’. Ahora bien, este Despacho pudo establecer que con relación a dicha solicitud consta en el expediente un escrito de desistimiento de dicha acción de fecha 05 de marzo de 2001, por parte de la apoderada de la compañía italiana BENETTON GROUP S.P.A., por lo cual la petición hecha que sin efecto.” (Negrillas propias del texto y subrayado de la Sala).

Por su parte, la representación judicial de la Procuraduría General de la República, con ocasión al señalamiento precedente, indicó:

…Con relación al supuesto silencio de la Administración, sobre la pretendida notoriedad de la marca comercial ‘Sisley’ a favor de la recurrente, es menester señalar, que el Ministro de la Producción y el Comercio (…), al analizar dicha incidencia, observó que la misma había sido desistida en fecha 5 de marzo de 2001 (…) y en consecuencia, declaró que tal planteamiento había quedado sin efecto.

De allí, que resulte infundado el alegato bajo análisis, por cuanto el desistimiento formulado dio por concluida la incidencia planteada y por ende, sustrajo del thema decidendum la cuestión relativa a la supuesta notoriedad de la marca comercial ‘Sisley’, lo cual del mismo modo, excluyó de la controversia el argumento correspondiente a la ratio legis, toda vez que éste, había sido esgrimido sobre la base de la protección a las marcas notorias.

En tal sentido, la figura del desistimiento se encuentra consagrada en el derecho administrativo patrio, en el artículo 63 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos, el cual establece:

“Artículo 63. El procedimiento se entenderá terminado por el desistimiento que el interesado haga de su solicitud, petición o instancia. El desistimiento deberá formularse por escrito. En caso de pluralidad de interesados, el desistimiento de uno de ellos no afectará a los restantes.

El funcionario que conozca del asunto formalizará el desistimiento por auto escrito y ordenará el archivo del expediente.”

Respecto a la interpretación de esta figura en el ámbito procesal, esta Sala en sentencia N° 02087 del 10 de agosto de 2006, señaló lo siguiente:

“…Es oportuno para la Sala -sin profundizar acerca de las diversas teorías sobre la naturaleza de la acción, su categorización (como derecho, facultad, carga, deber, posibilidad, función) y caracterización- destacar que la acción constituye la potestad jurídico constitucional de acceso a la jurisdicción, pues es un poder de obrar jurisdiccionalmente, mientras que la pretensión es el objeto de la acción que se hace valer en el proceso, es decir, el contenido de la acción, aquello que el actor solicita.

En todo caso, se entiende que el desistimiento de la acción implica el abandono o renuncia de la petición y conlleva el del derecho alegado como fundamento de aquélla. En este sentido Guasp señala que ‘la renuncia es el abandono del derecho alegado como fundamento de la pretensión procesal, abandono que lleva consigo como consecuencia la renuncia a la pretensión, porque no hay pretensión sin fundamento’. (Cfr. Derecho Procesal Civil, Madrid, 1956, p. 567).

Uno de los efectos del desistimiento de la acción es que tal declaración de voluntad produce la misma cosa juzgada que la sentencia ejecutoria, y por lo tanto, impide todo proceso futuro sobre la petición abandonada.”. (Subrayado de la Sala).

Conforme al dispositivo antes transcrito y al criterio jurisprudencial citado, considera la Sala que en el caso concreto el desistimiento formulado en sede administrativa sobre la “…Acción de Cancelación por Notoriedad…” interpuesta en fecha 15 de febrero de 1996 por la empresa Benetton Group S.P.A., contra los “…registros de marca (…) N° 83341 de fecha 16 de mayo de 1977 Y 14762-D de fecha 8 de enero de 1980…”, correspondiente a la marca comercial “SISLEY”, en sus clases 39 y 50, respectivamente, a favor de Confecciones Inter C.A., se traduce en el abandono de la pretensión de notoriedad contra los mencionados renglones de registros y, con ello, el deseo de obtener por parte del Estado la correspondiente declaratoria de cancelación de los registros en las clases cuya titularidad fue otorgada a un tercero.

Sin embargo, tal circunstancia no abarca la renuncia de los restantes derechos de notoriedad que pudiese tener la empresa recurrente sobre la referida marca comercial en otras clases; motivo por el cual esta Sala considera errada la opinión del Ministro de la Producción y el Comercio, quien en el acto administrativo impugnado dejó sin efecto -con base al desistimiento producido en autos- el alegato de notoriedad esbozado por la recurrente, referido al supuesto reconocimiento que, a tales efectos, hiciera el Registrador de Propiedad Industrial, contenido en las Resoluciones N° 1.589 y 1.590, ambas del 23 de mayo de 1995.

Ante este escenario, es oportuno destacar que la falta de pronunciamiento sobre alguna de las cuestiones planteadas por el administrado, acarrea la nulidad del acto administrativo impugnado siempre y cuando los alegatos o defensas omitidos hubiesen sido determinantes en la decisión, al punto de que su análisis arrojara un resultado distinto en la dispositiva del acto.

Sobre este último particular, pasa la Sala a hacer las siguientes consideraciones:

Del texto de las referidas Resoluciones N° 1.589 y 1.590, se desprende lo siguiente:

Resolución No. 1589.

Vista la Solicitud de Registro de la Marca Comercial GIMI-SISLEY, presentada en fecha 28/04/1988, inscrita bajo el No. 88-06779, en clase 37 solicitada por QUARANTA DI COSTE GIOVANNI, y publicada en el Boletín de Propiedad Industrial N° 359.

(…omissis…)

Para decidir se observa:

Ha sido presentada por este Despacho la solicitud de registro de la marca comercial GIMI-SISLEY, a cuya concesión hace observación BENETTON GROUP SPA.; por considerar que el signo solicitado reproduce una marca notoria.

(…) el Despacho en su juzgamiento entra en la convicción de que el signo que se solicita llena los extremos de la ley de la materia para la calificación de notoriedad al signo solicitado…

(Resaltado de la Sala).

Resolución No. 1590.

Vista la Solicitud de Registro de la Marca Comercial GIMI-SISLEY, presentada en fecha 28/04/1988, inscrita bajo el No. 88-06780, en clase 22 solicitada por QUARANTA DI COSTE GIOVANNI, y publicada en el Boletín de Propiedad Industrial N° 359.

(…omissis…)

Para decidir se observa:

Ha sido presentada por este Despacho la solicitud de registro de la marca comercial GIMI-SISLEY, a cuya concesión hace observación BENETTON GROUP SPA.; por considerar que el signo solicitado reproduce una marca notoria.

(…) el Despacho en su juzgamiento entra en la convicción de que el signo que se solicita llena los extremos de la ley de la materia para la calificación de notoriedad al signo solicitado…

(Resaltado de la Sala).

Del contenido de las Resoluciones parcialmente transcritas, se evidencia que, el Registrador de la Propiedad Industrial, reconoció la notoriedad de la marca comercial “SISLEY” en las clases 22 y 37, de acuerdo a la clasificación contenida en el artículo 106 de la Ley de Propiedad Industrial.

En este sentido, aduce la representación judicial de la recurrente que el referido reconocimiento de notoriedad a favor de su representada, “…constituye un elemento de hecho que afecta radicalmente el caso presente así como todos los que guarde relación con los derechos de [su] mandante sobre el signo distintivo notorio SISLEY…”.

Ahora bien, los artículos 3, 29 y 32 de Ley de Propiedad Industrial, publicada en la Gaceta Oficial de la República de Venezuela N° 24.873 del 14 de octubre de 1955, establecen lo siguiente:

Artículo 3. Se presume que es propietario (…) de una marca (…) la persona a cuyo favor se haya hecho el correspondiente registro.

Artículo 29. (…) A los fines del registro de la marca en este caso, el interesado deberá hacer, por separado, la correspondiente solicitud de registro para cada clase.

Artículo 32: El derecho de usar exclusivamente una marca sólo se adquiere en relación con la clase de productos (…) para los cuales hubiere sido registrada de acuerdo con la clasificación oficial, establecida en el artículo 106.

.

De las normas parcialmente transcritas se desprende que cualquier persona natural o jurídica que pretenda obtener el registro de una marca comercial para distinguir un grupo de productos de los contenidos en una de las clases, clasificadas de conformidad con el artículo 106 eiusdem, deberá hacer tantas solicitudes como clases se deseen registrar. En consecuencia, cualquier respuesta de la Administración en relación con las peticiones de registros, vincularán sólo a la clase para la cual se hayan hecho los trámites de registro.

Asimismo, los artículos 75 y 76 eiusdem, establecen lo siguiente:

“Artículo 75. Si el solicitante no cumpliere con los requisitos establecidos en el artículo 71 de esta Ley, el Registrador devolverá al interesado la solicitud que éste hubiere presentado, con exposición de las razones en que funde la devolución. (…)”.

Artículo 76. Si la solicitud hubiere sido hecha de acuerdo con la Ley, el Registrador ordenará su publicación, junto con la del clisé correspondiente, a costa del interesado, en un periódico de circulación diaria en la capital de la República, y posteriormente, en el Boletín de la Propiedad Industrial una vez recibida la publicación anterior.

.

De los artículos parcialmente transcritos (artículos 75 y 76) se evidencia la exigencia de determinados requisitos de forma a los fines de obtener el registro de una marca, debido a la remisión expresa que dichas normas hacen al artículo 71 de la misma Ley.

Así pues, el artículo 71 de la mencionada Ley dispone lo siguiente:

Artículo 71. Todo el que pretenda obtener el registro de una marca, deberá llenar los siguientes requisitos:

1º) presentar la solicitud correspondiente y una copia simple de la misma, a la Oficina de Registro de la Propiedad Industrial, por sí o por medio de Agente de la Propiedad Industrial, en la cual se hará constar:

a) nombre, domicilio y nacionalidad del solicitante y nombre y domicilio del mandatario, cuando la petición se haga por medio de apoderado;

b) una completa descripción de la marca, en la que se determine con claridad y precisión la parte esencial o su principal signo distintivo y se inserten traducidas al castellano las leyendas y menciones que contenga escritas en otro idioma;

c) las manufacturas, productos, objetos o artículos que distingue la marca y la clase a que correspondan;

d) si las manufacturas, productos, objetos o artículos que distingue la marca son de producción nacional o extranjera; y si se trata, en este último caso, de una marca registrada en el país de origen;

e) el tiempo durante el cual la marca hubiere estado en uso, si fuere el caso;

f) si la marca es aplicada a productos de una industria manufacturera o extractiva, a objetos de un comercio o a productos agrícolas; y,

g) que la marca solicitada no tiene semejanza con otra análoga ya registrada para distinguir artículos en la misma clase o en otra similar, de modo que pueda confundirse con ella y engañar al público.

2º) Acompañar a la solicitud:

a) cinco facsímiles de la marca y el clisé o fotograbado de la misma en dimensiones que no excedan de 8 x 10 cm. Si la marca está constituida por una sola palabra o palabras, no será necesario el clisé o fotograbado, a menos que la palabra o palabras estén escritas en forma característica. Tampoco será necesario el facsímil cuando la marca esté constituida por una palabra o palabras independientemente de tamaño, forma, color y estilo; y,

b) el poder legalmente otorgado, si la solicitud se hiciere por medio de apoderado, o indicar la fecha de su presentación y el número que corresponda en el Cuaderno de Poderes, si hubiere sido anteriormente presentado a la Oficina de Registro de la Propiedad Industrial con motivo de otra solicitud.

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Ahora bien, esos requisitos a los que hace alusión el mencionado artículo 71 son elementos que, como se dijo, debe tomar en cuenta el Registrador al momento de pronunciarse afirmativa o negativamente sobre la solicitud de registro, además de atender a las prohibiciones establecidas en los artículos 33 y 34 de la Ley de Propiedad Industrial, antes transcritos, y a la novedad, de conformidad con el artículo 27 eiusdem. Sin embargo, observa la Sala que aunque el funcionario competente tiene amplias facultades para revisar todo lo concerniente a la materia marcaria, la notoriedad del diseño no comporta un requisito indispensable para el otorgamiento del registro solicitado, cuestión que podría discutirse, eventualmente, en caso de oposición a ese registro o su posterior impugnación.

Aunado a lo anterior, la Sala aprecia que luego de analizar la solicitud la Administración encontró un impedimento legal para el otorgamiento del registro. En efecto, la Administración negó el registro de la marca comercial “SISLEY” solicitado por la recurrente, al encontrar a tal efecto un impedimento legal, de conformidad con los numerales 11 y 12 del artículo 33 de la Ley de Propiedad Industrial, los cuales disponen:

Artículo 33. No podrá adoptarse ni registrase como marcas:

(…omissis…)

11. La marca que se parezca gráfica y fonéticamente a otra ya registrada (…)

12. La que pueda prestarse a confusión con otra marca ya registrada o que pueda inducir a error por indicar una falsa procedencia o cualidad.

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Con vista a los preceptos normativos antes transcritos, esta Sala concluye que el reconocimiento de notoriedad que otorgó el Registrador de Propiedad Industrial a la empresa recurrente en fecha 23 de mayo de 1995 sobre la marca comercial “SISLEY”, en las clases 37 y 22, contenido en las Resoluciones N° 1.589 y 1.590, respectivamente, no genera por sí sólo titularidad o derechos exclusivos sobre la marca comercial, en otra clase distinta, ni es un factor determinante para el dispositivo de la Resolución impugnada.

Aunado a lo anterior, esta Sala observa que el referido reconocimiento de notoriedad de la marca “SISLEY” para las clases 37 y 22, no guarda correspondencia con la clase objeto del acto administrativo impugnado, toda vez que éste se circunscribe a la negativa de registro de la referida marca, pero en la clase 42.

En consecuencia, conforme a todo lo expuesto, esta Sala debe desechar la denuncia referida a la violación del principio de globalidad por falta de pronunciamiento de la Administración, sobre la notoriedad argüida por la representación judicial de la parte actora. Así se declara.

Finalmente, en cuanto al alegato referido a que el acto administrativo objeto de impugnación, lesionó la “…ratio legis del artículo 85 de la entonces vigente Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena…”, que establece un sistema de notificaciones e información para el registro de las marcas notorias, esta Sala observa:

El mencionado artículo 85 de la Decisión 344 del Acuerdo de Cartagena vigente para la época (publicado en la Gaceta Oficial de la República de Venezuela N° 4.676 Extraordinario del 18 de enero de 1994), que consagra un Régimen Común en materia de Propiedad Industrial para los países miembros, establece lo siguiente:

Artículo 85: A fin de facilitar la protección de las marcas notorias, las oficinas nacionales competentes, establecerán un sistema adecuado de notificación e información.

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Observa la Sala, que el referido sistema de notificaciones e información contenido en la normativa antes transcrita, va dirigido a proteger aquellas marcas cuya notoriedad haya sido reconocida por la entidad administrativa competente.

Ahora bien, de lo anteriormente expuesto se observa que el vicio alegado en esta oportunidad por la representación judicial de la recurrente, se circunscribe y gravita nuevamente sobre el argumento de notoriedad analizado en renglones anteriores; esta vez con base en la supuesta violación de la normativa antes transcrita, que prevé un sistema de notificaciones para la protección de las marcas notorias.

Al respecto, esta Sala reproduce lo señalado en relación a la notoriedad de la marca comercial “SISLEY”, otorgada por el Registrador de Propiedad Industrial en fecha 23 de mayo de 1995, a favor de la sociedad mercantil recurrente, para las clases 37 y 22, pues quedó suficientemente demostrada la incompatibilidad de las mencionadas clases con aquella objeto del acto administrativo impugnado.

En consecuencia, esta Sala desestima la violación de la referida normativa denunciada como infringida por la representación judicial de la recurrente, al no guardar correspondencia con la causa bajo examen. Así se declara.

Conforme a todos los argumentos antes expuestos, esta Sala declara sin lugar el recurso contencioso administrativo de nulidad ejercido.

VI

DECISIÓN

Por las consideraciones anteriormente expuestas, esta Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, declara el SIN LUGAR el recurso contencioso administrativo de nulidad interpuesto contra la Resolución N° 538, publicada en el Boletín de Propiedad Industrial N° 458 de fecha 22 de agosto de 2003 emanada del MINISTERIO DE LA PRODUCCIÓN Y EL COMERCIO (ahora Ministerio del Poder Popular para las Industrias Ligeras y Comercio).

Publíquese, regístrese y notifíquese. Archívese el expediente judicial y devuélvase el administrativo. Cúmplase lo ordenado.

Dada, firmada y sellada en el Salón de Despacho de la Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, en Caracas, a los veintiún (21) días del mes de marzo del año dos mil siete (2007). Años 196º de la Independencia y 148º de la Federación.

La Presidenta - Ponente

EVELYN MARRERO ORTÍZ

La Vicepresidenta

Y.J.G.

Los Magistrados,

L.I. ZERPA

HADEL MOSTAFÁ PAOLINI

E.G.R.

La Secretaria,

S.Y.G.

En veintidós (22) de marzo del año dos mil siete, se publicó y registró la anterior sentencia bajo el Nº 00491.

La Secretaria,

S.Y.G.