Decisión de Juzgado Duodecimo Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Transito de Caracas, de 24 de Abril de 2007

REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

EN SU NOMBRE

JUZGADO DUODÉCIMO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL MERCANTIL Y DEL TRANSITO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ÁREA METROPOLITANA DE CARACAS

Caracas, _____ de _______________ del 2007

Años 197° y 148°

Expediente Nro. 23.799

Sentencia Interlocutoria.

PARTE ACTORA: BEROL CORPORATION, legalmente constituida bajo las leyes del Estado de Delaware, Estados Unidos de América, según se evidencia de documento poder autenticado por ante la Notaria Publica del Municipio Autónomo Chacao del Distrito Metropolitano de Caracas, el 5 de mayo de 2004, bajo el Nro. 26, tomo 52.

APODERADOS JUDICIALES DE LA PARTE ACTORA: J.O.S., E.S.N. y G.A.A.T., abogados en ejercicio, inscritos en el inpreabogado bajo los Nros. 41.907, 74.867 y 21.112, respectivamente.

PARTE DEMANDADA: INDUSTRIAS BEROL S.A., empresa inscrita por ante el Registro Mercantil Primero de la Circunscripción Judicial del Distrito Capital y Estado Miranda el 05 de septiembre de 1962, bajo el número 73, tomo 21-A, reformado el documento constitutivo y Estatutos Sociales según consta de asiento de registro de comercio inscrito por ante la mencionada Oficina de Registro Mercantil el 19 de septiembre del 2001, bajo el número 46, tomo 181-A-Pro., en la persona de su Presidente, ciudadano O.S.P., venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad número 11.226.563, ó en la persona de cualesquiera de sus Vice-Presidentes, ciudadanos M.S.P., O.S.P. o H.S.P..

APODERADO JUDICIAL DE LA PARTE DEMANDADA: No tiene apoderado judicial según consta de autos.

MOTIVO: USO NO AUTORIZADO DE MARCA (Pronunciamiento Sobre Medidas Cautelares).

Vista la solicitud realizada por la parte demandante en el capítulo IV del libelo de la demanda, ratificada igualmente en su ultima reforma de fecha 02 de noviembre del 2006, en la cual requiere se dicten dos (2) medidas cautelares innominadas, el Tribunal pasa a proveer en lo sucesivo de la siguiente manera previa las consideraciones que posteriormente se explanan:

DE LA FIANZA SOLICITADA:

En fecha 21 de diciembre del 2005, este Tribunal mediante auto expreso solicitó a la parte actora, conforme al artículo 247 del Régimen Común Sobre Propiedad Industrial, Decisión Nro. 486 y el artículo 590 del Código de Procedimiento Civil, la constitución de una caución o fianza para garantizar las resultas del juicio por los posibles daños que se puedan ocasionar a la parte contraria, dicha fianza debería ser de empresas de seguros o instituciones bancarias y ascender a la suma de Trescientos Treinta Millones de Bolívares con Cero Céntimos (Bs. 330.000.000,oo), suma ésta que incluye el doble de la cantidad demandada mas las costas procesales, calculadas prudencialmente en Treinta millones de Bolívares (Bs. 30.000.000,oo).

En fecha 02 de noviembre del 2006, la representación judicial de la parte accionante consigna Fianza Judicial emanada de CITIBANK, N.A., Sucursal Venezuela, instituto bancario, domiciliado en Caracas, conforme a asiento inscrito en el Registro de Comercio llevado por el Juzgado de Comercio del Distrito Federal, en fecha 13 de noviembre de 1917, bajo el Nro. 293 y posteriormente ante el Registro Mercantil Primero de la Circunscripción Judicial del Distrito Federal y Estado Miranda, bajo el Nro. 21, tomo 70-A, en fecha 21 de mayo de 1976, y cuya última modificación a su documento constitutivo estatutario fue registrado ante la citada Oficina de Registro en fecha 10 de enero de 2002, quedando anotada bajo el Nro. 64, tomo 246-A Pro., autorizado para operar como Banco Universal de conformidad con la Ley General de Bancos y otras Instituciones Financieras, según consta de Resolución Nro. 014-97, de la Superintendencia de Bancos y otras Instituciones Financieras, publicada en la Gaceta Oficial de la Republica Bolivariana de Venezuela Nro. 36.137, de fecha 30 de enero de 1997, mediante su apoderado ciudadano OTHMAN GAMERO, venezolano, mayor de edad, titular de la adula de identidad Nro. V.-10.330.689, debidamente autenticada por la Notaria Publica Décima Novena del Municipio Libertador del Distrito Capital, en fecha 18 de octubre de 2006, anotado bajo el Nro. 42, Tomo 65 de los Libros de Autenticaciones llevados por esa Notaría.

Este Tribunal luego de una revisión exhaustiva de la fianza presentada por el accionante, llenos como se encuentran los extremos de Ley la considera Garantía Suficiente, en consecuencia, dado que la parte actora dio cabal cumplimiento a lo exigido por este Despacho mediante auto de fecha 21 de diciembre de 2005, admite la fianza consignada en fecha 02 de noviembre del 2006, antes mencionada, por no ser la misma contraria al orden público, a las buenas costumbres ni a ninguna disposición expresa en la Ley. Así se decide.-

DE LAS MEDIDAS CAUTELARES:

Solicita la parte actora a este Tribunal en su escrito libelar que se decreten las siguientes medidas preventivas:

1. « Medida cautelar que prohíba a “INDUSTRIAS BEROL, S.A” el uso de la palabra “BEROL®” a titulo de marca con fines de identificar sus productos y con fines publicitarios », de forma que cesen los actos que constituyen la infracción de los derechos de marca de su representada, mientras dure el presente juicio.

2. « Medida cautelar que ordene el retiro de los circuitos comerciales del país, de todos los productos manufacturados por “INDUSTRIAS BEROL, S.A” que estén identificados con la palabra “BEROL®” empleada a titulo de marca, así como de todo material impreso o de publicidad de estos productos donde se haya hecho uso de la marca “BEROL®” »

Las medias cautelares , escribe ROCCO, no es más que una acción tendiente a obtener una resolución, llamada cautelar, que al conservar el estado de hecho y de derecho determinado por cierta situación de hecho y jurídica, incierta y controvertida, evita el peligro de que en virtud de posibles o probables eventos naturales o voluntarios, sean abolidos o restringidos aquellos intereses jurídicos, de derecho sustancial o procesal, tutelados por el derecho objetivo, que de tal situación derivan o pueden derivar, mientras está pendiente un proceso en previsión de un proceso futuro. (Tratado de derecho procesal civil, V, pag. 89).

Observa esta Juzgadora que la accionante fundamenta su petición en lo dispuesto en el artículo 246 literales “a) y b)” de la Decisión 486 del Régimen Común Sobre Propiedad Industrial de la Comunidad A.d.N., de fecha 14 de septiembre del año 2000, el cual textualmente cita:

Artículo 246.- Podrán ordenarse, entre otras, las siguientes medidas cautelares:

a) El cese inmediato de los actos que constituyan la presunta infracción;

b) El retiro de los circuitos comerciales de los productos resultantes de la presunta infracción, incluyendo los envases, embalajes, etiquetas, material impreso o de publicidad u otros materiales, así como los materiales y medios que sirvieran predominantemente para cometer la infracción;

c) La suspensión de la importación o de la exportación de los productos, materiales o medios referidos en el literal anterior;

d) La constitución por el presunto infractor de una garantía suficiente; y,

e) El cierre temporal del establecimiento del demandado o denunciado cuando fuese necesario para evitar la continuación o repetición de la presunta infracción.

Si la norma nacional del País Miembro lo permite, la autoridad nacional competente podrá ordenar de oficio, la aplicación de medidas cautelares.

De igual modo es apreciable el contenido del artículo 245 de la Decisión 486 del Régimen Común Sobre Propiedad Industrial de la Comunidad A.d.N., el cual reza:

Artículo 245.- Quien inicie o vaya a iniciar una acción por infracción podrá pedir a la autoridad nacional competente que ordene medidas cautelares inmediatas con el objeto de impedir la comisión de la infracción, evitar sus consecuencias, obtener o conservar pruebas, o asegurar la efectividad de la acción o el resarcimiento de los daños y perjuicios.

Las medidas cautelares podrán pedirse antes de iniciar la acción, conjuntamente con ella o con posterioridad a su inicio.

Por tal motivo observa este Despacho que si bien la presente causa versa sobre una acción de infracción al derecho de propiedad industrial, y en ese sentido los artículos 245 y 246 de la Decisión 486 del Régimen Común Sobre Propiedad Industrial de la Comunidad A.d.N., otorgan el derecho de solicitar dichas medidas o alguna providencia cautelar que considere adecuada para evitar la comisión de la infracción denunciada, no es menos cierto que esta igualmente en el deber de verificar los extremos legales de procedencia para el decreto de dichas medidas asegurativas.

Ha establecido nuestro M.T.d.J. que el poder cautelar debe ejercerse con sujeción estricta a las disposiciones legales que lo confieren, y por ello la providencia cautelar solo se concede cuando exista en autos, medios de prueba que constituyan presunción grave de la existencia del riesgo manifiesto de quedar ilusoria la ejecución del fallo, así como del derecho que se reclama. Por tal razón, es imperativo examinar los requisitos exigidos en el artículo 585 del Código de Procedimiento Civil, esto es, el peligro grave de que resulte ilusoria la ejecución de la decisión definitiva (periculum in mora) y la presunción grave del derecho que se reclama (fomus boni iuris).

Asimismo por cuanto las medidas tienen por objeto, fundamentalmente, el operar como un medio que garantice la ejecución del fallo, ante la posibilidad de que pueda modificarse la situación patrimonial de las partes, toda medida cautelar para que sea decretada es necesario que llene una serie de requisitos:

• Que exista presunción de buen derecho;

• Que la ejecución del fallo pueda quedar frustrada;

• Además para cada medida en particular se requiere cumplir con el supuesto de hecho que se establece para cada uno de sus tipos.

En este sentido el artículo 247 de la Decisión 486 del Régimen Común Sobre Propiedad Industrial de la Comunidad A.d.N., dispone:

Artículo 247.- Una medida cautelar sólo se ordenará cuando quien la pida acredite su legitimación para actuar, la existencia del derecho infringido y presente pruebas que permitan presumir razonablemente la comisión de la infracción o su inminencia. La autoridad nacional competente podrá requerir que quien pida la medida otorgue caución o garantía suficientes antes de ordenarla.

Quien pida una medida cautelar respecto de productos determinados deberá suministrar las informaciones necesarias y una descripción suficientemente detallada y precisa para que los productos presuntamente infractores puedan ser identificados.

Exige esta norma una serie de requisitos para la procedencia de las medidas precautelativas que se pudieren dictar en el proceso de infracción al derecho de propiedad industrial, las cuales son:

1. Que quien solicite las medidas acredite su legitimación para actuar en juicio.

2. Que el solicitante acredite la existencia del derecho infringido.

3. Que se presenten pruebas que permitan presumir razonablemente la comisión de la infracción o su inminencia.

4. El otorgamiento de caución o garantía suficientes, antes de ordenar la medida.

En cuanto a la legitimación del demandante, dispone el artículo 238 de la Decisión 486 del Régimen Común Sobre Propiedad Industrial de la Comunidad Andina, que el titular de un derecho protegido en virtud de la citada decisión podrá entablar acción ante la autoridad competente en contra de cualquier persona que infrinja su derecho, y por cuanto de autos se desprende que el accionante basa su legitimación activa en constancia expedida por el Servicio Autónomo de la Propiedad Intelectual, adscrita al Ministerio de Industrial Ligeras y Comercio, en fecha 12 de julio del 2000 (consignada marcada “B”, cursante al cuaderno de recaudos), de la cual se desprende la alegada titularidad de los derechos de propiedad industrial sobre la marca “BEROL®”, aducida por la empresa actora, BEROL CORPORATION, en consecuencia, existiendo así identidad entre la persona a quien la ley otorga el derecho y la persona quien acciona en este proceso, se tiene por cumplido el primer requisito de procedencia.

En cuanto a la certificación de la existencia de un derecho vulnerado, siendo que en el párrafo anterior se verifico el derecho que asiste al demandante de entablar la presente acción, es necesario traer a colación el artículo 155 de la tantas veces mencionada Decisión 486 del Régimen Común Sobre Propiedad Industrial de la Comunidad A.d.N., el cual establece:

“Artículo 155.- El registro de una marca confiere a su titular el derecho de impedir a cualquier tercero realizar, sin su consentimiento, los siguientes actos:

1. Aplicar o colocar la marca o un signo distintivo idéntico o semejante sobre productos para los cuales se ha registrado la marca; sobre productos vinculados a los servicios para los cuales ésta se ha registrado; o sobre los envases, envolturas, embalajes o acondicionamientos de tales productos;

2. Suprimir o modificar la marca con fines comerciales, después de que se hubiese aplicado o colocado sobre los productos para los cuales se ha registrado la marca; sobre los productos vinculados a los servicios para los cuales ésta se ha registrado; o sobre los envases, envolturas, embalajes o acondicionamientos de tales productos;

3. Fabricar etiquetas, envases, envolturas, embalajes u otros materiales que reproduzcan o contengan la marca, así como comercializar o detentar tales materiales;

4. Usar en el comercio un signo idéntico o similar a la marca respecto de cualesquiera productos o servicios, cuando tal uso pudiese causar confusión o un riesgo de asociación con el titular del registro. Tratándose del uso de un signo idéntico para productos o servicios idénticos se presumirá que existe riesgo de confusión;

5. Usar en el comercio un signo idéntico o similar a una marca notoriamente conocida respecto de cualesquiera productos o servicios, cuando ello pudiese causar al titular del registro un daño económico o comercial injusto por razón de una dilución de la fuerza distintiva o del valor comercial o publicitario de la marca, o por razón de un aprovechamiento injusto del prestigio de la marca o de su titular;

6. Usar públicamente un signo idéntico o similar a una marca notoriamente conocida, aun para fines no comerciales, cuando ello pudiese causar una dilución de la fuerza distintiva o del valor comercial o publicitario de la marca, o un aprovechamiento injusto de su prestigio.

Establece el artículo anterior, las causales por las cuales se faculta al titular de algún derecho referido a la propiedad industrial, de impedir a cualquier tercero a realizar sin su consentimiento actos que infrinja el ejercicio de su derecho, y luego de una revisión de las actas procesales se desprende que lo alegado y probado por la parte actora se subsume a lo previsto en el citado artículo 155, motivo por el cual este Despacho tiene por configurado el segundo requisito de procedencia establecido en el artículo 247 eiusdem.

En cuanto a la presentación de pruebas por parte del accionante que permitan presumir razonablemente la comisión de la infracción denunciada o su inminencia, de los instrumentos aportados junto con el libelo de la demanda se puede apreciar que existen elementos probatorios que demuestran la presunción de la infracción por parte de la empresa demandada, de acuerdo a lo previsto en la disposición 155 de la Decisión 486 del Régimen Común Sobre Propiedad Industrial de la Comunidad A.d.N., motivo por el cual este Tribunal salvo la apreciación de los elementos de convicción que posteriormente puedan ser consignados en autos para su apreciación en la Sentencia Definitiva, considera como verificado el tercer requisito de procedencia para el decreto de las medidas solicitadas, antes mencionadas.

En cuanto al otorgamiento de caución o garantía suficientes, antes del decreto de la medida solicitada, de autos se aprecia la consignación por parte de la accionante de Fianza Judicial emanada de CITIBANK, N.A., Sucursal Venezuela, mediante su apoderado ciudadano OTHMAN GAMERO, debidamente autenticada por la Notaria Publica Décima Novena del Municipio Libertador del Distrito Capital, en fecha 18 de octubre de 2006, anotado bajo el Nro. 42, Tomo 65 de los Libros de Autenticaciones llevados por esa Notaría, la cual mediante punto previo en la presente decisión fue declarada garantía suficiente, lo que trae como consecuencia la configuración del cuarto y ultimo requisito de procedencia previsto en el artículo 247, supra transcrito.

Ahora bien por cuanto, de lo expuesto anteriormente se evidencia que el caso en estudio se verifican los cuatro requisitos de procedencia contenidos en 247 de la Decisión 486 del Régimen Común Sobre Propiedad Industrial de la Comunidad A.d.N., cumpliendo así con los supuestos de hechos que se establecen para el decreto de medidas cautelares en estos procesos judiciales, referidos a la protección de la propiedad industrial, y dado que igualmente se pudo verificar el cumplimiento de los extremos referidos a la presunción del buen derecho (fomus boni iuris) y a la existencia del riesgo manifiesto de que quede ilusoria la ejecución del fallo (periculum in mora), previstos en el artículo 585 del Código de Procedimiento Civil, este Tribunal procede a decretar las medidas precautelativas solicitadas por la parte actora, en los siguientes términos:

Previo al decreto de las medidas asegurativas en cuestión, es necesario dejar expresa constancia que el derecho otorgado a la empresa demandante, según certificación del estado administrativo de la marca “BEROL®”, emitida por el Servicio Autónomo de Propiedad Intelectual el 12 de julio de 2005, versa sobre productos clase 16 internacional, es decir, según la Clasificación de Niza, 8ª edición, 2002, referente a los Títulos de las Clases, Productos, según describe:

CLASE 16: Papel, cartón y artículos de estas materias no comprendidos en otras clases; productos de imprenta; artículos de encuadernación; fotografías; papelería; adhesivos (pegamentos) para la papelería o la casa; material para artistas; pinceles; máquinas de escribir y artículos de oficina (excepto muebles); material de instrucción o de enseñanza (excepto aparatos); materias plásticas para embalaje (no comprendidas en otras clases); naipes; caracteres de imprenta; clichés.

Por lo tanto, los productos elaborados que se verán afectados por las medidas cautelares que a continuación serán decretadas deberán recaer única y exclusivamente sobre los productos que estén inmersos bajo la clasificación internacional antes señalada.

Con base a los fundamentos de hecho y derecho antes explanados, este Tribunal:

DECRETA como medida cautelar la prohibición a “INDUSTRIAS BEROL, S.A”, empresa inscrita por ante el Registro Mercantil Primero de la Circunscripción Judicial del Distrito Capital y Estado Miranda el 05 de septiembre de 1962, bajo el número 73, tomo 21-A, reformado el documento constitutivo y Estatutos Sociales según consta de asiento de registro de comercio inscrito por ante la mencionada Oficina de Registro Mercantil el 19 de septiembre del 2001, bajo el número 46, tomo 181-A-Pro., del uso de la palabra “BEROL®” a titulo de marca con fines de identificar sus productos y con fines publicitarios, mientras dure el presente juicio o haya sentencia definitivamente firme.

DECRETA como medida cautelar el retiro de los circuitos comerciales del país, de todos los productos manufacturados por “INDUSTRIAS BEROL, S.A”, que estén inmersos bajo la clasificación 16 internacional, según la Clasificación de Niza, 8ª edición, 2002, y que estén identificados con la palabra “BEROL®”, empleada a titulo de marca, así como de todo material impreso o de publicidad de estos productos donde se haya hecho uso de la marca “BEROL®”.

Con respecto a la primera medida preventiva decretada, se comisiona al JUZGADO DE MUNICIPIO EJECUTOR DE MEDIDAS PREVENTIVAS Y EJECUTIVAS DEL LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ÁREA METROPOLITANA DE CARACAS, a fin de que el Tribunal que resulte sorteado se sirva practicarla, con facultades para sub-comisionar de ser necesario.- Líbrese Despacho de Comisión y Oficio.-

En cuanto a la segunda medida preventiva decretada, en vista del alcance territorial de la misma, dado que debe practicarse en los circuitos comerciales del país, no sujetándose a una circunscripción judicial en especifico, se comisiona a CUALQUIER JUZGADO DE MUNICIPIO EJECUTOR DE MEDIDAS PREVENTIVAS Y EJECUTIVAS DE LA REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA, a fin de que el Tribunal a quien le sea presentada dicha comisión de medida cautelar se sirva practicarla, con facultades para sub-comisionar de ser necesario.- Líbrese Despacho de Comisión y Oficio.-

LA JUEZ,

Dra. A.M.G.H..

LA SECRETARIA Acc.,

KELYN CONTRERAS.-

En esta misma fecha se libraron despachos de comisión junto a oficios Nros._______ y _______.-

LA SECRETARIA Acc.,

KELYN CONTRERAS.-

Exp. Nro. 23.799

AMGH/Kc/ailan