Decisión nº 1139 de Juzgado Superior Civil, Mercantil, Agrario y Menores de Anzoategui, de 29 de Junio de 2006

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

PODER JUDICIAL

Juzgado Superior en lo Civil, Mercantil, Tránsito y de Protección del Niño y del Adolescente de la Circunscripción Judicial del Estado Anzoátegui.

Barcelona, veintinueve de junio de dos mil seis

196º y 147º

ASUNTO : BP02-R-2004-001400

Por auto de 09 de noviembre de 2004, este Tribunal Superior, admitió actuaciones provenientes del Juzgado Tercero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Agrario y Tránsito de esta Circunscripción Judicial, relacionadas con la apelación ejercida por el Dr. J.M. OLLEROS CASTRO, abogado en ejercicio e inscrito en el Inpreabogado bajo el N° 41.451, contra sentencia de 17 de agosto de 2004, dictada por dicho Tribunal en el juicio por USO ILEGAL DE MARCA COMERCIAL Y COMPETENCIA DESLEAL, seguido por la empresa H.T., INC., sociedad mercantil válidamente existente, constituida conforme a las leyes del Estado de Delaware, Estado Unidos de Norte América, domiciliada en 501 Silverside Road, Suite 5 Wilmington, DE 19809, EUA, contra de la sociedad mercantil THE HOME DEPOT, C.A. (antes CONSTRUHOGAR, C.A.), inscrita en el Registro Mercantil III de esta Circunscripción Judicial, bajo el N° 54, Tomo A-4, en fecha 14 de diciembre de 1995, domiciliada en la ciudad de Barcelona, estado Anzoátegui, a través de sus apoderados judiciales, abogados en ejercicio RICARDO HENRIQUEZ LA ROCHE, J.P. BARNOLA QUINTERO, RAFAEL GUEVARA MATA, CECILIA ACOSTA MAYORAL, C.D.H., MANUELA TOMASELLI MOCCIA, Y.S.H. y M.I.L., domiciliados en la ciudad de Caracas e inscritos en el Inpreabogado bajo los Nros. 5.688, 1.085, 14.544, 26.442, 31.491, 66.500, 66501, y 68.361, respectivamente; MIGUEL MOLANO, JOSE ORSINI LA PAZ, C.M., R.D., FERNANDO CHACIN, C.B. y J.M.P.O., los cuatro primeros domiciliados en la ciudad de Maturín, estado Monagas, y el último en la ciudad de Puerto La Cruz, estado Anzoátegui, inscritos en el Inpreabogado bajo los Nros. 7.724, 11.302, 57.926, 71.191, 76783, 87.652 y 88.270, respectivamente.

En el expresado auto de admisión, esta Alzada fijó el vigésimo día de Despacho siguiente para la presentación de informes en esta causa.

En fecha 16 de diciembre de 2004, el abogado C.M., en su carácter de co-apoderado judicial de la parte demandante, H.T., INC., presentó escrito de informes, que fueron agregados a los autos.

Al folio tres mil ciento noventa y siete (3.197), de la cuarta pieza del expediente cursa diligencia suscrita, en fecha 28 de marzo de 2006, por la abogada en ejercicio O.P.P., inscrita en el Inpreabogado bajo el N° 112.108, mediante la cual consigna , a efectum videndi, instrumento poder para acreditar su condición de co-apoderada judicial de la parte demandante en este asunto, H.T., INC.; y en fechas 28 de marzo y 25 de mayo de 2006, solicitó a este Despacho, se sirva dictar sentencia en la presente causa

El Tribunal antes de decidir lo hace previas las siguientes consideraciones:

I

Observa este Sentenciador que una vez cumplidas las formalidades de ley, el Tribunal de la causa en la sentencia recurrida , considero lo siguiente:

Que en la citada demanda la accionante alegó que “H.T., Inc., es la titular y legítima propietaria en Venezuela, de la marca THE HOME DEPOT según se evidencia de las copias certificadas que anexaron marcadas “B”, “C” y “D”, que se describen a continuación: Marcado “B” la Resolución N° 004435 de fecha 20 de mayo de 1996, publicada en el Boletín 404 de fecha 29 de mayo de 1996, donde se acuerda el registro de la marca THE HOME DEPOT, inscripción N° 617-91 de fecha 16 de enero de 1991, clase 50, a nombre de H.T., INC. Marcado “C”: Planilla de relación de derecho de registro a cancelar de la marca THE HOME DEPOT, inscripción N° 617-91 de fecha 16 de enero de 1991, clase 50 a nombre de HOMER TL, INC. Marcado “D”: Solicitud de cambio de peticionario de la marca THE HOME DEPOT en clase 50 a favor de H.T., INC.”. Que dicha empresa, además de tener la marca THE HOME DEPOT registrada en Venezuela, “se encuentra registrada en la Oficina de Patentes y Marcas de los Estados Unidos de América, según se desprende de Certificados de Registro Nº 1297161, de fecha 18 de septiembre de 1984, en la clase 42 de la Nomenclatura Internacional, Nº 1.765.449, de fecha 20 de abril de 1993, en la clase 2 de la Nomenclatura Internacional, Nº 1.188.191, de fecha 26 de enero de 1982, en clase 42, de la Nomenclatura Internacional, Nº 1.431.636, de fecha 10 de marzo de 1987, en clases 1, 6, 7, 8, 9, 11, 17, 19, 20, 21 Y 27 de la Nomenclatura Internacional, Nº 1.835.705, de fecha 10 de mayo de 1994, en la clase 37, 39 Y 42 de la Nomenclatura Internacional y Nº 1.152.625, de fecha 28 de abril de 1981, en la clase 35 de la Nomenclatura Internacional… que la marca THE HOME DEPOT ha sido reconocida y establecida a favor de H. tlc., Inc., por el Servicio Autónomo de la Propiedad Industrial al pronunciarse negando la observación al registro de la misma en la resolución N° 004435 de fecha 20 de mayo de 1996. Aducen que la reconocida notoriedad de la marca THE HOME DEPOT, así como su consolidación en el mercado se ha logrado gracias a los esfuerzos realizados por su propietaria H.T., Inc., y que gracias a esos esfuerzos la marca THE HOME DEPOT está definida como una marca de servicio y un nombre comercial, siendo que la demandada CONSTRUHOGAR, C.A., lejos de utilizar la misma como su nombre comercial para distinguir establecimientos, y en consecuencia prestar un servicio a través de ésta, decidió copiar y claramente aprovecharse de la fama, prestigio y notoriedad de la marca propiedad de H.T., Inc., eliminando el artículo THE, agregándole en menor tamaño, el nombre J. Gaspard, en evidente uso ilegal del nombre comercial THE HOME DEPOT, aprovechándose de la notoriedad de la marca de propiedad de H.T.., en detrimento de sus derechos de propiedad industrial”; que desde el momento en que CONSTRUHOGAR, C.A., presentó en el mercado establecimientos comerciales distinguidos con la marca THE HOME DEPOT “produjo una confusión en el mercado que desmejora la imagen de la marca, pues los establecimiento de Construhogar, C.A., no llenan los extremos de tecnología, calidad y originalidad que reúnen los de H.T., Inc,..que dicha confusión desmejora la conducta adoptada por Construhogar C.A, para beneficiarse de la reputación y buen nombre que avala a la marca de THE HOME DEPOT, lo que impide que se cumpla con la función individualizadora que protege al consumidor…que tal conducta desplegada por Construhogar, C.A, está identificada en la doctrina patria y extranjera como competencia desleal, por la utilización ilegítima de la reputación de otro…que la conducta desplegada por la demandada, le ha ocasionado serios daños y perjuicios, por cuanto los que presta Construhogar, C.A., a través del uso ilegal de la marca THE HOME DEPOT no están sometidos a los estrictos controles de tecnología y calidad utilizados por H.T., Inc., por lo que su reputación ha resultado perjudicada”. Que el cambio de denominación no era necesario para reformar la demanda “pero si se hacía indispensable por la existencia de un hecho nuevo que aumenta la ilegalidad de la actividad desplegada por la demanda. En consecuencia, de conformidad con lo establecido en el artículo 53 de la Ley de Registro Público, demandaron la nulidad del asiento No. 37, tomo A-58, de fecha 18 de septiembre de 1998, relativo al acta de asamblea, mediante el cual se efectuó el cambio de denominación comercial de CONSTRUHOGAR, C.A., a THE HOME DEPOT, C.A., compañía registrada en el Registro Mercantil Tercero de la Circunscripción Judicial del Estado Anzoátegui, por haber sido otorgado en contravención a lo establecido en la Ley de Propiedad Industrial y en la Decisión 344”; que la accionante estima la demanda en la cantidad de CIEN MILLONES DE BOLÍVARES (Bs. 100.000.000,00), y solicita del Tribunal acuerde la indexación de todos los montos reclamados.

Agrega la el A-quo en su decisión , que una vez decididas las cuestiones previas promovidas, la demandada, en la oportunidad de dar contestación al fondo de la demanda, negó, rechazó y contradijo todos y cada uno de los alegatos contenidos en el escrito libelar y su reforma e impugnó y rechazó que la marca THE HOME DEPOT fuera propiedad de la empresa actora, “por cuanto la misma fue otorgada inicialmente a favor de Home Depot U.S.A., INC”; negó, rechazó y contradijo que usara la marca HOME DEPOT J. GASPARD de una forma ilegal y abusiva de los derechos de propiedad industrial de H.T., INC, “por cuanto el elemento diferenciador de dicho signo distintivo es el nombre J. GASPARD colocado al lado del mismo”. Y por último, opuso la falta de cualidad de la empresa demandante para intentar esta acción; alegando que su representada “utilizó de buena fe el signo distintivo o nombre comercial “HOME DEPOT J. GASPARAD” para identificar los servicios que presta, pero no lo utilizaba a título de marca, ni causó confusión en el comercio, considerando…que no se encuentran llenos los extremos del artículo 192 de la actual Decisión 486, por no existir, en el presente caso, ‘para el caso de nombres comerciales notorios’ un requisito adicional como es el aprovechamiento injusto de ese prestigio; y solicitaron la cancelación de la marca THE HOME DEPOT “por falta de uso por parte de H.T.., Inc., tanto en Venezuela como en los países miembros del Acuerdo de Cartagena”.

II

En cuanto a la falta de cualidad de la actora, alegada por la parte demandada, la Primera Instancia consideró que dicha parte cuestiona la marca THE HOME DEPOT, por cuanto no es propiedad de la empresa actora, por haber sido otorgada inicialmente a favor de la empresa Home Depot U.S.A., INC., lo que, según la accionada, conlleva a la falta de cualidad de la demandante para intentar y sostener la presente acción. De igual modo señala que mediante resolución Nº 2762, del 14 de julio de 1997 publicada en el Boletín de la Propiedad Industrial Nº 413, Tomo II, del 06 de agosto de 1997, fue concedida el nombre comercial “THE HOME DEPOT”, signada bajo el Nº 617-91, clase nacional 50, a favor de la firma Home Depot U.S.A. Inc., que la falta de cualidad alegada por la demandada deviene del hecho de que la marca The Home Depot fue concedida a nombre de Home Depot USA, Inc, y no a nombre de H.T., Inc., por lo que ésta última no tendría cualidad para interponer esta acción, puesto que, según lo dispuesto en el artículo 56 de la Ley de Propiedad Industrial, los actos y resoluciones del registro de la Propiedad Industrial tendrán autenticidad y vigor desde que aparezcan en el Boletín de la Propiedad Industrial.

Ahora bien, observa este Tribunal Superior , sosteniendo el criterio de la Primera Instancia, que la materia objeto de esta controversia, se encuentra regulada por la Ley de Propiedad Industrial, en su artículo 91, que contempla:

Cuando una persona cambie o modifique su nombre, con arreglo a la Ley, podrá solicitar del Registro de la Propiedad Industrial que se anote el cambio o modificación verificados en cada uno de los asientos que correspondan a las patentes o marcas de su propiedad …La solicitud podrá hacerla la persona cuyo nombre ha sido cambiado o modificado y con ella, dicha persona deberá acompañar copia auténtica del acto en que conste el cambio o modificación del nombre. Con la solicitud de cambio o modificación de nombre y con los recaudos acompañados, se formará expediente, el cual se archivará.

Igualmente en la derogada Decisión 344 del Acuerdo de Cartagena, que en su artículo 89, establecía:

“El peticionario de un registro de marca, podrá modificar su solicitud inicial únicamente con relación a aspectos secundarios. Asimismo, podrá eliminar o restringir los productos o servicios principalmente especificados. (…).

Y en la actualidad por la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, en su artículo 143, que dispone lo siguiente:

El solicitante de un registro de marca podrá pedir que se modifique la solicitud en cualquier momento del trámite. Del mismo modo podrá pedir la corrección de cualquier error material. (…)

Por lo que resulta evidente que dichas normas no obligan a que los cambios de solicitantes y/o peticionarios de registros de marca deban ser publicados en el Boletín de la Propiedad Industrial y, menos aún, que de ellos se desprenda la validez o no de las modificaciones que se hagan, ordenándose, conforme a los artículos antes referidos, simplemente el archivo de dicha solicitud en el expediente administrativo respectivo.

De igual modo, manifiesta el Tribunal de la causa que “la obligación de publicación en el Boletín de la Propiedad Industrial, no aplica para todas las actuaciones que las partes presenten en dichos expedientes administrativos”, y al efecto hace alusión a los artículos 54 y 55 de la referida Ley:

Artículo 54: Todas las publicaciones previstas en la presente Ley deberán hacerse en el Boletín de la Propiedad Industrial que es el órgano de la Oficina de Registro. Los ejemplares de este Boletín tendrán fuerza de instrumentos públicos. (Negrillas y Subrayado de este fallo) Artículo 55: Los actos y documentos cuya publicación ordena la presente Ley, tendrán el carácter de público por el hecho de aparecer en el Boletín de la Propiedad Industrial. (Negrillas y subrayado de este fallo)

Y agrega: “…sólo son ciertos actos los que deben ser publicados en tales Boletines de la Propiedad Industrial, y que tal y como este sentenciador ha podido observar, los mismos están expresamente señalados por el propio ordenamiento jurídico en artículos..que se citan a continuación: artículo 60, que ordena la publicación de las solicitudes de patentes; artículo 63, que ordena la publicación de las oposiciones que hagan a la concesión de una patente; artículo 68 que ordena la publicación de la patente concedida; artículo 76 que ordena la publicación de las solicitudes de una marca; artículo 77, que ordena publicar las objeciones u oposiciones a la concesión de una marca; artículo 86 que ordena publicar la concesión de la marca; y así otros artículos, que taxativamente, ordenan cuáles actos deben ser publicados en el Boletín de la Propiedad Industrial”. Asimismo, el referido cambio de nombre y/o de peticionario no constituye una cesión, bajo cuya figura la empresa demandada enmarcó su alegato, sino, como se desprende de las ya citadas normas, lo que se efectuó fue un cambio de peticionario, es decir, de solicitante, figura esta muy distinta a la cesión del derecho marcario que ciertamente conlleva la obligación de publicarlas en el citado Boletín a tenor de lo dispuesto en el artículo 4 de la Ley de Propiedad Industrial y en el artículo 116 de la derogada Decisión 344 que era la ley aplicable para el momento en que se verificó el cambio de peticionario. Igualmente se ha podido constatar la validez de dicho cambio de peticionario a favor de H.T., INC., por parte del Registrador de la Propiedad Industrial, al cursar en autos, al folio novecientos veintiséis (926) y siguientes, Resolución emitida por dicho Organismo…donde se declaró con lugar la observación interpuesta por H.T., Inc., en su carácter de titular de la marca THE HOME DEPOT…negando en consecuencia dicha marca comercial “debido que al compararse los signos en conflicto HOME DEPOT el signo solicitado y THE HOME DEPOT el signo registrado se evidencia claramente que el primero está contenido íntegramente en el segundo, además que distinguen productos análogos, hecho por el que se hace imposible la coexistencia pacífica de ambos signos en el mercado, porque se induciría a error y confusión al público consumidor al adquirir los productos pensando que son de titular original. Es doctrina constantemente reiterada por este despacho que no puede otorgarse el registro de un signo que reproduzca a otro ya registrado sin añadírsele elementos que le impriman distintividad frente al signo registrado y que distingan productos análogos.”

En consecuencia, resulta improcedente la defensa de la parte demandada, relativa a la falta de cualidad de la actora para intentar y sostener la presente acción y, así se declara.

En cuanto a las defensas o alegatos de la demandada, relacionados con el derecho de uso que ésta aduce poseer sobre el nombre o denominación comercial “HOME DEPOT J. GASPARD”, según los términos del artículo 190 de la Decisión 486, de la Comunidad Andina, que expresa lo siguiente: “Se entenderá por nombre comercial cualquier signo que identifique a una actividad económica, a una empresa o a un establecimiento mercantil. Puede constituir nombre comercial de una empresa o establecimiento, entre otros, su denominación social u otra designación inscrita en un registro de personas o sociedades mercantiles.”; al respecto, la Primera Instancia señala que para el momento en que se demanda el uso ilegal de la marca THE HOME DEPOT por la empresa H.T.., INC., siendo el libelo de demanda de fecha 12 de febrero de 1999, se encontraba vigente la Decisión 344 del Acuerdo de Cartagena”, por lo que, de conformidad con lo previsto en el artículo 24 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, “Ninguna disposición legislativa tendrá efecto retroactivo excepto cuando imponga menor pena.(…)”, resultando aplicable la normativa referida en la Decisión 344, del Acuerdo de Cartagena, la cual establecía en su artículo 128 que “…El nombre comercial será protegido por los Países Miembros sin obligación de depósito o de registro. En caso de que la legislación interna contemple un sistema de registro se aplicarán las normas pertinentes del Capítulo sobre Marcas de la presente Decisión, así como la reglamentación que para tal efecto establezca el respectivo País Miembro”; por lo tanto, al prever nuestra legislación interna un sistema de registro, según lo establecido en la derogada decisión 344, del Acuerdo de Cartagena, le era aplicable al nombre comercial las normas relativas al capítulo de marcas, que en su artículo 102 establecía: “El derecho al uso exclusivo de una marca se adquirirá por el registro de la misma ante la respectiva oficina nacional competente. Agrega el A-Quo, que la norma establecida en la derogada Decisión 344 del Acuerdo de Cartagena, a los efectos de la regulación sobre registro o no de nombres o denominaciones comerciales, remite a la legislación interna de cada País Miembro, es decir, a la Ley de Propiedad Industrial, que dispone en su artículo 27 lo siguiente: “La marca que tiene por objeto distinguir una empresa, negocio, explotación o establecimiento mercantil, industrial, agrícola o minero, se llama denominación comercial.”

Ahora bien, conforme lo señala el Tribunal de la causa, para el momento en que fue incoada esta acción y tomando en cuenta los parámetros establecidos por la referida Ley De Propiedad Industrial, el nombre o denominación comercial, tenía que ser una marca debidamente registrada, tanto a la luz de dicha normativa como de la Decisión 344, en sus artículos 27 y 102, respectivamente, por cuanto, su registro ante la respectiva oficina nacional competente, es lo que le confiere a su titular el derecho al uso exclusivo del mismo, y por cuanto de autos no se desprende que la empresa demandada THE HOME DEPOT, C.A. , haya demostrado poseer registro alguno sobre el nombre comercial “HOME DEPOT J. GASPARD”, a pesar de que, para la fecha en que fue interpuesta la demanda, se encontrara aún vigente la Decisión 344 que, al remitir a nuestra legislación interna, preveía que para ejercer el derecho al uso exclusivo era necesario haber obtenido el registro respectivo. Por el contrario, el derecho al uso del signo THE HOME DEPOT, sí lo adquirió la empresa actora, que tal y como se señalara en las líneas anteriores obtuvo el registro de la marca mediante resolución del 14 de julio de 1997; así también se declara.

Con respecto al alegato de buena fe esgrimido por la demandada, el Tribunal de Primera Instancia, hace alusión al artículo 105 de La Decisión 344 del Acuerdo de Cartagena, que establecía lo siguiente: “Siempre que se haga de buena fe y no constituya uso a título de marca, los terceros podrán, sin consentimiento del titular de la marca registrada, utilizar en el mercado: su propio nombre, domicilio o seudónimo; el uso de un nombre geográfico; o, de cualquier otra indicación cierta relativa a la especie, calidad, cantidad, destino, valor, lugar de origen o época de producción de sus productos o de la prestación de sus servicios u otras características de éstos; siempre que tal uso se limite a propósitos de identificación o de información y no sea capaz de inducir al público a error sobre la procedencia de los productos o servicios. (…)” Dicho artículo fue reproducido en el artículo 157 de la actual decisión 486.

Ahora bien, agrega la Primera Instancia que la demandada The Home Depot C.A., ha usado el signo distintivo o nombre comercial “Home Depot J. Gaspard”, para identificar los servicios que presta, pero no lo utilizaba a título de marca y tampoco indujo al público a error, ni causaba confusión en el comercio. Que de los expedientes administrativos consignados en la articulación probatoria de la incidencia de cuestiones previas, se evidencia que las tres solicitudes de registro presentadas por J.G. del signo distintivo “HOME DEPOT J. GASPARD”, corresponden a marcas de servicios en diversas clases. Que todo ello, aunado al alegato de la demandada de que “ha usado el signo distintivo para distinguir los servicios que presta,” (página 2268), así como el alegato de que la utilización que hace de dicho signo para identificar su empresa mercantil, su actividad y sus establecimientos, es un nombre comercial (página 2264), son demostrativos de que no hay buena fe en dicha conducta, siendo además que tal uso no se limita a propósitos informativos o de identificación. Al igual que el contenido de las testimoniales rendidas por los testigos promovidos por la actora cuando señalan el parecido que existe entre el nombre comercial propiedad de H.T., Inc., y el nombre Home Depot J. Gaspard, que sí inducen a error y crean confusión en el público consumidor.

Criterio que también comparte este Tribunal , y en consecuencia, el alegato de la buena fe esgrimido por la demandada, debe ser declarado sin lugar; y así se decide.

Respecto al argumento de cancelación por falta de uso de la marca alegado por The Home Depot, C.A., el Tribunal de la causa hace referencia a lo invocado por la parte demandada, conforme al artículo 108 de la Decisión 344 del Acuerdo de Cartagena, y el artículo 165 de la Decisión 486, que lo substituyó, que establece: “la oficina nacional competente cancelará el registro de una marca, a solicitud de cualquier persona interesada, cuando sin motivo justificado no se hubiese utilizado la marca durante los tres años consecutivos a la fecha en que se inicia la acción de cancelación; estableciendo que tal cancelación por la falta de uso de la marca, también puede solicitarse “…como defensa en un procedimiento de infracción, de observación o de nulidad interpuesto con base a la marca no usada” . Agrega que, siendo esta una acción por infracción, en base a las disposiciones acotadas, se puede alegar como defensa la cancelación por no uso. Que la derogada Decisión 344, establecía que el alegato de cancelación por no uso, podía ser utilizado como defensa en un procedimiento de infracción, de observación o de nulidad interpuesto con base en la marca no usada. Que sin embargo, la Decisión 486 que actualmente Regula el Régimen Común de la Propiedad Industrial, entró en vigencia hallándose en curso la presente causa, y antes de que la parte demandada diera contestación a la acción, por lo que la legislación aplicable es la establecida en la Decisión 486 que modificó el contenido del artículo 108 de la Decisión 344, limitando tal defensa a los procedimientos de oposición interpuestos con base en la marca no usada y dejando por fuera los procedimientos de infracción, de observación o de nulidad. Al efecto el artículo 165 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina dispone: “La oficina nacional competente cancelará el registro de una marca a solicitud de persona interesada, cuando sin motivo justificado la marca no se hubiese utilizado en al menos uno de los Países Miembros, por su titular, por un licenciatario o por otra persona autorizada para ello durante los tres años consecutivos precedentes a la fecha en que se inicie la acción de cancelación. La cancelación de un registro por falta de uso de la marca también podrá solicitarse como defensa en procedimientos de oposición interpuestos con base en la marca no usada…”

Añade la Primera Instancia que, tal procedimiento de oposición se interpone sólo ante la Autoridad Competente dentro del plazo de treinta días siguientes a la fecha de la publicación de la solicitud de registro según lo establecido en la propia Decisión 486 y en la Ley de Propiedad Industrial. Que en Venezuela, todo lo relativo a la propiedad industrial está a cargo de una oficina que se denomina Registro de la Propiedad Industrial, según lo dispone el artículo 37 de la Ley de Propiedad Industrial, que hoy en día integra el Servicio Autónomo de Propiedad Intelectual (SAPI), adscrito al Ministerio de Producción y Comercio. Que dicho Registro es la autoridad nacional competente para cancelar el registro de una marca que no ha sido utilizada. Por lo que la competencia para decidir sobre el alegato presentado por el demandado, relacionado con la supuesta falta de uso en Venezuela, por parte de H.T., de la marca “THE HOME DEPOT”, es exclusivamente del Registro de la Propiedad Industrial, pues de lo contrario, esta autoridad judicial estaría usurpando funciones administrativas que harían nulo su pronunciamiento; declarándose incompetente para decidir tal argumento con base a la normativa invocada, criterio que también comparte este Juzgador, y así se decide.

Por otro lado, tal como lo señala la Primera instancia, la parte demandada negó, rechazó y contradijo que usa la marca HOME DEPOT J. GASPARD de una forma ilegal y abusiva de los derechos de propiedad industrial de H.T., INC, “por cuanto el elemento diferenciador de dicho signo distintivo es el nombre J. GASPARD, colocado al lado del mismo y que corresponde al nombre propio de la persona natural que la representa; de tal manera que está bien identificado y sin posibilidad de generar confusión o error ambos signos distintivos, pudiendo en todo caso coexistir en el mercado”; y agrega que la marca “HOME DEPOT J. GASPARD” es una marca compuesta, cuyo elemento denominativo o característico, es “HOME DEPOT”. Que The Home Depot, C.A., ha señalado como su nombre comercial “J. Gaspard” que lo distingue o identifica, de lo que se desprende que “no es necesario solicitar el consentimiento de la firma H.T., Inc., por cuanto el término solicitado tiene su propia individualidad. Sin embargo, para este sentenciador tal uso contraviene lo dispuesto en el artículo 102 de la Decisión 344, pues tal y como expresara en líneas anteriores el registro de la marca TEH HOME DEPOT a favor de H.T., Inc., fue obtenido a la luz de la Decisión 344, por lo que el derecho exclusivo a usar ese nombre comercial lo tiene la empresa actora que fue quien obtuvo primigeniamente el registro aquí en Venezuela. Ello, sin entrar a considerar en este momento los certificados de registro obtenidos en Estados Unidos, Canadá y Colombia, que por aplicación del Convenio de París, cuya Ley aprobatoria fue publicada en la G. O. N° 4882 extraordinario del 30/03/1995, establecen en sus artículos 6bis, 6sexies y 8…que los países miembros de la unión deben proteger las marca notoriamente conocidas, las marcas de servicio y los nombres comerciales que han sido otorgados en cualquier otro país miembro de la Unión, como es el caso de los países arriba mencionados…”.

En cuanto a las distintas inspecciones judiciales evacuadas, así como las testimoniales rendidas en el lapso probatorio, las cuales fueron analizadas por la Primera Instancia, se evidencia que entre los signos distintivos "HOME DEPOT J. GASPARD" y “THE HOME DEPOT”, efectivamente existe una similitud fonética y visual que induce a error al público consumidor, siendo que la letra J. y la palabra Gaspard, no individualizan, y al respecto, son contestes los testigos cuando mencionan que “han ingresado a los locales identificados como “Home Depot j. Gaspard” en la creencia de que están visitando a una sucursal de la tienda “The Home Depot” propiedad de la actora”.

Al respecto, refiere la Primera Instancia lo sostenido por el autor G.C. en cuanto a las marcas mixtas en las que puede predominar el elemento verbal o el elemento gráfico, pero que no debe dejarse a un lado el principio de analizar las marcas en su conjunto. Aun cuando pueden existir en una marca mixta elementos que asumen papel principal frente otros que resultan secundarios, afirmando el autor que a veces "... los elementos integrantes del conjunto son de tal naturaleza que uno de ellos asume un papel principalísimo, al punto de concitar sobre el mismo toda la atención que debería merecer el signo completo. En estos casos excepcionales, es el elemento protagónico el que debe ser confrontado,…" (Luis Eduardo CABANELLAS DE LAS CUEVAS, Guillermo,"Derecho de Marcas", 1989, páginas 43 y 44).

Igualmente refiere tanto lo señalado en diversas sentencias del Servicio Autónomo de la Propiedad Industrial, como es el caso PRODAMOX vs. PRODANOL, Resolución No. 363, de fecha 13 de Marzo de 2.000, publicada en el Boletín de la Propiedad Industrial No. 438, Tomo III, página 31, de fecha 07 de Abril de 2.000, que estableció lo siguiente: “Desde el punto de vista fonético se advierte una clara y evidente identidad, toda vez que el signo solicitado contiene las mismas sílabas presentando como único elemento diferenciador la incorporación en la terminación de la sílaba NOL por MOX, la cual no es atributiva de distintividad alguna que permita calificarlas de disímiles ya que ambas son marcas denominativas, y al efecto se produce una sucesión de vocales en el mismo orden al respecto F.N. afirma que "en una visión de conjunto donde la estructura prevalece sobre los componentes parciales, aparece nítidamente la semejanza entre las marcas contrapuestas, lo que además confirma un examen analítico de las mismas que pone de manifiesto la igualdad absoluta de las sílabas y casi exacta de letras, incluso con la coincidencia de vocales, de su ordenación relativa y de la consonante inicial.” Como el criterio que sostuvo dicho Organismo en la Resolución Nº 003047, de fecha 07 de agosto de 1997, publicada en el Boletín de la Propiedad Industrial Nº 416 de fecha 31 de octubre de 1997, citada en líneas anteriores: “…al compararse los signos en conflicto HOME DEPOT el signo solicitado y THE HOME DEPOT el signo registrado se evidencia claramente que el primero está contenido íntegramente en el segundo, además que distinguen productos análogos hecho por el que se hace imposible la coexistencia pacífica de ambos signos en el mercado porque se induciría a error y confusión al público consumidor al adquirir los productos pensando que son de titular original. Es doctrina constantemente reiterada por este despacho que no puede otorgarse el registro de un signo que reproduzca a otro ya registrado sin añadírsele elementos que le impriman distintividad frente al signo registrado y que distingan productos análogos”

En consecuencia, al igual que lo decidió el A-quo , considera esta Alzada que la marca Home Depot J. Gaspard efectivamente induce a error y crea confusión en el público consumidor, como consecuencia de su parecido gráfico, fonético y visual a la marca ya registrada THE HOME DEPOT, y así de declara.

III

En la oportunidad legal para la presentación de pruebas, la parte demandada, reprodujo e hizo valer el mérito favorable de los autos, que se derivó de las pruebas cursantes en el expediente, acompañadas como documentos fundamentales de la acción, así como todos aquellos consignados a lo largo del proceso. Ratificaron el certificado de registro de la marca THE HOME DEPOT, obtenido a nivel nacional, así como la sentencia que concedió dicha marca y el cambio de peticionario que se realizó a favor de H.T., Inc., los cuales anexaron al libelo de demanda, tratándose dichos documentos de certificados que protegen la marca THE HOME DEPOT, y emanan de la Autoridad Nacional competente para su expedición y otorgamiento, como se ha establecido en esta especial materia, por lo que se deben considerar y valorar como documentos públicos, por cuanto los mismos fueron debidamente legalizados y traducidos al idioma castellano por G.E.G.C., Intérprete Público de la República Bolivariana de Venezuela, en el idioma inglés, según título publicado en la Gaceta Oficial Nº 32.525, de fecha 28 de julio de 1982 e inscrito en el Registro Público Principal del Distrito Federal bajo el Nº 102, Volumen 3º, folio 58vto., y debidamente registrados ante el Juzgado Primero de Primera Instancia en lo Civil de la Ciudad de Caracas el día 12 de julio de 1982, en cumplimiento con lo establecido en el Artículo 185 del Código de Procedimiento Civil, de donde se evidencia que la marca THE HOME DEPOT, esta registrada a nombre de la empresa H.T., INC., previamente identificada, en los Estados Unidos de América y conforme a la normativa supranacional que regula la materia, se deriva un derecho exclusivo a nivel internacional a favor de la empresa H.T., INC., por ser la única titular de dicha marca, otorgándoseles a dichos documentos pleno valor probatorio. Así se decide.

En consecuencia, tal como lo señala la Primera Instancia en su fallo, es obvio concluir en que existe, por parte de la actora, una titularidad a nivel internacional de data anterior, y que la notoriedad de las marcas propiedad de H.T., INC., desplaza del mercado a cualquier otra que utilice sus mismos elementos, cualquiera sea el producto o servicio al cual se destine, si la misma constituye su copia o reproducción, según el propio criterio que ha sido ratificado por la Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia en sentencia de fecha 04 de mayo de 1999, en el caso Dallas Jeans, expediente Nro. 11792, que al efecto estableció: “Este principio de especialidad aparece atenuado por el reconocimiento de que la marca extiende su protección cuando, sin tratarse de los mismos productos, se alude a productos análogos. Más recientemente, una corriente relativa a las marcas de alto renombre, al exigir la protección de los elementos que la constituyen, independientemente de los productos a los cuales se destinan, derogó el principio al cual estamos aludiendo, al permitir que la marca renombrada pueda desplazar del mercado a cualquier signo posterior, independientemente del producto al cual represente. (…)

Añade la primera Instancia que, “no puede…omitir la clara e irrefutable intención del legislador de proteger las invenciones, el derecho de autor, marcas, denominaciones comerciales patentes, etc., protección ésta que deriva de manera directa de lo dispuesto en el artículo 98 de nuestra Carta Magna que textualmente reza: ‘La creación cultural es libre. Esta libertad comprende el derecho a la inversión, producción y divulgación de la obra creativa, científica, tecnológica y humanística, incluyendo la protección legal de los derechos del autor o de la autora sobre sus obras. El Estado reconocerá y protegerá la propiedad intelectual sobre las obras científicas, literarias y artísticas, invenciones, innovaciones, denominaciones, patentes, marcas y lemas de acuerdo con las condiciones y excepciones que establezcan la ley y los tratados internacionales suscritos y ratificados por la República en esta materia’”. Y como punto previo, pasa a analizar el significado de la reciprocidad legislativa que existe entre todos los países miembros de la llamada Comunidad A. deN., vinculados mediante las Decisiones 344 y 486 que en materia de Protección a la Propiedad Industrial han existido en los últimos años.

En definitiva, agrega el Tribunal de la causa, lo que se busca constituir en materia de Propiedad Industrial es un régimen común, cuyo principal interés sea el de regular los derechos mínimos que deban existir en la región andina. Es por ello que mediante la celebración de tratados o leyes internas, pueden los países miembros fortalecer los derechos de propiedad industrial mas no limitarlos; considerando indispensable, para proseguir con el análisis de la controversia planteada, traer a colación el conocido Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial del 20 de marzo de 1883, aprobado mediante ley en nuestro País, en fecha 30 de mazo de 1995, cuya finalidad es la de establecer uniformidad en los diferentes derechos de Propiedad Industrial, que todos los nacionales de los países firmantes tengan en cada uno de los otros países de la Unión, todo con el objeto de evitar el aprovechamiento ilícito de marcas renombradas y notorias y otorgar protección previa a los titulares de solicitudes y registros en materias de Propiedad Industrial. Dicho convenio fue suscrito también por Canadá, por lo que en virtud del principio de la reciprocidad comentado, igual valoración se le da al certificado de registro otorgado en ese País mediante el cual fue concedida la marca THE HOME DEPOT a favor de H.T., Inc.

También hace mención a las decisiones consignadas por la actora, en copia certificada conjuntamente con su escrito de informes, emitidas por: 1) El Sub departamento Jurídico del Departamento de Propiedad Industrial de la República de Chile; 2) por el Instituto Nacional de la Propiedad Industrial de la República Federativa de Brasil; y 3) por el Tribunal de Distrito de los Estado Unidos para el Distrito Sur de Florida, División Fort Lauderdale, respectivamente, las cuales ratifican la notoriedad de la marca THE HOME DEPOT, las cuales emanan de diversos organismo internacionales que regulan lo relativo a la Propiedad Industrial en países como Chile, Brasil y Estados Unidos, todos ellos suscriptores del Convenio de París, señalando en consecuencia, al ser Venezuela también suscriptor de dicho Convenio, que tales sentencias tienen carácter vinculante en virtud del principio de la reciprocidad internacional que debe de regir entre todos las países miembros de la Unión.

Concluyendo la Primera Instancia en que los Certificados de Registro Nacionales e Internacionales y Resoluciones y Sentencias emitidas por organismos, tanto administrativos como judiciales, a nivel internacional y nacional, producidos junto al libelo de demanda y en el transcurso del presente proceso, demuestran que la marca THE HOME DEPOT, es efectivamente una marca notoria que se encuentra registrada desde el año de 1979, en Estados Unidos de Norteamérica, y seguidamente en países como Canadá, Colombia, Chile, Brasil, Puerto Rico y Venezuela, de lo que se deriva el previo registro internacional de la marca THE HOME DEPOT, así como su notoriedad a nivel nacional e internacional.

En cuanto a las pruebas testimoniales, la Primera Instancia adujo que todos los testigos promovidos por la parte actora se encontraban domiciliados en la Ciudad de Caracas, y en virtud de ello actuó según lo previsto en el artículo 484 de nuestro Código de Procedimiento Civil y que una vez analizadas las disposiciones recabadas por el Tribunal comisionado de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, consideró necesario exponer algunas de las preguntas y de las respuestas ofrecidas por los tres (3) testigos evacuados:

“Pregunta primera: “Diga el testigo si conoce los establecimientos comerciales identificados como “THE HOME DEPOT”. Respuestas: - Testigo No.1: “Si los conozco”. - Testigo No.2: “Si”. - Testigo No.3: “Si, si los conozco”. Pregunta quinta: “Diga el testigo que tipo de productos y/o servicios ha adquirido o le han sido prestados por los establecimientos comerciales identificados como THE HOME DEPOT”. Respuestas: -Testigo No.1: “Los productos que he comprado en dicho establecimiento han sido herramientas, papel tapiz, productos de limpieza, pues tengo familiares que tienen casas en Estados Unidos y los mismos han hecho compras de organizadores de closets, materiales de construcción y además he recibido el servicio que tiene THE HOME DEPOT, vía Internet, donde he realizado pedidos y me han remitido los mismos en mi domicilio ubicado aquí en Venezuela”. -Testigo No.2: “Las veces que he comprado lámparas, ventiladores con lámparas, electrodomésticos, compré una cafetera y compré una batidora de mano, más que todo artículos para la decoración de la casa”. -Testigo No.3: “He equipado la cocina y los baños y su instalación fue realizada por la misma gente THE HOME DEPOT”. Pregunta séptima: “Diga la testigo que imagen y/o diseño publicitario asocia a los establecimientos comerciales identificados como THE HOME DEPOT”: Respuestas: -Testigo No.1: “Identifico los establecimientos de THE HOME DEPOT por un cuadro de color naranja con las letras THE HOME DEPOT, todas en mayúsculas de color blanco, colocadas en el cuadro naranja de forma diagonal”. -Testigo No.2: “El logo de ellos que dice THE HOME DEPOT, en color anaranjado y blanco con las letras en diagonal, ese es un logo muy famoso así como el de MACDONALDS, GAP”. -Testigo No.3: “Es un cuadro anaranjado y el nombre THE HOME DEPOT en blanco en forma diagonal dentro del cuadrado”. Pregunta duodécima: “Diga la testigo que lo indujo exactamente a confundir los establecimientos comerciales identificados HOME DEPOT J. GASPARD con los establecimientos comerciales identificados como THE HOME DEPOT”. Respuestas: -Testigo No. 1: “La identificación del establecimiento con la misma marca HOME DEPOT, el color naranja y las letras en blanco, por eso fue que los relacioné el uno con el otro, por eso los confundí creyendo que eran los mismos”. -Testigo No.2: “El logo, pues entré a dicha tienda por el logo y creyendo que era una sucursal de THE HOME DEPOT”. -Testigo No.3: “El emblema, el logo, o sea la identificación del negocio pues el color anaranjado el cuadro las letras blancas en forma diagonal y la marca HOME DEPOT me confundió creyendo que era una sucursal del THE HOME DEPOT”.

En la oportunidad de valorar las pruebas testimoniales evacuadas por la parte demandante, consideró el A-Quo que de la lectura y del análisis de las preguntas y respuestas dadas por los testigos, “es evidente que los mismo conocen la marca THE HOME DEPOT y están al tanto de que distingue a nivel internacional, almacenes que ofrecen servicios y/o productos en el ámbito de la decoración, construcción, ferretería, cerámicas, cocinas, baños, jardinería, utensilios de cocina y productos de limpieza para el hogar”. Que dichos testigos, como “consumidores y clientes de las tiendas THE HOME DEPOT, concuerdan entre si, al declarar la indiscutible identificación de los citados almacenes, propiedad de la actora, con el signo distintivo THE HOME DEPOT escrito en letras blancas, todas mayúsculas, y enmarcadas de forma diagonal en un cuadrado color naranja”. De lo que se evidencia que “efectivamente la empresa actora hace uso del nombre comercial THE HOME DEPOT, y que el logo o diseño que identifica la misma es igual al que usa la empresa demandada para identificar sus locales, lo cual induce a error y crea confusión en el público consumidor que ha ingresado a los locales identificados con HOME DEPOT J. GASPARD en la creencia de que está ingresando a un local propiedad de THE H.T., INC.”.

La parte actora promovió diversas inspecciones judiciales en los locales comerciales identificados como HOME DEPOT J. GASPARD, propiedad de la empresa demandada, los cuales se mencionan a continuación:

1…HOME DEPOT, J. GASPARD, ubicado en la entrada de la zona industrial de la Guairita (a doscientos metros del semáforo) en la ciudad de Guarenas, Estado Miranda, Caracas. 2…HOME DEPOT, J. GASPARD, ubicado en la avenida Prica, frente a la Proveeduría Sigo, Conejeros, ciudad de Porlamar, Estado Nueva Esparta. 3…HOME DEPOT, J. GASPARD, ubicado en la avenida Intercomunal, sector las Garzas, entre Molinsa y Dipolarca, ciudad de Barcelona, Estado Anzoátegui. 4…HOME DEPOT, J. GASPARD, ubicado en la Avenida A.U.P., bajo Guarapiche (frente a la entrada de Viboral), ciudad de Maturín, Estado Monagas

.

Al respecto considera la Primera instancia que del análisis de las actas levantadas por los Tribunales que practicaron las Inspecciones Judiciales, se determinó que “en ninguno de lo locales comerciales objeto de las inspecciones practicadas a solicitud de la parte demandante, presentaron o evidenciaron registros, autorización o licencias, que le permitiese usar la marca “THE HOME DEPOT”; adujo Igualmente, que de lo transcrito en cada inspección, “existe una clara similitud entre el nombre comercial propiedad de la actora “THE HOME DEPOT” y el nombre comercial que distingue los locales inspeccionados “HOME DEPOT J. GASPARD”, pues del dicho de los testigos el nombre que identifica los locales The Home Depot, comprende “un cuadro de color naranja con las letras THE HOME DEPOT, todas en mayúsculas de color blanco, colocadas en el cuadro naranja de forma diagonal” y en las inspecciones judiciales se dejó expresa constancia que en los locales de la demandada “tienen a la entrada letreros y pancartas que incluye en su interior a otro cuadro de color naranja, con letras grandes blancas que dicen HOME DEPOT y otras mas pequeñas de color blanco que dice J. GASPARD, ubicadas en forma diagonal dentro del cuadrado”; por lo que tales similitudes, pueden inducir y en efecto inducen, según las testimoniales analizadas, “al engaño al público consumidor, que ingresa a estas tiendas con la creencia de que acuden a un local comercial avalado por el nombre comercial The Home Depot, y que el producto que adquieren está respaldado por esta marca. Estás infracciones violan en efecto no sólo normas de propiedad industrial, sino también normas de orden constitucional y de orden público, como lo son las normas de la sana y justa competencia y las normas de protección al consumidor, quien resulta plenamente perjudicado por el engaño y confusión que en su buena fe ocasionan este tipo de ilícitos marcarios”; y al respecto señala el contenido de los artículos 507 y 508 de nuestro Código de Procedimiento Civil, considerando que todas estas pruebas en conjunto, evacuadas en su debida oportunidad “demuestran un uso ilegal de la marca “THE HOME DEPOT”, por parte de la demandada “THE HOME DEPOT, C.A.”, cuyo nombre comercial imita, copia, y/o reproduce textualmente la marca comercial registrada “THE HOME DEPOT” propiedad de la parte actora H.T., INC., aprovechándose ilícitamente de la fama, prestigio y notoriedad de la marca de la empresa actora, contraviniendo así las normas de la sana y justa competencia entre las empresas que se desenvuelven en un misma mercado, creando además confusión y engaño en el público consumidor, y ocasionándole considerables daños y perjuicios económicos a H.T., Inc.,” . Criterio que también comparte este Juzgador, y así se declara.

Con respecto al material publicitario consignado por la actora junto al libelo de demandada, el Tribunal de la causa, lo consideró como una prueba libre, que por analogía puede ser valorado como una prueba documental, a tenor de lo establecido en el artículo 395 del Código de Procedimiento Civil. Que de dicho material publicitario, se evidencia que el nombre comercial THE HOME DEPOT, “es usado masivamente en Estados Unidos, así como los servicios que ofrecen los locales que dicho nombre distingue, lo que crea una serie de indicios que aunado al análisis que este Juzgador ha realizado anteriormente, hacen concluir que The Home Depot es efectivamente una marca notoria que se promociona, publicita y mercadea constantemente, dando así cumplimiento a los requisitos exigidos en el artículo 228 de la Decisión 486, por lo que considera este Sentenciador que en efecto la demandada se haya haciendo un uso ilegal de la misma, mediante la explotación no autorizada de ella” .

La parte demandada, también reprodujo el mérito de los autos; los testigos promovidos por dicha parte, no fueron evacuados, a pesar de haberse emitido las respectivas comisiones. En cuanto a las Inspecciones Judiciales, la parte demandada no demostró interés en impulsar la evacuación de las mismas, por tanto, y vista la inactividad probatoria con respecto a la carga que tenía la demandada, el Juzgado de la causa no dio valor probatorio a dichas inspecciones.

El A-Quo, en la decisión recurrida, expresó lo siguiente: “tanto en la articulación probatoria de las cuestiones previas, como en el lapso probatorio de la causa principal, fueron varias las pruebas que la representación judicial de la demandada promovió sin haber evacuado, bien por su falta de diligencia, o bien por no haber asistido al acto al momento en el cual se fijó la oportunidad para evacuar su solicitud, aunado a una inhibición y a una recusación gestionada por ésta, que de una u otra forma dilataron el desarrollo normal de la presente causa. Dicha actitud por parte de los abogados de la demandada, contraviene plenamente lo dispuesto en el artículo 170 del Código de Procedimiento Civil, numeral 3°, siendo que tal actitud pudiese incluso ser acreedora de sanciones disciplinarias, pues por lo visto, con tantas pruebas promovidas y no evacuadas, considera este Juzgado que sólo buscaban dilatar el desenvolvimiento normal proceso. En consecuencia, y de esta forma, se insta a los abogados a recordar siempre que deben actuar con probidad y lealtad, so pena de incurrir en daños y perjuicios que pudiesen terminar pesándole a los propios abogados y a sus clientes”.

IV

Planteada así la situación, este Tribunal Superior hace las siguientes observaciones:

Al hablar de la propiedad industrial y específicamente, de las marcas y etiquetas, signos que sirven para hacer referencia a un tipo de derechos intelectuales que tienen las personas sobre sus ideas; doctrinariamente, es el derecho exclusivo que tiene el titular de una obra del ingenio, de carácter creador, ya sea literaria, artística, científica, con fines industriales y comerciales, de hacerla suya, obteniendo beneficios económicos y morales debidamente protegidos por el Estado.

La Ley de Propiedad Industrial en su artículo 27, establece claramente la conceptualización de la marca comercial que “bajo la denominación de marca comercial comprende todo signo, figura , dibujo, palabra y combinación de palabras, leyenda y cualquier otra señal que revista novedad, usado por una persona natural o jurídica para distinguir los artículos que produce, aquellos con los cuales comercia o su propia empresa”.

Los signos distintos son de gran utilidad en el mundo del comercio, ya que permiten distinguir productos, servicios y empresas. Constituye su identificación, y más aun indican su calidad, tan necesaria en los mercados competitivos. La marca comercial llena varias funciones todas ellas insertadas en el marco de la competencia que caracteriza a la sociedad industrializada y fundamentalmente liberal. Nos hayamos en consecuencia, asediados por signos de todos tipos, cada uno compitiendo por nuestra atención, y destinados a hacer convincente y memorizados. Dada la importancia que reviste el uso de la marca, se necesita de la debida protección jurídica para el uso legal de las marcas, ya que de lo contrario se originaría en el consumidor, lo que ASCARELLI denominado “actos de confusión”, o sea la evidente intención de sorprender la buena fe del público, mediante la llamada “competencia parasitaria” (concurrente parasitaire), y más aun, impide que se cumpla con la función individualizadora que protege al consumidor, no solamente en la apariencia física del envase, sino en algo tan importante como es “la calidad y el prestigio” de la marca.

De manera tradicional hemos atribuido a las marcas cuatro funciones especificas: 1.- Una función distintiva o diferenciador; 2.- Una indicadora del origen y fuente; 3.- Una de constancia de calidad y 4.- Una de difusión publicitaria.

Todas esta funciones se hayan interrelacionadas y se resumen en la noción de una clientela vinculada a determinada eficiencia cualitativa por un signo.

Si la esencia de la marca y etiqueta en su carácter distintivo lleva implícito dentro de sus cuatros funciones especificas, el grado de posibilidades de confusión con otras marcas para idénticos o similares artículos es también de importancia capital.

Se da el caso, que dentro de este universo de la propiedad industrial con una evidente intención de confundir y sorprender la buena fe del público consumidor determinadas personas, fabrican, venden y distribuyen en el mercado en general, producto cuyas marcas y etiquetas presentan en su conjunto gran parecido con otro de

amplia y difundida comercialización y reputación en cuanto a prestigio y calidad ; o sea, ocurre lo que la doctrina francesa denomina concurrente parasitaire (competencia parasitaria), es decir que una empresa utiliza una determinada etiqueta en cuanto a forma, tamaño, colores, letras, envase así como el significado de las palabras utilizadas , se desprende la evidente y premeditada intención de confundir la consumidor , esta conducta determina de manera fehaciente la utilización para fines propios del prestigio de la marca notoria, subsistiendo como un gorrón a expensa de la otra.

DECISION

Por los razonamientos expuestos, este Juzgado Superior en lo Civil, Mercantil, Tránsito y de Protección del Niño y del Adolescente de la Circunscripción Judicial del Estado Anzoátegui, administrando Justicia en Nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley, declara Sin Lugar la apelación interpuesta por el Abogado J.M. OLLEROS CASTRO, en contra de la decisión de fecha 17 de agosto de 2004, dictada por el Juzgado Tercero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Agrario y del Tránsito de esta Circunscripción Judicial, que declaró CON LUGAR la acción por uso ilegal de marca y competencia desleal interpuesta por la empresa H.T.. INC, contra la empresa THE HOME DEPOT, C.A.., denominada anteriormente CONSTRUHOGAR C.A, En consecuencia, se declara:

1°): Que la empresa H.T.., INC., es la titular y única propietaria a nivel nacional e internacional de la marca THE HOME DEPOT, no sólo por haber sido registrada en Venezuela y en otros países del mundo, sino por ser la misma una marca notoria reconocida a nivel nacional e internacional.

2°): Que como consecuencia de ser la actora propietaria de la marca THE HOME DEPOT, la demandada debe abstenerse de comercializar y/o distinguir ningún local comercial interna o externamente (a través de uniformes del personal, papelería, envases, etc.) o cualquier otro servicio distinguido con dicha marca, con cualesquiera marca o nombre similar o parecido que induzca a error y/o confusión al público consumidor.

3°): Que la empresa THE HOME DEPOT, C.A., se encuentra utilizando ilegalmente la marca THE HOME DEPOT, en perjuicio directo de la actora H.T.., INC.

4°): Que la demandada, con su conducta ilegal, ha causado daños y perjuicios a H.T.., INC.

5°): Que la demandada, está utilizando ilegalmente la marca “THE HOME DEPOT” a través de la razón social, THE HOME DEPOT, C.A.

6°): Que la demandada THE HOME DEPOT, C.A., no debe continuar utilizando dicho nombre para distinguir la razón social de su empresa, por lo cual deberá cambiar el mismo formalmente, ante todos los registros mercantiles en los cuales se haya constituido, para lo cual se le conceden quince (15) días hábiles a partir de que conste en autos habérsele notificado del presente fallo.

8°): Que la empresa demandada, THE HOME DEPOT, C.A., deberá indemnizar a la demandante, H.T.., INC., por los daños y perjuicios patrimoniales que le ha ocasionado, los cuales fueron estimados en la cantidad de CIEN MILLONES DE BOLÍVARES (Bs. 100.000.000,00), y que este Tribunal Superior ordena indexar tomando en consideración la inflación monetaria que se ha vivido en el país desde octubre de 1998, hasta la fecha en que se dictó el presente fallo.

De conformidad con lo dispuesto en el Artículo 281 del Código de Procedimiento Civil, se condena en costas a la parte apelante.

Queda así confirmado el fallo apelado

Notifíquese a las partes de esta decisión.

Publíquese, regístrese, déjese copia, agréguese a los autos y bájese el asunto en su oportunidad.

Dada, firmada y sellada en la Sala de Despacho del Juzgado Superior en lo Civil, Mercantil, Tránsito y de Protección del Niño y del Adolescente de la Circunscripción Judicial del Estado Anzoátegui, en Barcelona , a los veintinueve (29) días del mes junio de dos mil seis (2006).

El Juez Superior Temporal,

Abg. R.S.R.A.

La Secretaria,

Abg. M.E.P.

En la misma fecha, siendo las 12: 27 p.m., previo el anuncio de Ley , se dictó y publicó la anterior sentencia, Conste.

La Secretaria,

Abg. M.E.P.

ASUNTO : BP02-R-2004-001400

RSRA/ mep/ ev