Decisión nº S2-010-14 de Juzgado Superior Segundo en lo Civil y Mercantil de Zulia, de 28 de Enero de 2014

DE LA COMPETENCIA

Este Tribunal resulta competente para conocer de la decisión del presente recurso de apelación de conformidad con lo dispuesto en el artículo 294 del Código de Procedimiento Civil, por ser este JUZGADO SUPERIOR SEGUNDO EN LO CIVIL, MERCANTIL Y DEL TRÁNSITO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO ZULIA, Tribunal de Alzada competente al Juzgado Primero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de esta misma localidad y circunscripción judicial. Y ASÍ SE DECLARA.

DE LA DECISIÓN APELADA

La decisión apelada se contrae a sentencia definitiva de fecha 15 de octubre de 2012, mediante la cual el Juzgado a-quo declaró parcialmente con lugar la demanda incoada, y en consecuencia declaró la nulidad del asiento registral N° 35, inserto en el tomo 30-A de los libros llevados por el Registro Mercantil Cuarto de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia, e improcedente en derecho la pretensión de usurpación y uso indebido de marca comercial, sin condenatoria en costas, fundamentando su decisión en los siguientes términos:

(…Omissis…)

“En el caso de marras, reposa en el expediente administrativo llevado por el Registro Mercantil Primero de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia, dos certificados de registro de la propiedad intelectual, emanados de la Dirección de Registro de la Propiedad Industrial, adscrita a la Dirección General Sectorial de Tecnología del extinto Ministerio de Fomento, el primero, que cursa al folio veintidós de la pieza principal N° 1, de fecha 17 de septiembre de 1984, anotado bajo el N° 18.431-D; y el segundo, que cursa en el folio veintitrés, de fecha 12 de septiembre de 1984, anotado bajo el N° 110.176-F, ambos con fecha de vencimiento pasados que fueran quince años desde su inscripción en el registro competente, esto es, el primero, con fecha de expiración del 17 de septiembre de 1999, y el segundo con fecha de fenecimiento el día 12 de septiembre de 1999, los cuales, además, fueron acompañados, en copia certificada, a los informes presentados por la representación judicial de la demandante.

El primero de los documentos objeto de análisis, se trata del registro de una denominación comercial cuyo signo distintivo es CARDENALES DEL ÉXITO. Mientras que el segundo, se trata de una marca comercial cuya descripción es la siguiente:

Consiste: en combinación de la figura de un pájaro cardenal con las alas desplegadas, con el perfil dirigido hacia la izquierda, sosteniendo en las garras con ambas patas separadas. Los extremos de la banda se representan en dibujo de cintas inicialmente arrolladas y luego desplegadas, terminando ambas en doble punta, de acuerdo al diseño anexo.

A los referidos instrumentos, por tratarse de copia certificada de documento público expedida por la autoridad competente, se le otorga pleno valor probatorio de conformidad con lo establecido en los artículos 1.357, 1.359 y 1.360 del Código Civil, en razón de lo cual, no prospera en Derecho (sic) la impugnación de los referidos instrumentos que efectuara la parte demandada en su contestación de la demanda. Así se decide.

De lo anterior se desprende que si bien la parte demandante cumplió con el trámite administrativo de registro ante la Oficina (sic) Pública (sic) competente, esto es, el Servicio Autónomo de la Propiedad Intelectual, no se desprende de los autos documento alguno que demuestre la renovación del registro marcario. Así se decide.

(…Omissis…)

Según el artículo 28 del Código de Comercio, las firmas mercantiles deben distinguirse claramente de las existentes y que se encuentren inscritas en el registro mercantil, así: “Toda razón de comercio nueva debe distinguirse claramente de las existentes y que estén inscritas en el Registro de Comercio. Si un comerciante lleva el mismo nombre y apellido de otro que ya lo ha registrado como firma mercantil suya, para servirse de él debe agregarle alguna enunciación que lo distinga claramente de la razón de comercio precedentemente inscrita.” Enunciado jurídico que debe necesariamente ser concatenado con lo dispuesto en el artículo 202 del Código de Comercio, el cual dispone que: “La compañía anónima y la compañía de responsabilidad limitada deben girar bajo una denominación social, la cual puede referirse a su objeto o bien formarse con cualquier nombre de fantasía o de persona, pero deberá necesariamente agregarse la mención de "Compañía Anónima" o "Compañía de Responsabilidad Limitada", escritas con todas sus letras o en la forma que usualmente se abrevian, legibles sin dificultad.”

A los fines de darle mejor compresión a las normas citadas con anterioridad y como quiera que la doctrina debate sobre los conflictos de prelación entre el Registro Mercantil y el Registro de la Propiedad Industrial, es valedero traer a colación la siguiente opinión científica:

El artículo 28 del Código de Comercio consagra, en el caso de homonimia o sinonimia, una solución a favor de quien primero haya registrado su nombre comercial. Este sistema es distinto del establecido en la Ley de Propiedad Industrial, el cual establece como criterio preferencial el uso previo (numeral 10, artículo 33). (…). El Registrador Mercantil debe rechazar la inscripción de una firma que no se distinga claramente de otra ya inscrita en el Registro de Comercio (artículo 28 del Código de Comercio).

(…)

Mientras esta situación caótica se resuelve con la recopilación de todos los nombres en un solo listado, el cual puede incorporarse a un sistema de informática, las reglas que parece lógico aplicar son las siguientes:

Primera: cuando el conflicto entre nombres comerciales ocurra en la misma circunscripción mercantil o entre jurisdicciones mercantiles, quien se considere perjudicado por la violación del artículo 28 del Código de Comercio debe proponer una acción (sic) para lograr que se declare nulo el segundo registro. Goldschmidt piensa que la fundamentación de la acción (sic) estaría en la competencia desleal. Sin embargo, la acción (sic) tiene su base directa en la ley (artículo 28 del Código de Comercio);

Segunda: cuando el conflicto surja entre un nombre comercial (Registro Mercantil) y una denominación comercial (marca, conforme a la Ley de Propiedad Industrial), debe distinguirse:

a) el titular de un nombre comercial registrado en el Registro Mercantil tiene dos acciones (sic) y un recurso acordados por los artículos 36 y 77 de la Ley de Propiedad Industrial, respectivamente, para la defensa de su nombre:

1. acción (sic) para declarar mejor su derecho (letra c, artículo 36 y artículo 84);

2. acción (sic) de nulidad de la denominación comercial (marca), la cual no ha debido ser expedida (letra c, artículo 36).

3. oposición por transgredir la denominación comercial (marca) las prohibiciones de los artículos 33, 34 y 35 o por considerarse el opositor con mejor derecho que el solicitante (artículo 77);

b) el titular de una denominación comercial (marca) inscrita en el Registro de la Propiedad Industrial que se encuentre frente al registro de un nombre comercial que sea registrado ante el Registro Mercantil con posterioridad a su marca, puede ejercer la misma acción (sic) de nulidad a que se refiere la regla primera expuesta anteriormente:

Tercera: en los supuestos indicados en la regla primera y en la letra b) de la letra segunda, cuando el Registrador Mercantil ante el cual se ocurriera sea un funcionario administrativo, puede hacerse uso del recurso de revisión previsto en el artículo 97 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos;

Cuarta: cuando el signo registrado se refiera a una marca propiamente dicha (marca de fábrica o marca de comercio), no hay lugar a conflicto con el nombre comercial, puesto que los signos distintivos se refiere a objetos distintos. Ejemplos: el propietario de la marca Sony (destinada a distinguir aparatos de televisión, radio y equipos de grabación, etc.) no se puede oponer a que alguien registre un nombre comercial con ese nombre: Restaurant Sony, Taller Sony, etc.; al contrario, quienes usan simultáneamente nombre comercial Avila (Seguros Avila, Hotel Avila, Repuestos Avila) no se pueden oponer a que alguien solicite y obtenga una marca para distinguir, digamos por caso, lápices o bolígrafos con el nombre Avila;

Quinta: debe tenerse en cuenta que la simultaneidad en el uso de marcas está permitida por la Ley de Propiedad Industrial (artículo 73) y la diferenciación se eectúa (sic) en base a la especie identificada. En la práctica, los Registradores Mercantiles aplican reglas similares para el registro de nombres comerciales, lo cual es sensato.

(Morles Hernández, Alfredo. Ob. Cit. Págs. 291 y ss).

Sobre la base de lo anteriormente expuesto, en casos de homonimia (personas o cosas que llevan el mismo nombre) y sinonimia (vocablos sinónimos), la persona que se sienta afectada por la violación de su derecho al nombre, puede recurrir a las herramientas jurídicas que le proporciona el legislador para hacer valer su derecho y hacer cesar la violación del mismo, tal cual fue reseñado en la doctrina citada. En el caso sub iudice considera esta Sentenciadora que nos encontramos ante un caso de homonimia que encuadra en la primera regla expuesta por el profesor Morles Hernández, por cuanto, como ya quedó decidido, no consta en los autos la renovación del registro marcario.

Ahora bien, al demandar, la parte pretensora no invocó el artículo 28 del Código de Comercio, base jurídica para demandar la nulidad del asiento registral en este caso, en obligatoria concatenación con lo establecido en el artículo 43 de la Ley de Registro Público y del Notariado, empero, esta Juzgadora, conforme al principio universalmente aceptado: iura novit curia, conoce el Derecho y lo aplica, bastando sólo que la partes le traigan a su juicio los hechos para ser juzgados de conformidad con las consecuencias jurídicas que a tales hechos le prescriba el legislador.

En el caso concreto, en fecha 09 de abril de 1986, se constituyó la sociedad mercantil ORGANIZACIÓN PUBLICITARIA CARDENALES DEL ÉXITO S.R.L., por ante el Registro Mercantil Primero de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia, bajo el N° 21, Tomo (sic) 30-A, y posteriormente transformada en compañía anónima según se evidencia del Acta (sic) de Asamblea (sic) General (sic) Extraordinaria (sic) de Socios (sic), celebrada en fecha 10 de septiembre de 1987, y registrada el día 30 de septiembre de 1987, bajo el N° 53, Tomo (sic) 92-A, de los libros que lleva la referida Oficina (sic) Pública (sic).

Luego, en fecha 18 de mayo de 2010, fue constituida la sociedad mercantil CARDENALES DEL ÉXITO C.A., inscrita por ante el Registro Mercantil Cuarto de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia, bajo el N° 35, Tomo (sic) 30-A, de los libros respectivos.

En criterio de quien suscribe el presente fallo, la denominación social de la segunda compañía viola lo dispuesto en el artículo 28 del Código de Comercio, por cuanto no se distingue claramente de la primera. Peor aún, el objeto social de la sociedad mercantil ORGANIZACIÓN PUBLICITARIA CARDENALES DEL ÉXITO C.A., es el siguiente:

“… la actividad relacionada con el ramo de la publicidad en general, elaboración, colocación de mensajes comerciales o institucionales, por cualquier órgano hablado, escrito, audio visual y cine. La compra y venta de aparatos electrónicos y de todos cuanto se adapten a la producción de sonido. Fabricación, venta y compra de cintas, caset, cartuchos, cajetines y discos. Contratación de artistas, organizaciones orquestales, conjuntos musicales y personas especializadas en el campo musical. Contratación y dirección de espectáculos públicos y privados. Importación y exportación de artículos relacionados con el manejo y montaje de aparatos electrónicos y eléctricos. Organización de bailes a escala nacional y el de toda actividad artística relacionada con la gaita zuliana como creatividad del conjunto gaitero “cardenales del éxito” o de cualquier otro conjunto de idéntica manifestación musical. Colocación y contratación en el mercado nacional e internacional de producciones discográficas, de video tapey (sic), para las actuaciones en vivo o grabadas, del conjunto gaitero cardenales del éxito, así como cualquier otra actividad de lícito comercio.”

Mientras que el objeto social de la compañía de comercio CARDENALES DEL ÉXITO C.A., es el siguiente:

… la producción, ejecución y comercialización de música, especialmente el género gaita y música navideña en todos sus estilos, pero podrá también producir, ejecutar y comercializar música de cualquier género cuando así lo creyere conveniente. La fabricación, compra y venta de cintas, casetes, cartuchos, cajetines y discos. Contratación de artistas, organizaciones orquestales, conjuntos musicales y personas especializadas en el campo musical. Contratación y dirección de espectáculos públicos y privados. Exportación e importación de artículos relacionados con el manejo y montaje de aparatos electrónicos y eléctricos. Organización de bailes a escala nacional e internacional y el de toda actividad artística relacionada o no con la gaita zuliana. Contratación y colocación en el mercado nacional e internacional de producciones discográficas y/o de video-tape para las actuaciones en vivo o privadas del conjunto, pudiendo contratar presentaciones en vivo con cualesquiera personas naturales o jurídicas, sociedades mercantiles, organismos públicos, privados o mixtos, institutos autónomos o empresas del país y fuera de este. Igualmente la compañía podrá dedicarse a la manufactura, compra y venta; importación, exportación, representación y distribución de toda clase de equipos, maquinarias y efectos musicales de cualquier índole. Asimismo la compañía podrá entrar en sociedad con otras empresas similares o no, nombrar agentes representantes de toda clase y en general, hacer todo lo que sea necesario o conveniente para llevar a cabo los fines mencionados y para realizar todos los actos de comercio permitidos por la ley, ya que esta enunciación es de carácter meramente enunciativo y de ningún modo taxativo y en consecuencia la sociedad podrá dedicarse a cualquier actividad o negocio lícito.

Es decir, que ambas empresas operarían su giro comercial en el mismo ramo, todo lo cual, impide el fácil reconocimiento de una sociedad en relación a la otra, y le impide al público en general, escoger con qué empresa del sector quiere contratar.

Por los argumentos expuestos, este Tribunal, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 28 del Código de Comercio, en concordancia con lo establecido en el artículo 43 de la Ley de Registro Público y del Notariado, declarará la nulidad del asiento registral N° 35, Tomo (sic) 30-A, de los Libros (sic) llevados por el Registro Mercantil Cuarto de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia, correspondiente a la sociedad de comercio demandada, esto es, CARDENALES DEL ÉXITO C.A. Y así expresamente se decide.”

(…Omissis…)

(Negrillas de este Tribunal Superior)

DE LOS ANTECEDENTES

De un estudio pormenorizado de las actas que conforman el presente expediente, se desprende:

Que en fecha 15 de noviembre de 2010 el Juzgado a-quo admitió la demanda de NULIDAD DE ASIENTO REGISTRAL y USURPACIÓN Y USO INDEBIDO DE MARCA incoada por los abogados en ejercicio W.B. y M.P., inscritos en el Inpreabogado bajo los Nos. 40.798 y 37.885 respectivamente, en su condición de apoderados judiciales de la sociedad de comercio ORGANIZACIÓN PUBLICITARIA CARDENALES DEL ÉXITO C.A., en contra de la sociedad mercantil CARDENALES DEL ÉXITO C.A., la cual se funda en los siguientes argumentos:

Manifiesta la parte actora que en fecha 8 de abril de 1986, el ciudadano hoy fallecido P.M.S.M., quien en vida fuera venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad N° V- 1.086.295, y domiciliado en el municipio Maracaibo del Estado Zulia, dio en venta pura y simple, perfecta e irrevocable a los ciudadanos R.U.M., C.C.V. y J.Á.U.M., venezolanos, mayores de edad, titulares de las cédulas de identidad Nos. V- 5.802.242, V- 3.119.274 y V- 4.763.873 respectivamente, los dos primeros domiciliados en el municipio Maracaibo del estado Zulia, y el último en la ciudad de Miami, estado de Florida de los Estados Unidos de Norteamérica -según se evidencia de actas procesales-, todos los derechos de propiedad que le pertenecían sobre la denominación comercial y la marca comercial del conjunto orquestal en la especialidad de conjunto gaitero denominado “CARDENALES DEL ÉXITO”, los cuales había adquirido según certificado de registro N° 110.176-F de fecha 12 de septiembre de 1984, y la marca comercial bajo el N° 3963-81, cuyo signo gráfico se encontraba en el mismo certificado, expedido por el extinto Ministerio de Fomento, a través de la Dirección de Registro de la Propiedad Industrial y ambos de la clase 50, expresándose que, con la negociación efectuada se traspasaban a los compradores todos los derechos de propiedad, dominio y posesión que le asistían al vendedor sobre la denominación y la marca comercial indicadas, y asimismo se declaró el pago del precio en dinero en efectivo de manos de sus compradores, convenido en CIENTO SESENTA MIL BOLÍVARES (Bs.160.000,00).

En este orden se alega que en fecha 9 de abril de 1986, los ciudadanos P.M.S.M., R.D.U.M., C.C.V. y J.Á.U., constituyeron la sociedad de comercio denominada ORGANIZACIÓN PUBLICITARIA CARDENALES DEL ÉXITO S.R.L., por ante el Registro Mercantil Primero de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia, bajo el N° 21, tomo 30-A, la cual fue transformada en compañía anónima mediante asamblea general extraordinaria de accionistas celebrada en fecha 10 de septiembre de 1987, y registrada el día 30 de diciembre del mismo año por ante el mismo Registro Mercantil, bajo el N° 53, tomo 92-A. Posteriormente según documento autenticado por ante la Notaría Pública Cuarta del Municipio Maracaibo del Estado Zulia en fecha 28 de marzo de 1988, bajo el N° 51, tomo 46, la ciudadana M.G.V., venezolana, mayor de edad, titular de la cédula de identidad N° V-3.461.383 y domiciliada en el municipio Maracaibo del estado Zulia, actuando como apoderada del ciudadano C.C.V., vendió la totalidad de sus acciones al ciudadano J.Á.U.M., e igualmente así lo hizo el ciudadano R.D.U., mediante asamblea general extraordinaria de accionistas celebrada el día 6 de julio de 1998, y registrada en fecha 18 de agosto de 1998, bajo el N° 6, tomo 42-A, y posteriormente a través de documento autenticado por ante la Notaría Pública Novena del Municipio Maracaibo del Estado Zulia, en fecha 27 de julio de 1998, bajo el N° 71, tomo 46.

Manifiesta la parte actora que en ambos casos se indicó que las acciones objeto de venta fueron obtenidas mediante la adquisición de los derechos de dominio, propiedad y posesión sobre la denominación comercial y la marca comercial del conjunto gaitero “CARDENALES DEL ÉXITO”, otorgadas según certificados de registro Nos. 110.176-F y 3963-81, por el extinto Ministerio de Fomento, Dirección de Registro de la Propiedad Industrial, y así específicamente el ciudadano C.C.V. manifestó que treinta y ocho (38) de sus cuarenta y ocho (48) acciones las adquirió de esta forma y las diez (10) acciones restantes las adquirió mediante el aporte en efectivo, mientras que el ciudadano R.D.U. manifestó que la totalidad de sus acciones fueron adquiridas en la forma indicada, por lo que en definitiva alega que en la actualidad el único propietario de la denominación, marca y lema comercial de la agrupación gaitera es el ciudadano J.A.U., como único accionista de la sociedad demandante.

En este sentido se alega que, desde la fecha en que el prenombrado ciudadano adquirió los derechos de propiedad sobre el conjunto musical ha realizado una extraordinaria labor, reuniendo artistas tales como A.R., R.C., RICARDO PORTILLO, DANELO BADELL, D.M., J.T., S.G., D.S., A.A. y Q.S. entre otros, obteniendo -según su dicho- el reconocimiento de la colectividad zuliana, e incluso proyectando el género de la gaita a nivel nacional e internacional, siendo un hecho público y notorio -en su opinión- que el conjunto es propiedad del ciudadano J.A.U..

No obstante ello, manifiesta que en fecha 18 de mayo de 2010 los ciudadanos T.S.M. y A.A.S.M., venezolanos, mayores de edad, titulares de las cédulas de identidad Nos. V- 2.870.924 y V-8.508.467 respectivamente y domiciliados en el municipio Maracaibo del estado Zulia, constituyeron una sociedad de comercio bajo la denominación social “CARDENALES DEL ÉXITO C.A.”, usurpando de esta forma su denominación comercial, realizando su publicidad y entrevistas en vivo en distintas emisoras del país bajo este nombre, lo cual en su criterio constituye un hecho grave, mal intencionado y doloso de la compañía demandada, pues se está sometiendo al público venezolano a una gran confusión, al ofrecerle una agrupación musical que nada tiene que ver con el conjunto gaitero que se encuentra inscrito por ante el Servicio Autónomo de Propiedad Intelectual (S.A.P.I.) como propiedad de la sociedad mercantil ORGANIZACIÓN PUBLICITARIA CARDENALES DEL ÉXITO C.A.

En virtud de lo cual, considerando que tal proceder de la sociedad demandada viola flagrantemente su derecho al uso exclusivo de la marca “CARDENALES DEL ÉXITO”, solicita la NULIDAD DEL ASIENTO REGISTRAL mediante el cual se constituyó dicha compañía y con fundamento en lo dispuesto en los artículos 154 y 155 de la Decisión N° 486 del Régimen Común de Propiedad Industrial dictada por la Comunidad A.d.N. (C.A.N.), que permite al titular de una marca impedir a cualquier tercero usar en el comercio un signo idéntico o similar cuando se pueda producir confusión o riesgo de asociación con el titular del registro, o cuando derive en un aprovechamiento injusto del prestigio de la marca, en concordancia con lo dispuesto en el artículo 98 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, demanda la USURPACIÓN Y USO INDEBIDO DE MARCA, a fin que la compañía accionada convenga o sea obligada por el Tribunal, en disolverse y asimismo en abstenerse de seguir utilizando indebidamente la denominación y marca comercial CARDENALES DEL ÉXITO, estimando la pretensión en DOSCIENTOS MIL BOLÍVARES (Bs. 200.000,00), equivalentes a tres mil setenta y seis unidades con noventa y dos décimas tributarias (3.076,92 U.T.).

En fecha 11 de julio de 2011, los abogados en ejercicio P.O.A., R.V.R. y L.B.Q. inscritos en el Inpreabogado bajo los Nos. 140.655, 40.182 y 140.603 respectivamente, actuando en representación judicial de la parte demandada dieron contestación a la demanda en los siguientes términos:

Niegan, rechazan y contradicen la demanda incoada tanto en los hechos como en el derecho, alegando que el ciudadano P.S.M. le cedió al ciudadano T.S.M., quien es el representante legal de la compañía demandada, de manera pura, simple, gratuita e irrevocable, los derechos que le asistían sobre la denominación comercial “CARDENALES DEL ÉXITO”, según consta de documento reconocido por ante la Notaría Pública Segunda del Municipio Maracaibo del Estado Zulia, en fecha 15 de septiembre de 1980, bajo el N° 1.622, tomo 3, quedando autorizado para registrarlo ante las autoridades competentes, como en efecto lo hizo en fecha 26 de octubre de 1980, por ante el Registro Mercantil Primero de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia, bajo el N° 240, tomo 2B, cuando el mencionado comprador inscribió un fondo de comercio bajo esta denominación, alegando que la parte demandante no presentó un documento público que acredite la supuesta venta realizada por P.S.M. sobre la denominación y la marca comercial, pues el documento de fecha 8 de abril de 1986 que alegó haber consignado en copias certificadas por ser parte integrante del acta constitutiva, se trata de un instrumento privado no reconocido, y por ende no produce ningún efecto probatorio en el presente proceso.

Por lo tanto niegan, rechazan y contradicen que la denominación comercial “CARDENALES DEL ÉXITO” cuyo certificado de registro es el N° 18.431-D, señalado como denominación comercial I-3965-81 y la marca comercial o signo distintivo N° 110-176-F, señalado como marca comercial N° 3963-81, expedidos por el extinto Ministerio de Fomento, ambos de la clase 50, hayan sido objeto de cesión por parte del ciudadano P.M.S.M. al ciudadano Á.U.M., y en otro orden alegan que la parte demandante incurre en contradicción cuando señala como propietaria de la denominación y marca comercial “CARDENALES DEL ÉXITO” a la sociedad mercantil ORGANIZACIÓN PUBLICITARIA CARDENALES DEL ÉXITO C.A., y al mismo tiempo al ciudadano J.Á.U..

Finalmente la parte demandada procedió a impugnar el documento privado de fecha 8 de abril de 1986 inserto en el acta constitutiva de la sociedad demandante con fundamento en haber sido presentado en copias simples, y asimismo dos (2) documentos insertos en la pieza de medidas, constituidos por copias certificadas expedidas por el Servicio Autónomo de la Propiedad Industrial (S.A.P.I.) en los cuales se hace referencia a una cesión de derechos de fecha 25 de julio de 1986, bajo el fundamento de emanar de un organismo administrativo, invocando los artículos 429 del Código de Procedimiento Civil y los artículos 1.357, 1.359 y 1.360 del Código Civil, solicitando en definitiva que se declare sin lugar la demanda incoada.

En fecha 19 de julio de 2011 la parte actora anunció tacha de falsedad en contra del documento acompañado por la parte demandada a su escrito de contestación, referido a la cesión de derechos efectuada por el ciudadano P.S.M. al ciudadano T.S.M., reconocido por ante la Notaría Pública Segunda del Municipio Maracaibo del Estado Zulia, en fecha 15 de septiembre de 1980, bajo el N° 1.622, tomo 3, y en fecha 3 de agosto de 2011 se formalizó la tacha, siendo presentado escrito de contestación en fecha 10 de agosto de 2011, más mediante sentencia de fecha 12 de agosto de 2011 el Juzgado a-quo declaró terminada la incidencia, por cuanto la parte actora no promovió pruebas, decisión que según se evidencia de las actas que no fue recurrida por la parte interesada.

Durante el lapso probatorio la parte demandada invocó el mérito favorable de las actas procesales y promovió pruebas documentales, informes e inspección judicial, mientras que la parte demandante ratificó todos los documentos acompañados al libelo y promovió prueba testimonial, siendo presentado escrito de oposición a la admisión de las pruebas por la parte demandada, y mediante resolución de fecha 21 de septiembre de 2011 se desechó la oposición, y se admitieron las pruebas de la parte actora y las de la parte demandada, con excepción de las pruebas de informes e inspección judicial.

En fecha 15 de octubre de 2012 el Juzgado a-quo dictó sentencia definitiva mediante la cual se declaró parcialmente con lugar la demanda incoada, en los términos suficientemente explicitados en el CAPÍTULO SEGUNDO del presente fallo, decisión ésta que fue apelada en fechas 17 y 19 de octubre de 2012 por los apoderados judiciales de la parte demandada y de la parte demandante respectivamente, ordenándose oír en ambos efectos los recursos interpuestos mediante auto fechado 26 de octubre de 2012, y en virtud de la distribución de Ley correspondió su conocimiento a éste Juzgado Superior, dándosele entrada a los efectos del cumplimiento del trámite legal correspondiente.

DE LOS INFORMES Y DE LAS OBSERVACIONES

De conformidad con lo preceptuado en el artículo 517 del Código de Procedimiento Civil, y en la oportunidad legal establecida en dicha norma adjetiva civil para la presentación de los informes por ante ésta Superioridad, ambas partes presentaron los suyos, tal como se especifica a continuación:

El abogado en ejercicio M.P. en representación judicial de la parte actora manifestó que de conformidad con todos los hechos alegados y los documentos insertos en el expediente en copias certificadas, se desprende que su representada es la única y exclusiva propietaria de la denominación y marca comercial “CARDENALES DEL ÉXITO”, números I-3965-81 y 110.176 emanados del extinto Ministerio de Fomento, en virtud de la venta realizada por el ciudadano P.S.M. a los ciudadanos R.D.U.M., C.C.V. y J.A.U.M.d. tales derechos, y asimismo que posteriormente se constituyó una sociedad mercantil por estos ciudadanos, y por efecto de la venta de las acciones, en la actualidad se encuentra representada por su único accionista J.U., alegando que los ciudadanos T.S.M. y A.A.S.M. conocen esta situación por cuanto el primero de los nombrados era hermano del ciudadano P.S.M. y el segundo era hijo del ciudadano hoy difunto A.S., quien fungía como furrero del conjunto musical, e incluso asevera que en el acto de contestación se reconoció tal hecho por cuanto la parte demandada alegó que en fecha 30 de diciembre de 1987 el ciudadano J.U. asumió las riendas del conjunto, causándole grave daño al ciudadano T.S., indicándose que hubo conversaciones entre ambos por el control de la agrupación.

Asimismo alegó que la parte demandada debió tachar el documento mediante el cual se adquirieron los derechos sobre la denominación y marca comercial, y al no hacerlo el mismo quedó válido conforme a derecho, y en caso que tal documento se considere falso, el tiempo transcurrido entre los años 1987 y 2010 es de veintitrés (23) años, por lo que ya se adquirió por prescripción adquisitiva o usucapión tales derechos. Señala que en la oportunidad correspondiente ratificaron las pruebas documentales que se encuentran en la pieza de medidas, de las cuales deriva la titularidad sobre la denominación y la marca comercial, y por cuanto dicha pieza se encuentra en el Juzgado Superior Primero en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia, consignó copias certificadas de la misma en la pieza principal (N° 2), con excepción de la sentencia dictada en fecha 3 de diciembre de 2012, la cual consignó con los informes, destacando que en esta sentencia se dictaron medidas cautelares en contra de la sociedad mercantil demandada, mediante las cuales se les prohibió promocionar temas con el nombre CARDENALES DEL ÉXITO, y se ordenó oficiar a la Cámara de Radio de Venezuela a fin que sus afiliados se abstengan de colocar temas musicales, promociones o presentaciones personales, haciendo uso de la imagen de la demandante y asimismo a fin de informar a la colectividad que la marca fue concedida por la autoridad competente al ciudadano J.U., notificándose igualmente a los canales de televisión regionales y nacionales.

Argumentó que los documentos insertos en la pieza de medidas emanados del Servicio Autónomo de Registro de la Propiedad Industrial (S.A.P.I.) no fueron tachados de falsos por lo que quedaron firmes, y en ellos se demuestra su titularidad sobre la denominación y marca comercial en litigio hasta el año 2024, alegando que la Ley de Propiedad Industrial establece una presunción según la cual quien se registre en dicho organismo es quien se tiene como propietario de tales derechos, la cual no fue destruida por la parte demandada, pues no presentó documentos emanados de la autoridad competente, que le otorguen los derechos que alega.

Con respecto a la sentencia apelada alega que el Tribunal a-quo incurrió en error al considerar improcedente la pretensión de usurpación y uso indebido de marca con fundamento en la inexistencia en actas de la prueba de renovación del registro ante la autoridad competente, cuando en la pieza principal y en la pieza de medidas consta copia certificada del registro de la denominación donde se evidencia tal renovación, por lo que consigna mediante sus informes la solicitud formulada a tales fines ante el Servicio Autónomo de la Propiedad Industrial bajo el N° 97211 de fecha 9 de septiembre de 2009, donde según sus alegatos se prorroga la marca y la denominación hasta el año 2024.

Finalmente, invocó la aplicación de la Decisión N° 486 Sobre el Régimen Común Sobre Propiedad Industrial emanada de la Comunidad A.d.N., la cual establece en sus artículos 129, 154, 155, 238 y 245, la protección que el Estado tiene que otorgarle al propietario del diseño industrial así como el uso exclusivo que ostenta el titular de una marca sobre la misma, y el derecho a éste de impedir a los terceros que efectúen cualquier tipo de uso de esa marca sin su consentimiento, así como la posibilidad de que se dicten medidas cautelares inmediatas a favor del titular de la marca, con el objeto de impedir la infracción cometida por el tercero, en virtud de todo lo cual solicita que se confirme la sentencia apelada en cuanto a la declaratoria de nulidad de asiento registral y se revoque en cuanto a la improcedencia de la pretensión de usurpación y uso indebido de marca, condenándose en costas a la parte demandada.

El abogado en ejercicio P.O.A. actuando en representación judicial de la sociedad demandada, alegó en su escrito de informes que en la contestación de la demanda se impugnó el documento privado no reconocido de fecha 8 de abril de 1986, que contiene la supuesta venta que hizo P.M.S.M. sobre la denominación y la marca comercial a los ciudadanos R.D.U.M., C.C.V. y J.A.U.M., por lo que el mismo quedó desechado según lo dispuesto en el artículo 429 del Código de Procedimiento Civil, pues incluso en la oportunidad de hacer oposición al escrito de pruebas se opusieron al particular cuarto donde se ratificó dicho documento, indicando que la parte demandante pretende alegar que éste fue consignado en copia certificada al formar parte de su acta constitutiva, cuando el mismo fue consignado en copia simple ya que mal podría un organismo público certificar un instrumento privado que no cumplió con las formalidades para hacerse público y por ende no tiene asiento en algún protocolo notarial ni registral para certificarlo, y por su parte si se presentó documento público, que acredita su derecho sobre la denominación y la marca comercial, y aún cuando la parte actora pretendió tacharlo de falso por vía incidental, el tribunal dio por terminada la incidencia por falta de promoción de pruebas.

En consecuencia considera que al quedar desechado dicho instrumento quedaron sin efecto todos los documentos que del mismo se derivan, tales como protocolo de registro N° D-18431 que está en la pieza de medidas, el protocolo de registro N° F-110176, el acta constitutiva y las actas de asamblea de la compañía demandante, pues todos devienen de un documento privado de compra venta que ha sido impugnado en las respectivas oportunidades durante el juicio. Por último señaló que en la decisión apelada no se hizo pronunciamiento con respecto a tal impugnación, y se realizó una errónea interpretación del artículo 28 del Código de Comercio según el cual toda razón nueva debe distinguirse claramente de las existentes, pues en el presente caso ambas compañías se distinguen. Finalmente anexó copia simple del documento de fecha 8 de abril de 1986 presentado por la parte actora con el libelo.

En sus observaciones la parte demandada señaló que la parte demandante pretende confundir al tribunal en sus informes, cuando alega que se debió tachar el documento de compraventa sobre la denominación y la marca comercial, y como esto no se ejerció quedó válido el documento, ya que lo cierto es que se quiere hacer valer un documento privado cuando éste fue acompañado en copias simples y además fue desconocido e impugnado en el acto de contestación, y por cuanto no se consignó el documento en original, quedó desvirtuado y sin ningún valor probatorio. Asimismo indicó que en ningún momento se ha reconocido que el ciudadano J.U. sea el propietario del conjunto gaitero como lo alega la parte demandante y por último manifestó que en la contestación de la demanda impugnó todos y cada uno de los documentos de la parte actora, e igualmente que los documentos administrativos consignados por la parte demandante en la pieza de medidas carecen de valor probatorio por cuanto devienen del documento que quedó desechado en el proceso.

Por su parte, la demandante en sus observaciones alegó que el documento de compra venta no puede ser considerado como presentado en copias simples, pues se trata de una copia certificada expedida por el Registrador Mercantil Primero de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia, que se encuentra en original en el mencionado registro porque en el mismo consta el aporte de constitución de la compañía, por lo que lo procedente en derecho era tacharlo, de conformidad con lo previsto en el artículo 1381 del Código Civil, a los fines que se hiciera una inspección en el registro, a fin de dejar constancia de la existencia del documento, para ser examinado por expertos grafo técnicos y determinar su autenticidad, alegando asimismo que el documento presentado por la parte demandada no ostenta carácter público pues se trata de un documento reconocido, en el cual el Notario nunca certificó con su presencia la firma del ciudadano P.S.M..

Señaló igualmente que las compañías tienen el mismo objeto y por ende no pueden distinguirse claramente, y que de conformidad con lo previsto en los artículo 3, 4,31, 60, 63, 77 y 84 de la Ley de Propiedad Industrial existe la posibilidad de solicitar la nulidad del registro de una marca y la denominación comercial registrada, lo cual no hizo la parte demandada y finalmente consignó copia certificada del acta de asamblea de fecha 4 de mayo de 2009, inscrita en fecha 10 de junio de 2010 en el Registro Mercantil Primero de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia mediante la cual la sociedad demandante constituyó apoderado y solicitó que se le declare como única propietaria de la marca y denominación comercial “CARDENALES DEL ÉXITO”, así como la nulidad de la compañía demandada, condenándola en costas.

DE LAS CONSIDERACIONES PARA DECIDIR

De la revisión exhaustiva de las actas que conforman el presente expediente que en original fue remitido a esta Superioridad, y en atención al análisis cognoscitivo del caso facti especie, se desprende que el objeto de conocimiento en esta instancia se contrae a sentencia definitiva de fecha 15 de octubre de 2012, mediante la cual el Tribunal a-quo declaró parcialmente con lugar la demanda incoada, y en consecuencia la nulidad del asiento registral N° 35, tomo 30-A de los libros llevados por el Registro Mercantil Cuarto de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia, e improcedente en derecho la pretensión de usurpación y uso indebido de marca postulada por la parte actora, sin condenatoria en costas.

Del mismo modo, infiere este Tribunal ad-quem que la apelación interpuesta por la parte actora deviene de su disconformidad con la decisión apelada en lo que respecta a la declaratoria sin lugar de la pretensión de usurpación y uso indebido de marca, al considerar que de las actas que integran el expediente quedó demostrado su derecho de propiedad sobre la denominación y marca comercial “CARDENALES DEL ÉXITO”, otorgada bajo los números I-3965-81 y 110.176 por el extinto Ministerio de Fomento, y específicamente mediante el documento privado de fecha 8 de abril de 1986 acompañado al acta constitutiva, que no fue tachado por la parte demandada y por ende quedó firme, y aunado a ello en la pieza de medidas constan documentos administrativos emanados del Servicio Autónomo de Propiedad Industrial en los cuales se constata que se efectuó la renovación de tales derechos, y que actualmente se encuentran vigentes hasta el año 2024, y en todo caso considera que adquirió los mismos por prescripción adquisitiva o usucapión, pues el tiempo transcurrido entre los años 1987 y 2010 es de veintitrés (23) años, por lo que solicita que se declare con lugar esta pretensión al igual que la nulidad de asiento registral por cuanto las compañías no pueden distinguirse claramente y tienen el mismo objeto, y se condene en costas a la parte demandada.

Asimismo constata esta Superioridad que la apelación interpuesta por la parte demandada deviene de su disconformidad con la decisión apelada en cuanto a la declaratoria con lugar de la pretensión de nulidad de asiento registral, al considerar que ambas compañías se distinguen claramente, y además alegan tener todos los derechos sobre la denominación y la marca comercial objeto del presente proceso, por cuanto el representante legal de la compañía T.S.M. los adquirió del ciudadano P.S.M. mediante documento privado reconocido, que si bien fue objeto de tacha por la parte demandante, dicha incidencia se extinguió, considerando que el documento privado de fecha 8 de abril de 1986 y del cual la parte demandante invoca sus derechos, quedó desechado en la presente causa, pues fue presentado en copias simples las cuales fueron impugnadas, y por cuanto no se presentó el documento en original quedó desechado del proceso y en consecuencia quedaron sin efecto los actos posteriores derivados de este instrumento, como lo es la constitución de la compañía demandante, los sucesivos acuerdos de asambleas y los documentos administrativos presentados por su contraparte, por todo lo cual solicita que se declare sin lugar la demanda.

Dicho lo anterior, este Jurisdicente Superior en aplicación del principio tantum devolutum quantum apellatum, según el cual el Juez de alzada debe conocer de la apelación en los límites que le fue conferido dicho conocimiento, concluye que, ante la procedencia parcial de la demanda incoada, mediante la cual ambas partes se vieron favorecidas de manera parcial, y ante el ejercicio del recurso de apelación por ambas, es decir que ninguna se conformó con la sentencia impugnada y por ende no hay cosa juzgada respecto de ninguno de los pronunciamientos en ella contenidos, se origina la consecuencia lógica de revisar de forma íntegra toda la controversia, y a tales fines, se precisa realizar de forma preliminar la valoración de los medios de prueba aportados por las partes en la presente causa, tal como se hace a continuación:

Pruebas de la parte demandante:

Acompañó a su escrito libelar:

1. Documento poder otorgado por el ciudadano J.A.U.M., en su carácter de Gerente General de la sociedad mercantil ORGANIZACIÓN PUBLICITARIA CARDENALES DEL ÉXITO, C.A., a los abogados en ejercicio W.B., JOANGEL MONTES y M.P., inscritos en el Inpreabogado bajo los Nos. 40.798, 103.708 y 37.885 respectivamente, por ante la Notaría Pública del Estado de Florida de los Estados Unidos de Norteamérica, debidamente apostillado.

2. Certificación expedida por el Consulado General de la República Bolivariana de Venezuela en la ciudad de Miami, estado de Florida de los Estados Unidos de Norteamérica, mediante la cual se deja constancia que la Ley Aprobatoria de la Convención de la Haya de 1961 para suprimir la exigencia de legalización de documentos extranjeros y el uso de la apostilla fue publicada en gaceta oficial N° 36446 del 5 de mayo de 1998 y entró en vigor en Venezuela el 16 de marzo de 1999.

   Observa este Sentenciador Superior que dichos documentos fueron consignados a los fines de acreditar la representación judicial de la parte demandante, y por cuanto el poder fue otorgado en forma pública, tal como lo establece el artículo 151 del Código de Procedimiento Civil y tiene pleno efecto jurídico en el país por cuanto se encuentra apostillado, de conformidad con lo previsto en la Ley Aprobatoria de la Convención de la Haya de 1961 para suprimir la exigencia de legalización de documentos extranjeros y el uso de la apostilla vigente en nuestro país, se le otorga plena validez. Y ASÍ SE ESTABLECE.

3. Copias certificadas por el Registro Mercantil Primero de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia en fecha 10 de junio de 2010 de los siguientes documentos:

    Acta constitutiva de la sociedad mercantil ORGANIZACIÓN PUBLICITARIA CARDENALES DEL ÉXITO, S.R.L., inscrita en fecha 9 de abril de 1986, bajo el N° 21, tomo 30-A.

    Certificado de Registro de Denominación Comercial “CARDENALES DEL ÉXITO” signado con el N° 18-431-D de fecha 17 de septiembre de 1984, con fecha de vencimiento 17 de septiembre de 1999, expedido por la Dirección de Registro de la Propiedad Industrial de la Dirección General Sectorial de Tecnología del Ministerio de Fomento, indicándose como titular del mismo al ciudadano P.M.S.M., domiciliado en el municipio Maracaibo del estado Zulia.

    Certificado de Registro de Marca Comercial “CARDENALES DEL ÉXITO” consistente en: “combinación de la figura de un pájaro cardenal con las alas desplegadas, con el perfil dirigido hacia la izquierda, sosteniendo en garras con ambas patas separadas., Los extremos de la banda se representan en dibujo de cintas inicialmente arrolladas y luego desplegadas, terminando ambas en doble punta..” signado con el N° 110.176-F de fecha 12 de septiembre de 1984, con fecha de vencimiento 12 de septiembre de 1999, expedido por la Dirección de Registro de la Propiedad Industrial de la Dirección General Sectorial de Tecnología del Ministerio de Fomento, indicándose como titular de la misma al ciudadano P.M.S.M., domiciliado en el municipio Maracaibo del estado Zulia.

    Depósito bancario efectuado en la institución financiera BANCO PROVINCIAL en la ciudad de Maracaibo en fecha 8 de abril de 1996, por la cantidad de DOCE MIL BOLÍVARES (Bs. 12.000,00).

    Certificado de Solvencia del Impuesto Sobre la Renta emitido por el Ministerio de Hacienda, Dirección General de Rentas, de los ciudadanos P.S.M., con fecha 8 de abril de 1986, J.U.M. con fecha 9 de abril de 1986, R.U.M. con fecha 28 de febrero de 1986, y C.C.V. con fecha 8 de abril de 1986.

    Documento privado mediante el cual el ciudadano P.M.S.M. vende todos los derechos de propiedad que le asisten sobre la Denominación Comercial y la Marca Comercial CARDENALES DEL ÉXITO, correspondiente a un conjunto orquestal en la especialidad del género gaitero, que le fueron otorgados por el Ministerio de Fomento a los ciudadanos R.D.U.M., C.C.V. y J.A.U.M., en la ciudad de Maracaibo, el día 8 de abril de 1986.

    Acta de asamblea general extraordinaria de accionistas de la sociedad mercantil ORGANIZACIÓN PUBLICITARIA CARDENALES DEL ÉXITO, C.A, celebrada en fecha 6 de julio de 1998, inscrita en fecha 18 de agosto de 1998, bajo el N° 6, tomo 42-A, mediante la cual se aprobó la venta de la totalidad de las acciones del socio R.D.U.M. al socio J.A.U.M., y la reforma íntegra de los estatutos de la compañía.

    Planilla de liquidación N° H-98-029000, expedida por el Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (SENIAT) en fecha 23 de julio de 1998 por concepto de derechos de registro.

    Carta de Aceptación del cargo de Comisario de la sociedad mercantil ORGANIZACIÓN PUBLICITARIA CARDENALES DEL ÉXITO, C.A. suscrita por el Licenciado Alberto Valecillos, titular de la cédula de identidad N° V-4.520.341.

    Acta de asamblea general extraordinaria de accionistas de la sociedad mercantil ORGANIZACIÓN PUBLICITARIA CARDENALES DEL ÉXITO, S.R.L., celebrada en fecha 10 de septiembre de 1987, e inscrita en fecha 30 de diciembre de 1987, bajo el N° 53, tomo 92-A, mediante la cual se aprobó la transformación de la sociedad a Compañía Anónima, modificándose las cláusulas segunda, cuarta y quinta del documento constitutivo de la sociedad.

    Carta de ratificación de aceptación al cargo de Comisario de la sociedad mercantil CARDENALES DEL ÉXITO, C.A. suscrita por el Licenciado MARCIAL REYES, de fecha 28 de diciembre de 1987.

   Dichas documentales al ser copias certificadas ostentan carácter público, pues fueron elaboradas por un funcionario público competente con las solemnidades de Ley, que dan certeza sobre la existencia del referido expediente en el Registro Mercantil del cual emanan por lo que en su conjunto revisten pleno valor probatorio de conformidad con lo previsto en los artículos 1357, 1359 y 1360 del Código Civil.

   Asimismo cabe destacar que la parte demandada en el escrito de contestación impugnó el documento privado que forma parte de estas copias certificadas, de fecha 8 de abril de 1986, mediante el cual el ciudadano P.M.S.M. vende todos los derechos de propiedad que le asisten sobre la Denominación Comercial y la Marca Comercial CARDENALES DEL ÉXITO, correspondiente a un conjunto orquestal en la especialidad del género gaitero que le fueron otorgados por el Ministerio de Fomento, a los ciudadanos R.D.U.M., C.C.V. y J.A.U.M., al considerar que se trata de una copia simple de un documento privado simple, invocando la aplicación del artículo 429 del Código de Procedimiento Civil.

   Al respecto, debe indicarse que éste es uno de los puntos fundamentales esgrimidos por ambas partes en sus escritos de informes y observaciones presentados ante este Tribunal Superior, es decir, lo que respecta a la naturaleza jurídica de la documental en estudio y en consecuencia al mecanismo de impugnación idóneo para enervar sus efectos probatorios, y en tal sentido debe precisar este Juzgador que estamos en presencia de una copia fotostática de un documento privado simple, que forma parte de un juego de copias certificadas por el Registrador Mercantil Primero de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia, el cual contiene un negocio jurídico de compraventa sobre una denominación y una marca comercial realizado en forma privada, donde no se evidencian datos de autenticación o de reconocimiento de firma y menos aún datos de registro del documento, el cual según el criterio de la parte demandada constituye simplemente una copia fotostática simple de un documento privado simple, lo cual de ser así ameritaría dar el tratamiento a la documental en estudio de un medio de prueba no regulado expresamente por el legislador, y por ende por disposición del artículo 395 del Código de Procedimiento Civil el mismo se debería valorar tal como se hace con los medios probatorios que más se le asemejen, aplicándose entonces lo dispuesto en el artículo 429 ejusdem para las copias fotostáticas simples de documentos públicos y privados reconocidos o tenidos legalmente por reconocidos, y según este artículo estas copias son fidedignas si no son impugnadas por el adversario, y de ser impugnadas es necesaria su confrontación con sus originales para hacerlas valer en el proceso.

   Sin embargo opina este Sentenciador Superior que tal criterio no es aplicable al presente caso, pues dicha documental no fue presentada en el proceso de forma autónoma, sino que la misma corresponde a un juego de copias certificadas por un Registrador Mercantil, en los siguientes términos:

   Quien suscribe:

   CERTIFICA

   Que se ha confrontado la Copia Certificada Fotostática constante de diez (10) folio (s) que a continuación se reproducen, y que es traslado fiel y exacto del Documento (sic) inscrito bajo el Número (sic):

   21- ACTA CONSTITUTIVA, CERTIFICADO DE REGISTRO, DEPOSITO 0996488, COPIA RIF Y DOCUMENTO DE VENTA (ANEXOS),TOMO 30-A-1986 RM1.., DE FECHA: 08/04/1986.-

   CORRESPONDIENTE A LA EMPRESA: ORGANIZACIÓN PUBLICITARIA CARDENALES DEL ÉXITO, C.A.

   Que se encuentran insertos al Expediente N° 28270.

   Con fecha: MUNICIPIO MARACAIBO, 10 DE JUNIO DEL AÑO DOS MIL DIEZ.

   De lo cual se infiere con meridiana claridad que la instrumental cuyo valor probatorio se discute, adquiere otro matiz en el proceso al ser aportada con el soporte de un funcionario público que declara que la misma es traslado fiel y exacto del documento que se encuentra en un expediente mercantil, adicionado al hecho que de la lectura del acta constitutiva de la compañía demandante se observa que en su cláusula cuarta, referida al capital social, se indica que el mismo está representado por los derechos de registro sobre la denominación y la marca comercial CARDENALES DEL ÉXITO, indicándose expresamente que fueron presentados los certificados correspondientes emitidos por la autoridad competente así como el documento de compraventa que acredita a los socios la propiedad sobre tales derechos, por lo que mal puede darse a esta documental el tratamiento de una copia fotostática simple y en tal sentido exigir al demandante que presente el documento original, cuando éste se encuentra en los archivos de un registro público, por lo que en definitiva considera este Juez Superior que dicha documental es una copia certificada de un documento que forma parte de un expediente público llevado por un Registro Mercantil y por ende para enervar sus efectos probatorios se debió ejercer la tacha de falsedad, siguiendo el procedimiento previsto en los artículos 438 al 442 del Código de Procedimiento Civil, tal como lo manifestó la parte actora, y por cuanto la parte demandada no ejerció tal mecanismo procesal, la documental en estudio en conjunto con el resto de copias certificadas en estudio y tal como antes fue precisado, surte pleno valor probatorio en el presente proceso de conformidad con lo previsto en los artículos 1357, 1359 y 1360 del Código Civil. Y ASÍ SE VALORA.

4. Copias certificadas por el Registro Mercantil Cuarto de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia en fecha 10 de septiembre de 2010 de los siguientes documentos:

    Acta constitutiva de la sociedad mercantil CARDENALES DEL ÉXITO, C.A. inscrita en fecha 18 de mayo de 2010, bajo el N° 35, tomo 30-A RM4TO.

    Planilla Única Bancaria N° 48600020769 de fecha 21 de abril de 2010, y pagada en la misma fecha, por concepto de derechos de registro.

    Registro de Información Fiscal (RIF) de los ciudadanos A.A.S.M. y T.A.S.M..

    Copia de la cédula de identidad de los ciudadanos A.A.S.M. y T.A.S.M..

    Copia de la credencial de la Federación de Colegios de Contadores Públicos de Venezuela expedida al Licenciado LUIS FELIPE PADRON MELENDEZ.

    Carta de aceptación del cargo de Comisario de la sociedad mercantil CARDENALES DEL ÉXITO, C.A. suscrita por el Licenciado LUIS FELIPE PADRON MELENDEZ, titular de la cédula de identidad N° V-7.807.284.

    Informe de Preparación del Contador Público con respecto al Balance General de Constitución de la sociedad mercantil CARDENALES DEL ÉXITO, C.A. al 30 de abril de 2010.

    Documentos emitidos por el Registro, por la cancelación de los impuestos y derechos correspondientes, constituidos por: 1) Recibo de consignación de timbres fiscales, 2) Recibo de pago de los derechos de registro por constitución de compañía anónima, 3) Recibo de pago de los derechos de registro por solicitud de denominación comercial, 4) Constancia de reserva del nombre de la compañía, 5) Constancia de resultados de la búsqueda de denominación mercantil, 6) Planilla de solicitud de denominación mercantil y 7) Planilla de liquidación del impuesto previsto en el artículo 91 de la Ley de Registro Público y del Notariado.

    Planilla Única Bancaria N° 48600022583 de fecha 4 de junio de 2010, y pagada en la misma fecha, por concepto de venta de acciones.

    Acta de asamblea general extraordinaria de accionistas de fecha 31 de mayo de 2010, mediante la cual los socios T.S.M. y A.A.S.M. venden parte de sus acciones al ciudadano J.R.M.M., modificándose la cláusula cuarta del documento constitutivo, inscrita bajo el N° 33, tomo 48A- RM4TO.

    Copia de la cédula de identidad de los ciudadanos J.R.M.M. y T.A.S.M..

    Copia del RIF de los ciudadanos J.R.M.M. y T.A.S.M..

    Recibo de consignación de timbres fiscales.

    RIF de la sociedad mercantil CARDENALES DEL ÉXITO, C.A.

    Recibo de pago del impuesto correspondiente por la venta de acciones.

    Planilla Única Bancaria N° 48600026640 de fecha 7 de septiembre de 2010, y pagada en la misma fecha, por concepto de copias certificadas.

   Dichas documentales constituyen documentos públicos y por ende ostentan carácter público al ser elaboradas por un funcionario público competente con las solemnidades de Ley, que dan certeza sobre la existencia del referido expediente en el Registro Mercantil que las expidió, y que al no ser tachadas de falsas se aprecian en todo su contenido y valor probatorio de conformidad con lo previsto en los artículos 1357, 1359 y 1360 del Código Civil. Y ASÍ SE VALORAN.

5. Copia fotostática del documento autenticado por ante la Notaría Pública Novena de Maracaibo del estado Zulia en fecha 27 de julio de 1998, bajo el N° 71, tomo 46, mediante el cual el ciudadano R.D.U.M. cede en forma pura y simple al ciudadano J.A.U.M., cien (100) acciones que le pertenecen en la sociedad mercantil ORGANIZACIÓN PUBLICITARIA CARDENALES DEL ÉXITO, C.A., por un precio de CIEN MIL BOLÍVARES (Bs. 100.000,00).

6. Copia fotostática del documento autenticado por ante la Notaría Pública Cuarta de Maracaibo del estado Zulia en fecha 28 de marzo de 1988, bajo el N° 51, tomo 46, mediante el cual la ciudadana M.G.V. actuando como apoderada del ciudadano C.R.C.V. dio en venta pura y simple al ciudadano J.A.U.M., cuarenta y ocho (48) acciones que le pertenecen en la sociedad mercantil ORGANIZACIÓN PUBLICITARIA CARDENALES DEL ÉXITO, C.A., por un precio de TRESCIENTOS MIL BOLÍVARES (Bs. 300.000,00).

7. Copia fotostática del cheque N° 38604881 girado contra el Banco de Maracaibo a la orden de la ciudadana M.V., por un monto de TRESCIENTOS MIL BOLÍVARES (Bs. 300.000,00) en fecha 28 de marzo de 1988.

8. Copia fotostática del Decreto N° 42 dictado en fecha 8 de septiembre de 1992 por el Alcalde del Municipio Maracaibo del Estado Zulia, F.C., mediante el cual se declara Patrimonio Cultural de la ciudad de Maracaibo al Conjunto Gaitero CARDENALES DEL ÉXITO, y se acuerda editar una selección de las mejores gaitas interpretadas por ese conjunto durante su existencia, en homenaje al 463 aniversario de la Fundación de la ciudad de Maracaibo.

   Dichas documentales constituyen copias simples de documentos privados en los dos primeros casos y público en el último caso, que al no ser objeto de impugnación, se valoran en todo su contenido de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 429 del Código de Procedimiento Civil. Y ASÍ SE VALORA.

9. Copias fotostáticas de la DECISIÓN 486 dictada por la COMUNIDAD A.D.N. relativa al REGIMEN COMÚN SOBRE PROPIEDAD INDUSTRIAL, de fecha 14 de septiembre de 2000 en Lima, Perú.

10. Copias fotostáticas de la GUIA PARA SOLICITAR MARCAS Y PATENTES elaborada por la Dirección de Difusión y Cooperación del Servicio Autónomo de Registro de la Propiedad Intelectual (SAPI).

    Dichas documentales constituyen cuerpos normativos dictados respectivamente por la Comunidad A.d.N., que es un órgano supranacional de integración económica, al cual estuvo adscrito la República hasta el año 2006, que establece un régimen sobre propiedad industrial para los países miembros y por el Servicio Autónomo de Registro de la Propiedad Intelectual (SAPI), es decir que su único fin es demostrar la existencia de estas normas, por lo que en aplicación del principio probatorio según el cual “el derecho no se prueba” por cuanto “el Juez conoce el derecho” se desechan, de conformidad con la sana crítica, prevista en el artículo 507 del Código de Procedimiento Civil. Y ASÍ SE DECIDE.

    Asimismo, durante el lapso probatorio, la parte demandante ratificó todos los instrumentos consignados con la demanda de conformidad con el principio de la comunidad de la prueba, específicamente el documento de venta de derechos acompañado al acta constitutiva de la compañía, el acta constitutiva y las actas de asambleas, y los documentos donde consta la venta de las acciones de los ciudadanos R.D.U.M. y C.R.C.V. en la compañía demandante al ciudadano J.A.U.M., todos los cuales fueron valorados con anterioridad, por lo que se ratifica dicha valoración, y asimismo:

11. Ratificó la copia certificada del protocolo de registro N° D-18431 relativo a la denominación comercial “CARDENALES DEL ÉXITO”, expedido por el Registro de Propiedad Industrial del Servicio Autónomo de Propiedad Intelectual y consignado en la incidencia de oposición a las medidas.

12. Ratificó la copia certificada del protocolo de registro N° F-110176 relativo a la marca comercial consistente en el signo gráfico del conjunto musical conformado por: “combinación de la figura de un pájaro cardenal con las alas desplegadas, con el perfil dirigido hacia la izquierda, sosteniendo en garras con ambas patas separadas., Los extremos de la banda se representan en dibujo de cintas inicialmente arrolladas y luego desplegadas, terminando ambas en doble punta..”, expedido por el Registro de Propiedad Industrial del Servicio Autónomo de Propiedad Intelectual y consignado en la incidencia de oposición a las medidas.

    Respecto de estas documentales se observa que si bien la pieza de medidas no se encuentra en este Tribunal Superior, la parte actora consignó copias certificadas por el Juzgado Superior Primero en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia, de la misma en la pieza principal (N° 2), las cuales emanan de funcionario público competente, de conformidad con lo dispuesto en los artículo 111 y 112 del Código de Procedimiento Civil, por lo que se constató la existencia de las instrumentales promovidas, las cuales tienen una naturaleza administrativa, por lo tanto gozan de una presunción de certeza, que pueden ser desvirtuadas con cualquier género de prueba, siendo un género intermedio entre documentos públicos y documentos privados, observándose que la parte demandada procedió a impugnarlos, por cuanto en los mismos se hace referencia a una cesión de derechos sobre la denominación y la marca comercial CARDENALES DEL ÉXITO en fecha 25 de julio de 1986, alegándose que las mismas son: “copias certificadas de un organismo administrativo como lo es el Servicio Autónomo de Propiedad Industrial (SAPI)”, argumento que a todas luces resulta insuficiente para enervar el efecto probatorio de estas documentales, pues en todo caso la parte demandada debió ser más específica en su impugnación o consignar otro medio de prueba que desvirtuara el contenido de estas documentales, por lo que se desecha tal impugnación y se le otorga pleno valor probatorio a dichos instrumentos públicos administrativos, de conformidad con la sana crítica prevista en el artículo 507 del Código de Procedimiento Civil. Y ASÍ SE VALORAN.

13. Testimonial de los ciudadanos R.C., RICARDO PORTILLO, DANELO BADELL, D.M. y J.T.. Se deja constancia que ninguno de los testigos promovidos rindió su declaración, por lo que se hace imposible realizar valoración al respecto.

    Conjuntamente con su escrito de observaciones en primera instancia consignó:

14. Copias certificadas del expediente N° 57.113 llevado por el Juzgado Segundo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia correspondiente al juicio de tacha de falsedad de documento privado incoado por la compañía demandada en contra de la compañía demandante.

    Dichas documentales constituyen documentos públicos y por ende ostentan carácter público al ser elaboradas por un funcionario público competente con las solemnidades de Ley, de acuerdo con lo dispuesto en los artículo 111 y 112 del Código de Procedimiento Civil, que pueden ser presentadas en esta etapa del proceso con fundamento en la norma prevista en el artículo 435 ejusdem, y que dan certeza sobre la existencia del referido expediente en el Juzgado que las expidió, que al no ser tachadas de falsas se aprecian en todo su contenido y valor probatorio de conformidad con lo previsto en los artículos 1357, 1359 y 1360 del Código Civil. Y ASÍ SE VALORAN.

    En segunda instancia, conjuntamente con los informes promovió:

15. Copia certificada de la decisión proferida por el Juzgado Superior Primero en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia, en fecha 3 de diciembre de 2012, mediante la cual se declaró con lugar la apelación interpuesta por la parte actora contra sentencia de fecha 17 de abril de 2012 dictada por el Tribunal de la causa, y se decretaron un conjunto de medidas preventivas.

    Respecto de dicha documental se debe advertir que se trata de un documento público elaborado por un funcionario público competente con las solemnidades de Ley, en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 111 y 112 del Código de Procedimiento Civil, por lo que se valora en todo su contenido y valor probatorio de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 1357, 1360 y 1363 del Código Civil, y por cuanto el artículo 435 del Código de Procedimiento Civil permite su consignación en esta instancia. Y ASÍ SE VALORA.

16. Solicitud de renovación de nombre comercial presentada en el Servicio Autónomo de la Propiedad Industrial en fecha 17 de septiembre de 2009 por la representante legal de la sociedad mercantil ORGANIZACIÓN PUBLICITARIA CARDENALES DEL ÉXITO, C.A.

    Respecto de esta documental debe indicar este Juez Superior que la misma constituye un documento público administrativo, el cual es una tercera categoría entre documento público y documento privado, y por ende de conformidad con el principio pro probatione, se admite su promoción por ante esta Superioridad, y se aprecia en todo su contenido al no ser desvirtuada, de conformidad con la sana crítica prevista en el artículo 507 del Código de Procedimiento Civil. Y ASÍ SE ESTABLECE.

    Con las observaciones de segunda instancia consignó:

17. Copias certificadas en fecha 10 de junio de 2010 por el Registro Mercantil Primero de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia, que contiene el acta de asamblea general extraordinaria de accionistas de la compañía demandante de fecha 4 de mayo de 2009, inscrita el 13 de mayo de 2009 bajo el N° 37, tomo 32A-RM1 y documentos anexos.

    Al respecto debe destacarse que si bien se trata de un documento público, el mismo no puede ser valorado por cuanto fue aportado en forma extemporánea a la presente causa, toda vez que la oportunidad de presentar pruebas en el proceso precluye con los informes de segunda instancia, según lo dispuesto en el artículo 435 del Código de Procedimiento Civil. Y ASÍ SE DECIDE.

    Pruebas de la parte demandada

    Acompañó a su escrito de contestación:

1. Copias certificadas por el Registro Mercantil Cuarto de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia en fecha 28 de enero de 2010, que constituyeron los folios 15 al 18 del expediente N° 44.606 llevado por el Juzgado Primero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia, correspondiente al juicio de TACHA DE DOCUMENTO PRIVADO incoado por el ciudadano T.S.M. en contra de los ciudadanos R.D.U. y otros, el cual se declaró perimido -según se evidencia de la nota de secretaría-, y que contienen:

    Declaración reconocida por ante la Notaría Pública Segunda de Maracaibo en fecha 15 de septiembre de 1980, bajo el N° 1624, tomo 3, e inscrita en el Registro Mercantil en fecha 29 de octubre de 1980, bajo el N° 240, tomo 2B, efectuada por el ciudadano T.S.M., mediante la cual informa sobre la explotación de un fondo de comercio desde hace 17 años en el ramo de la música gaitera con un grupo denominado CARDENALES DEL ÉXITO, a los fines de su inscripción en el Registro Mercantil.

    Documento reconocido por ante la Notaría Pública Segunda de Maracaibo en fecha 15 de septiembre de 1980, bajo el N° 1622, tomo 3, mediante el cual el ciudadano P.S.M. cede los derechos que posee sobre la denominación comercial CARDENALES DEL ÉXITO, según Libro de Registro de Denominaciones Comerciales tomo XI, página 197, al ciudadano T.S.M..

   Dichas documentales constituyen documentos públicos y por ende ostentan carácter público al ser elaboradas por un funcionario público competente con las solemnidades de Ley, que dan certeza sobre la existencia del referido expediente en el Registro Mercantil del cual emanan, si bien el documento reconocido por ante la Notaría Pública Segunda de Maracaibo en fecha 15 de septiembre de 1980, bajo el N° 1622, tomo 3, fue objeto de tacha por la parte actora, dicha incidencia se extinguió, por lo que en conclusión se aprecian en todo su contenido y valor probatorio de conformidad con lo previsto en los artículos 1357, 1359 y 1360 del Código Civil. Y ASÍ SE VALORAN.

   En el lapso probatorio promovió las documentales antes valoradas, por lo que se ratifica dicha valoración y asimismo promovió:

2. Informes dirigidos a la Notaría Pública Segunda de Maracaibo y al Registro Mercantil Cuarto de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia, a los fines de constatar la autenticidad de los documentos consignados con la contestación.

   Mediante auto de fecha 22 de septiembre de 2011 se negó la admisión de esta prueba, por lo que se hace imposible hacer valoración al respecto.

3. Inspección Judicial en las siguientes instituciones:

    Notaría Pública Segunda de Maracaibo, en el libro de reconocimientos, tomo 3, N° 1622.

    Registro Mercantil Cuarto de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia, sobre el registro de comercio N° 240, tomo 2B, de fecha 29 de octubre de 1980, expediente N° 6386.

    Registro Mercantil Primero de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia al expediente N° 28270, a fin de que se deje constancia que el documento privado que consigna la parte demandante no está reconocido, no emana de ningún registro ni de ningún otro organismo público.

   Mediante auto de fecha 22 de septiembre de 2011 se negó la admisión de esta prueba, por lo que se hace imposible hacer valoración al respecto.

   Conjuntamente con los informes de primera instancia consignó:

4. Copia fotostática simple del documento de fecha 8 de abril de 1986 acompañado al libelo de demanda.

5. Copia fotostática simple del auto de fecha 21 de diciembre de 2011 dictado por este Juzgado Superior mediante el cual se negó el recurso de casación contra la sentencia de fecha 9 de noviembre de 2011, que resolvió una incidencia en la pieza de medidas.

6. Copia fotostática simple de la sentencia de fecha 9 de noviembre de 2011 dictada por este Juzgado Superior en la incidencia de oposición a medidas.

   Dichas documentales no pueden ser apreciadas por este Sentenciador Superior, toda vez que se trata de copias fotostáticas de documentos privados y públicos que no fueron expresamente aceptadas por la contraparte, de conformidad con lo previsto en el artículo 429 del Código de Procedimiento Civil. Y ASÍ SE DECIDE.

7. Copia fotostática simple del documento reconocido por ante la Notaría Pública Segunda de Maracaibo en fecha 15 de septiembre de 1980, bajo el N° 1624, tomo 3, e inscrito en el Registro Mercantil Cuarto en fecha 29 de octubre de 1980, bajo el N° 240, tomo 2B, y el documento reconocido por ante la Notaría Pública Segunda de Maracaibo en fecha 15 de septiembre de 1980, bajo el N° 1622, tomo 3.

   Dichas documentales fueron precedentemente valoradas, por lo que se reitera dicha apreciación. Y ASÍ SE VALORAN.

   Con los informes en segunda instancia consignó:

8. Copia fotostática modo “scaner” del documento privado simple de fecha 8 de abril de 1986, acompañado al libelo de demanda.

   Dicha documental debe ser desechada, por cuanto según lo previsto en el artículo 435 del Código de Procedimiento Civil, en segunda instancia sólo pueden presentarse documentos públicos. Y ASÍ SE DECIDE.

   Establecimiento de los hechos:

   Del anterior análisis probatorio quedó demostrado que en fecha 15 de septiembre de 1980, el ciudadano P.S.M. cedió de manera pura, simple, gratuita e irrevocable al ciudadano T.S.M. los derechos que le asistían sobre la denominación comercial CARDENALES DEL ÉXITO, los cuales declaró haber adquirido según documento reconocido por ante la Oficina de Registro de la Propiedad Industrial de la Ciudad de Caracas, Distrito Federal en fecha 26 de marzo de 1963, asentado en el Libro de Registro de Denominaciones Comerciales, Tomo XI, página 197, -sin que esto quedara demostrado en las actas procesales- y en la misma fecha el ciudadano T.S.M. participó al Registrador Mercantil Primero de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia, que hacía más de 17 años venía explotando el ramo de la música gaitera con un conjunto musical denominado CARDENALES DEL ÉXITO, el cual giraba bajo su responsabilidad a los fines de su inscripción en el Registro.

   Por otra parte quedó demostrado que en fecha 12 de septiembre de 1984 la Dirección de Registro de la Propiedad Industrial de la Dirección General Sectorial de Tecnología del extinto Ministerio de Fomento otorgó al ciudadano P.S.M. el Certificado de Registro de Marca Comercial o signo distintivo del nombre CARDENALES DEL ÉXITO, consistente en la combinación de la figura de un pájaro cardenal con las alas desplegadas, con el perfil dirigido hacia la izquierda, sosteniendo en garras con ambas patas separadas y en los extremos de la banda se representan en dibujo de cintas inicialmente arrolladas y luego desplegadas, terminando ambas en doble punta, bajo el N° 110.176-F, con fecha de vencimiento 12 de septiembre de 1999. Igualmente en fecha 17 de septiembre de 1984 el mismo organismo otorgó al ciudadano P.S.M. el Certificado de Registro de la Denominación Comercial “CARDENALES DEL ÉXITO”, bajo el N° 18.431-D, con fecha de vencimiento 17 de septiembre de 1999. En ambos registros se especificó que los mismos pertenecían a la clase 50, y asimismo, en el caso de la denominación comercial la misma debía distinguir un conjunto orquestal y en el caso de la marca comercial la misma debía utilizarse para distinguir discos, cintas, cartuchos, casettes, alambres, grabados y sin grabar.

   En este orden, se constató que en fecha 8 de abril de 1986 el ciudadano P.S.M. vendió mediante documento privado a los ciudadanos R.D.U.M., C.C.V. y J.A.U.M., los derechos de propiedad que le fueron otorgados mediante los certificados antes singularizados, es decir la denominación comercial “CARDENALES DEL ÉXITO” para distinguir un conjunto orquestal y la marca comercial que acompaña a esta denominación constituida por un signo gráfico consistente en un pájaro cardenal con características específicas, derechos de propiedad intelectual que fueron constituidos por los compradores como aporte para la constitución de una sociedad mercantil, la cual fue inscrita en el Registro Mercantil Primero de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia en fecha 9 de abril de 1986, bajo el N° 21, tomo 30-A, bajo la denominación social ORGANIZACIÓN PUBLICITARIA CARDENALES DEL ÉXITO, S.R.L., siendo sus accionistas los ciudadanos P.S.M., J.U.M., R.U.M. y C.C.V., y posteriormente fue transformada a compañía anónima, mediante acta de asamblea general extraordinaria de accionistas celebrada en fecha 10 de septiembre de 1987, e inscrita en el citado Registro Mercantil en fecha 30 de diciembre de 1987, bajo el N° 53, tomo 92-A.

   Consta igualmente que según documento autenticado por ante la Notaría Pública Cuarta de Maracaibo del estado Zulia en fecha 28 de marzo de 1988, bajo el N° 51, tomo 46, la ciudadana M.G.V. actuando como apoderada del ciudadano C.R.C.V. vendió sus acciones al ciudadano J.U., y mediante acta de asamblea general extraordinaria de accionistas celebrada en fecha 6 de julio de 1998, inscrita en fecha 18 de agosto de 1998, bajo el N° 6, tomo 42-A, se aprobó la venta de la totalidad de las acciones del socio R.D.U.M. al socio J.A.U.M., y la reforma íntegra de los estatutos de la compañía, constatándose que esta venta de acciones fue formalizada mediante documento autenticado por ante la Notaría Pública Novena de Maracaibo del Estado Zulia en fecha 27 de julio de 1998, bajo el N° 71, tomo 46, y por cuanto ambas partes han señalado que el ciudadano P.S.M. falleció, se concluye que a la presente fecha el único accionista de la sociedad demandante es el ciudadano J.U.M..

   Asimismo quedó demostrado mediante copias certificadas expedidas por el Servicio Autónomo de la Propiedad Industrial (S.A.P.I.), las cuales fueron consignadas en la pieza de medidas, pero constan en la pieza principal en copias certificadas de la pieza de medidas que el Registrador de la Propiedad Industrial, asentó la cesión de derechos efectuada por el ciudadano P.S.M. respecto de sus derechos de propiedad intelectual contenidos en los Certificados de Registro Nos. F-110.176 y D-18431, al ciudadano J.A.U., en los siguientes términos: 1) En el folio posterior al Certificado de Registro N° 18.431-D relativo a la denominación comercial CARDENALES DEL ÉXITO se lee: “NOTA: Cedida a: J.A.U., domiciliado en: Maracaibo, Estado Zulia. Caracas, 15 de Septiembre de 1987.” 2) En el folio posterior al Certificado de Registro N° F-110.176 relativo a la marca comercial de la denominación comercial CARDENALES DEL ÉXITO consistente en un signo gráfico identificado como un pájaro cardenal con las alas desplegadas y otras especificaciones, se lee: “NOTA: Cedida a: J.A.U., domiciliado en: Maracaibo, Estado Zulia. Caracas, 13 de Enero de 1988.” .

   En las mismas documentales se aprecia la nota marginal correspondiente a la solicitud de renovación de ambos registros, tal como se indica a continuación: 1) En el folio posterior al Certificado de Registro N° 18.431-D relativo a la denominación comercial CARDENALES DEL ÉXITO se lee: “NOTA: Según solicitud presentada en fecha 8.9.99 Renovada (sic) hasta el 17 de Septiembre (sic) del año: 2009. Caracas, 20 de Agosto (sic) del 2004.” 2) En el folio posterior al Certificado de Registro N° F-110.176 relativo a la marca comercial de la denominación comercial CARDENALES DEL ÉXITO consistente en un signo grafico identificado como un pájaro cardenal con las alas desplegadas y otras especificaciones, se lee: “nota: Según solicitud presentada en fecha 08-09-99, Renovada (sic) hasta el 12 de Septiembre (sic) del año: 2009; y Reclasificada (sic) en clase Internacional (sic) 09.- Caracas, 26 de enero de 2004.” .

   Asimismo, mediante las copias certificadas aportadas por el demandante con su escrito de observaciones en primera instancia, correspondientes al juicio de tacha de documento privado incoado por la demandada en contra de la demandante y el cual se declaró perimido (folios 129 al 188), se dejó constancia de estos hechos, apreciándose la existencia de copias certificadas por la Directora del Registro de Propiedad Industrial del Servicio Autónomo de Propiedad Intelectual (S.A.P.I.), tanto de la Solicitud de Cesión (folio 144), como de la Solicitud de Renovación (folio 145).

   En este contexto, quedó igualmente constatado que mediante Decreto N° 42 dictado en fecha 8 de septiembre de 1992 por el Alcalde del Municipio Maracaibo del Estado Zulia, en ese entonces Dr. F.C., se declaró Patrimonio Cultural de la ciudad de Maracaibo al Conjunto Gaitero CARDENALES DEL ÉXITO, y se acordó editar una selección de las mejores gaitas interpretadas por esta agrupación durante su existencia, en homenaje al 463 aniversario de la Fundación de la ciudad de Maracaibo, de lo cual se desprende que esta denominación comercial es ampliamente conocida en la región zuliana y está asociada indefectiblemente al género de la música gaitera, y al ser objeto de tal reconocimiento, se evidencia su importancia dentro del folclore zuliano.

   Por otra parte de las documentales consignadas en esta segunda instancia, quedó igualmente demostrado que en fecha 17 de septiembre de 2009 la sociedad mercantil ORGANIZACIÓN PUBLICITARIA CARDENALES DEL ÉXITO, C.A. presentó por ante el Servicio Autónomo de la Propiedad Industrial (S.A.P.I), Solicitud de Renovación del nombre comercial “CARDENALES DEL ÉXITO” indicándose en el formulario respectivo que el registro fue expedido inicialmente en fecha 17 de septiembre de 1984 bajo el N° 18431-D y pertenece a la clase 50.

   Finalmente, quedó constatado que los ciudadanos T.S.M. y A.A.S.M. en fecha 18 de mayo de 2010, constituyeron una sociedad mercantil bajo la denominación social CARDENALES DEL ÉXITO, C.A., y mediante acta de asamblea general extraordinaria de accionistas de fecha 31 de mayo de 2010, vendieron parte de sus acciones al ciudadano J.R.M.M., y asimismo quedó en evidencia que, producto de la sentencia dictada en fecha 3 de diciembre de 2012 por el Juzgado Superior Primero en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de esta Circunscripción Judicial en la incidencia de medidas del presente proceso, esta sociedad mercantil tiene prohibido presentarse en eventos públicos o privados en cualquier ciudad del país, con el nombre o marca comercial manejada por la sociedad mercantil ORGANIZACIÓN PUBLICITARIA CARDENALES DEL ÉXITO, C.A., así como promocionar temas musicales con este nombre, y se ordenó oficiar a la Cámara de Radio de Venezuela a fin que notifique a sus agremiados que se abstengan de colocar temas musicales, promociones o presentaciones personales de esta sociedad mercantil cuando hagan uso de este nombre y a las emisoras que no están inscritas en la Cámara de Radio de Venezuela, así como a los canales de televisión VENEVISIÓN, TELEVEN, GLOBOVISIÓN, así como al resto de los canales de televisión nacional.

   Conclusiones:

   A los fines de dictar decisión debe precisarse que en el presente caso se acumularon dos pretensiones, la primera constituida por la Nulidad de Asiento Registral en lo que respecta al asiento del acta constitutiva de la compañía demandada por una presunta identidad con la denominación social de la compañía demandante, la cual tiene su sustento jurídico en la norma prevista en el artículo 28 del Código de Comercio, en concatenación con lo previsto en el artículo 43 de la Ley de Registro Público y del Notariado, y la segunda está constituida por la pretensión de Usurpación y Uso Indebido de Marca Comercial, la cual si bien se enmarcó en la Decisión 486 sobre Régimen Común de Propiedad Industrial dictada por la Comunidad A.d.N., en realidad está amparada por la Ley de Propiedad Industrial dictada por el extinto Congreso de la República en fecha 14 de agosto de 1955, toda vez que la norma comunitaria invocada perdió su vigencia en el país una vez que la República denunció el Acuerdo Subregional de Integración Andina, mediante comunicación expedida en fecha 22 de abril de 2006 por el Ministerio de Relaciones Exteriores, situación ésta que fue ratificada mediante Aviso Oficial emitido en fecha 12 de septiembre de 2008 por el Servicio Autónomo de Propiedad Industrial (S.A.P.I.) mediante el cual se recordó a los usuarios del servicio, a los interesados y al público en general que como consecuencia de esta denuncia, “se restituirá la aplicación en su totalidad de la Ley de Propiedad Industrial vigente en nuestro país”.

   En efecto, en este contexto es importante puntualizar que la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia mediante sentencia dictada en fecha 4 de julio de 2012, Exp. N° AA50-7-06-0823/06-1178, con ponencia de la Magistrada Dra. L.E.M.L., resolvió una Solicitud de Interpretación Constitucional sobre el contenido del artículo 153 del texto constitucional, formulada a los fines de dilucidar si las normas adoptadas en el m.d.A.d.I.S.A. se encontraban vigentes en nuestro país con ocasión a la denuncia del acuerdo, por cuanto en la norma prevista en dicho artículo se prevé la incorporación y aplicación de las normas supranacionales al ordenamiento jurídico interno de manera directa, ante lo cual la Sala Constitucional estableció que: “las normas que se adopten en el marco de los acuerdos de integración son consideradas parte integrante del ordenamiento legal y de aplicación directa y preferente a la legislación interna, mientras se encuentre vigente el tratado que les dio origen, en los términos expuestos en el presente fallo y bajo las condiciones que el propio convenio establezca en relación con su terminación”, (Negrillas de este Juzgado) ordenándose la publicación de esta decisión en la Gaceta Judicial y en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela, bajo el sumario: “Sentencia de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia que fija la interpretación vinculante del artículo 153 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela”.

   En este orden debe destacarse que la decisión in commento hace referencia a la vigencia de las condiciones que se establezcan en los convenios de integración con relación a su terminación, y en tal sentido con relación al caso concreto el artículo 153 de la Decisión 406 de la Comunidad A.d.N. establece con relación a la denuncia del Acuerdo, lo siguiente: “El País Miembro que desee denunciar este acuerdo deberá comunicarlo a la Comisión. Desde ese momento cesarán para él los derechos y obligaciones derivados de su condición de miembro, con excepción de las ventajas recibidas y otorgadas de conformidad con el Programa de Liberación de la Sub Región, las cuales permanecerán en vigencia por un plazo de cinco años a partir de la denuncia.(…)” (Negrillas de este Tribunal), haciendo referencia dicha normativa a las disposiciones referidas a la libre circulación de personas, de mercancías, de transporte y a los beneficios arancelarios acordados para los estados miembros, pero en modo alguno se establece en esta disposición que las normas supranacionales acordadas en el marco de la integración, y específicamente en materia de propiedad industrial, permanecen en vigencia durante los cinco años subsiguientes a la denuncia del Acuerdo, por lo que en definitiva habiéndose iniciado la presente causa en fecha 15 de noviembre de 2010, cuando la República ya no era parte de la Comunidad A.d.N., se concluye de forma indefectible que la norma aplicable al presente caso en lo que respecta a la pretensión de Usurpación y Uso Indebido de Marca, es la Ley de Propiedad Industrial. Y ASÍ SE ESTABLECE.

   Ahora bien, determinado lo anterior es menester aclarar que ambas pretensiones pertenecen a la misma materia, esto es al ámbito del Derecho Mercantil, así, la pretensión de nulidad de asiento registral en el presente caso tiene por objeto dejar sin efecto el asiento mediante el cual se inscribió el acta constitutiva de la sociedad mercantil demandada, al considerar la parte demandante que existe una gran similitud en la denominación social de ambas compañías, lo cual se circunscribe al campo de la Teoría de las Sociedades, toda vez que el Código de Comercio establece en su artículo 28 que toda razón de comercio debe distinguirse de las ya existentes, el cual debe ser concatenado con el artículo 43 de la Ley de Registro Público y del Notariado según el cual los asientos registrales sólo pueden ser anulados mediante sentencia definitivamente firme. Por otra parte la pretensión de Usurpación y Uso Indebido de Marca tiene por objeto el restablecimiento del derecho de propiedad intelectual que la parte demandante se atribuye, específicamente el derecho de usar en forma exclusiva una denominación y una marca comercial, el cual se encuentra previsto en el artículo 32 de la Ley de Propiedad Industrial, lo cual se circunscribe en el campo de la Propiedad Intelectual. Asimismo se observa que ambas pretensiones guardan autonomía, pues no se excluyen mutuamente ni son contrarias entre sí, y aunado a ello, ni la pretensión de nulidad de asiento registral ni la pretensión de usurpación y uso indebido de marca tienen un procedimiento especial previsto en las respectivas leyes que las regulan, por lo que en aplicación de lo dispuesto en el artículo 338 del Código de Procedimiento Civil ambas se deben tramitar por el procedimiento ordinario, en virtud de todo lo cual podemos concluir en la procedencia de la acumulación de ambas pretensiones, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 78 ejusdem. Dicho lo anterior, procedamos al análisis de ambas pretensiones:

1. Nulidad de Asiento Registral

   Con relación a la pretensión de nulidad de asiento registral, debe destacarse que la misma está prevista en la Ley de Registro Público y del Notariado, la cual prevé la posibilidad de enervar los efectos de determinados actos jurídicos nulos o anulables según la Ley, tal como se establece en el artículo 43:

   Artículo 43. Efecto registral. La inscripción no convalida los actos o negocios jurídicos inscritos que sean nulos o anulables conforme a la ley. Sin embargo, los asientos registrales en que consten esos actos o negocios jurídicos solamente podrán ser anulados por sentencia definitivamente firme.

   (Negrillas de este Tribunal Superior)

   En este marco, resulta impretermitible citar sentencia N° 00985, dictada por la Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, en fecha 13 de agosto de 2008, con ponencia del Magistrado Dr. E.G.R., expediente No. 2008-0616, la cual es del siguiente tenor:

   (…Omissis…)

   Del libelo se desprende que la pretensión del actor es impugnar el acto de protocolización a los fines de dejar sin efecto el documento de transacción y, en consecuencia, obtener la nulidad de un asiento registral, siendo éste un acto formado directamente por la Oficina de Registro.

   En este sentido debe indicarse que el 27 de noviembre de 2001 entró en vigencia el Decreto Nº 1.554 con Fuerza de Ley de Registro Público y del Notariado, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Nº 37.333, de la misma fecha, el cual fue derogado por la nueva Ley de Registro Público y del Notariado publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 5.833 Extraordinario, del 22 de diciembre de 2006, de manera que la presente declinatoria de competencia debe resolverse en atención a las disposiciones adjetivas contenidas en este último instrumento normativo.

   Al respecto, en el referido texto legal no se incorporó disposición alguna mediante la cual el legislador atribuyera de manera expresa, a los Juzgados Civiles y Mercantiles, la competencia para conocer de las impugnaciones que intentaren aquellas personas que se consideren lesionadas por una determinada inscripción o anotación realizadas en contravención con las leyes de la República, por lo que ante la ausencia de disposición adjetiva expresa en la normativa que rige la actividad de los registradores inmobiliarios, mercantiles y civiles, esta Sala observa que al impugnarse una inscripción realizada por el Registrador en violación a normas legales, la competencia le corresponde a los tribunales ordinarios de la Circunscripción Judicial del lugar donde se encuentre ubicado el Registro al cual se le imputan las irregularidades (ver sentencia de esta Sala N° 0399 publicada el 2 de abril de 2008).

   En efecto, este M.T. observa que la competencia para conocer de las impugnaciones de inscripciones le corresponde necesariamente a la jurisdicción ordinaria, por una parte, porque se trata de actuaciones que implican la aplicación de normas sustantivas y adjetivas de carácter civil y mercantil y, por otra, porque se está en presencia de un supuesto distinto al previsto por el artículo 41 de la Ley de Registro Público y del Notariado, el cual dispone que los tribunales con competencia contencioso-administrativa deberán conocer de los recursos intentados ante el rechazo o negativa de inscripción de un documento o acto del Registrador.

   El anterior criterio ya lo había establecido esta Sala, en diversos fallos (ver, entre otras, sentencias N° 402 de fecha 05 de marzo de 2002 y N° 3100 del 19 de mayo de 2005) al precisar que:

   ...según la Ley de Registro Público (ley especial para la materia registral), la inscripción realizada en contravención con el ordenamiento jurídico sólo es impugnable ante la jurisdicción ordinaria, por la persona que considera que alguna inscripción le vulnera sus derechos, de conformidad con el artículo 40-A de la Ley de 1978, artículo 53 en las leyes de 1993 y de 1999, y artículo 41 de la vigente Ley de 2001. Afirmación ésta que tiene plena vigencia en la actualidad, ya que aun cuando expresamente no lo señale la vigente Ley de 2001 (como sí lo hacía en la Ley de 1978 y en las de 1993 y 1999), es a criterio de esta Sala evidente que ello es una regla o pauta del derecho registral, de manera que cuando en la vigente Ley en su artículo 41 refiere a que ´... los asientos registrales en que conste esos actos o negocios jurídicos solamente podrán ser anulados por sentencia definitivamente firme´, tal anulación sólo puede ser procurada por ante la jurisdicción ordinaria.

   Esto es así por cuanto el acto registral, entiéndase el asiento ya materializado, no obstante ser un acto que está bajo la esfera de competencia de un funcionario público, el Registrador y, en tal orden, una función que el Estado ha asumido como una tarea que le es propia a fin de brindar seguridad en el tráfico inmobiliario, dada la importancia económica, social y hasta política de este tipo de patrimonio.

   En consecuencia, visto lo anteriormente establecido es el Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Mercantil de la Circunscripción Judicial del Estado Mérida, el competente para el conocimiento de la presente causa, y en consecuencia se ordena remitir sin más dilaciones las presentes actuaciones al referido tribunal

   .

   (…Omissis…)

   En virtud de lo anterior, y por cuanto en el caso de autos se ha incoado una demanda de nulidad de un asiento registral realizado ante el Registro Inmobiliario del Municipio Maneiro del Estado Nueva Esparta, a juicio de esta Sala la competencia le corresponde al Juzgado Primero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, del Tránsito y Agrario de la Circunscripción Judicial del Estado Nueva Esparta. Así se declara”.

   (…Omissis…)

   En definitiva, y tal y como ya se expresó con antelación, la pretensión mediante la cual se exige la nulidad de un asiento de registro, o bien la extinción de un acto registrado, es competencia de la jurisdicción ordinaria, de forma que aún cuando pudiera considerarse que los actos emanados de los Registradores son actos administrativos, y aún cuando tales actos pudieran en parte estar regulados por disposiciones de Derecho Administrativo, la competencia para conocer de esa específica pretensión pertenece a la jurisdicción ordinaria. De manera que los asientos registrales, en los que consten ciertos actos o negocios jurídicos, sólo pueden ser anulados por sentencia definitivamente firme emanada de la jurisdicción ordinaria de la circunscripción judicial del lugar donde se encuentre ubicado el Registro que inscribió lo asientos registrales en cuestión.

   Dicho lo anterior, se tiene que la parte demandante pretende la nulidad del asiento registral N° 35, tomo 30-A de los libros llevados por el Registro Mercantil Cuarto de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia, mediante el cual se inscribió el acta constitutiva de la sociedad mercantil CARDENALES DEL ÉXITO, C.A., al considerar que esta denominación social es similar a la suya, y por ende tal inscripción constituye un acto deshonesto que crea confusión en el público zuliano con respecto a la identidad de la agrupación gaitera que se presenta con este nombre, y al respecto es menester realizar algunas consideraciones en torno al tema de la FIRMA MERCANTIL, tal como se hace a continuación:

   En materia de FIRMA MERCANTIL o RAZÓN DE COMERCIO se distingue entre FIRMA INDIVIDUAL (cuando se trata de un comerciante individual) y FIRMA SOCIAL (cuando se trata de sociedades, ya sean de personas o de capital), y en tal sentido explica H.M.M. en la obra “Fundamentos de Derecho Mercantil” Parte General (1978), las particularidades que rigen la inscripción de cada firma, en los siguientes términos:

   (…Omissis…)

   Mediante la firma, también llamada, aunque menos corrientemente, razón de comercio, el comerciante identifica su propia persona. Si se trata de un comerciante individual, hablamos de firma individual. Si el comercio es ejercido por una sociedad o comerciante colectivo, aludimos a la firma social. La firma individual del comerciante debe coincidir con su propio apellido. Le es facultativo además, agregar al mismo su nombre de pila y cualquier otra mención que crea útil para la más precisa designación de su persona (por ejemplo, hijo, doctor, un segundo apellido, un apodo familiar) o de su negocio (por ejemplo, librero, fabricante de zapatos, etc.) pero nunca adiciones que puedan hacer pensar a los terceros en la existencia de una sociedad (art. 26). El señor J.J.P.R. vendedor de tabaco, podría utilizar como firma las siguientes posibilidades: P.P.R., P.V.D.T., J.P., J.J.P., J.J.P.H., y cualquier otra combinación de los mismos términos. Si ya existe en el mercado un comerciante individual con firma registrada que utilice la misma identificación, el señor Pérez tendrá obligatoriamente que elaborar la suya, dentro de los lineamientos anteriormente dichos, de manera tal que quede claramente distinguida de la precedente. La norma se justifica fácilmente, si se piensa en el interés colectivo de que los dos comerciantes queden suficientemente diferenciados para el público, y sirve a la vez para destacar la diferencia entre nombre civil y firma individual: el primero es un atributo de la persona misma tutelado bajo ese aspecto y sin carácter autónomo; el segundo es un instrumento para el ejercicio comercial que debe identificar suficientemente al usuario (ASCARELLI). Si bien se impone una correlación entre ambos, en virtud del deseo del legislador de que no se confunda al público mediante un ejercicio de la actividad comercial hecho exclusivamente bajo el seudónimo, tampoco se llega a una total identificación que pueda a su vez ser fuente de confusiones en casos de homonimia.

   Al tratarse de una sociedad de comercio, la firma social se forma con elementos diferentes, según el tipo de sociedad de que se trate. En el caso de las sociedades en nombre colectivo y en comandita hablamos de razón social, y componemos la firma con el apellido con o sin el nombre de uno o varios de los socios solidariamente responsables. Si se utiliza el nombre de uno de los socios, será preciso agregar una mención que deje clara la idea de que se trata de una sociedad (Art. 27). De tal manera, la sociedad en nombre colectivo que constituyan por ejemplo J.P. y L.R., podrá llamarse ‘PEREZ y RODRIGUEZ’, y también ‘PEREZ Y COMPAÑÍA’ o ‘RODRIGUEZ Y COMPAÑÍA’. La firma conjunta ‘PEREZ, RODRIGUEZ Y COMPAÑÍA’ solamente podrían usarla de existir por lo menos un tercer socio ya que en caso contrario estarían engañando al público acerca del número de personas que configuran la sociedad.

   La razón social de una sociedad en nombre colectivo o en comandita no debe contener tampoco el nombre de una persona extraña. Además, la sociedad en comandita no puede utilizar el nombre de uno de los socios que no sean solidariamente responsables. Si se infringe cualquiera de las dos prohibiciones con el consentimiento de la persona cuyo nombre se usa indebidamente, ello traerá como sanción que dicha persona será reputada socio solidariamente responsable frente a los terceros (Arts. 231 y 235). (…).

   En el caso de las sociedades anónimas o de responsabilidad limitada la firma social es más propiamente llamada denominación social, y está compuesta por cualquier nombre, sea de persona, referida al objeto de la sociedad o de fantasía al cual se le agregará la mención ‘Compañía Anónima’ o ‘Compañía de Responsabilidad Limitada’, escritas en todas sus letras o en la forma que habitualmente se abrevian (CA, SA,SRL,CRL,LTDA). (Art. 202). A pesar de que el artículo citado no lo incluye entre las posibilidades, también es factible el uso del término ‘Sociedad Anónima’, por interpretación extensiva de su texto (si está permitido usar las siglas ‘SA’ por tratarse de una abreviatura habitual, con mucho mayor motivo debería estarlo el uso de la denominación ‘Sociedad Anónima’, en forma completa). Se impone como única limitación a la escogencia del nombre, que el mismo se diferencie suficientemente de firmas ya registradas (Art. 28); por otra parte ciertas leyes especiales imponen restricciones al uso de determinados términos en la composición del nombre: es el caso, entre otros, de los vocablos ‘Seguros’ (Ley de Empresas de Seguros y Reaseguros, Art. 3) y ‘cooperativas’ (Ley General de Asociaciones Cooperativas, Art. 5) la utilización de los cuales, así como de los otros términos que de ellos pueden derivarse, queda restringido a las sociedades que efectivamente constituyan una empresa de seguros o una cooperativa, conforme a la legislación especial aplicable. A los ejemplos citados pueden agregarse otros términos que caracterizan instituciones de estructura específica, sometida a reglamentación administrativa concreta: Banco, Entidad de Ahorro y Préstamo, Sociedad Financiera, etc.

   (…Omissis…)

   (Negrillas y subrayado de este Tribunal Superior)

   Ahora bien, el artículo 28 del Código de Comercio establece una regla para la inscripción de una firma mercantil, según la cual ésta debe distinguirse claramente de las ya existentes, tal como se aprecia a continuación:

   Artículo 28. Toda razón de comercio nueva debe distinguirse claramente de las existentes y que estén inscritas en el Registro de Comercio. Si un comerciante lleva el mismo nombre y apellido de otro que ya lo ha registrado como firma mercantil suya, para servirse de él debe agregarle alguna enunciación que lo distinga claramente de la razón de comercio precedentemente inscrita.

   (Negrillas de este Tribunal Superior)

   Con respecto a la interpretación de este artículo, es preciso citar la opinión expuesta por los autores M.A.M. y L.A.d.L. en la obra “La Sociedad Anónima”, Ediciones Schnell C.A. (Caracas, 1985), la cual es del siguiente tenor:

   (…Omissis…)

   El artículo 28 del Código de Comercio establece que ‘toda razón de comercio nueva debe distinguirse claramente de las existentes y que estén inscritas en el Registro de Comercio’.

   Lo primero que debemos preguntarnos es, a falta de una norma específica semejante para las sociedades anónimas y de responsabilidad limitada, si la tajante prohibición del art. 28 de uso de nombres similares como ‘razón social’, debe aplicarse igualmente a la ‘denominación social’ propiamente dicha de las sociedades anónimas y de responsabilidad limitada. Toda la doctrina consultada es unánime en ese sentido. Con o sin norma legal expresa (o por interpretación extensiva o aun analógica), es de la naturaleza de una denominación, el que ella no debe confundirse con otras.

   Nos hemos planteado si la prohibición del uso de denominaciones que se confundan con otras existentes, se limita al ámbito territorial del Registro Mercantil, como parece desprenderse del contenido del art. 28 del Código de Comercio (la razón de comercio nueva debe distinguirse claramente de las existentes ‘que estén inscritas en el Registro de Comercio’) o si por el contrario, la norma debe entenderse referida al ámbito de la República. A este respecto Goldschmidt nos dice: ‘Este problema debe resolverse en el primer sentido, o sea, la nueva firma debe distinguirse ‘solo’ de las firmas inscritas ‘en la misma jurisdicción’ del Registro. Si existiese confusión entre una firma inscrita en determinado Registro de Comercio y ora inscrita en un registro distinto se aplicarán las reglas sobre competencia desleal: así expresamente, el artículo 51 Anteproyecto’ (…); Goldschmidt también cita en su apoyo a C.M. (Comentarios al Código de Comercio venezolano, pág. 98); en el mismo sentido el autor venezolano Hung Vaillant: ‘en consecuencia es posible la existencia de dos o más sociedades con nombre igual o parecido, siempre y cuando las mismas hayan sido inscritas en circunscripciones diferentes’ (…).

   Con todo el respeto que nos merecen estas opiniones, pensamos que no debe darse una interpretación tan estrecha (en el mejor sentido de la palabra) a la norma del artículo 28 del Código de Comercio. Opinamos que a lo que hay que atender no es al domicilio de la sociedad ni al ámbito territorial del registro de comercio (en general bastante artificial), sino a si la sociedad ha sido constituida para ejercer su actividad mercantil en toda la República o en alguna jurisdicción de ella. La mención que hace el artículo 28 al Registro Mercantil no puede entenderse referida exclusivamente a la jurisdicción territorial de un determinado registro de comercio, sino que puede extenderse en el sentido de que la razón social esté registrada, inscrita con anterioridad en un registro de comercio, cualquiera que fuese su ubicación. En el mismo sentido, L.B.: ‘Nuestra opinión es que la inscripción (en el registro mercantil) tiene eficacia en todo el territorio de la República. En efecto, el Registro de Comercio o Mercantil previsto en la Ley, es una oficina de carácter público llevada por la secretaría de los Tribunales de Comercio de las distintas circunscripciones judiciales de la República, con excepción de la Circunscripción Judicial del Distrito Federal y Estado Miranda, en la cual funciona una oficina especial llamada Registro Mercantil. El registro es uno constituido por tantas oficinas como circunscripciones judiciales existan en el territorio nacional. Ninguna disposición de la ley autoriza al intérprete a sostener que cada oficina constituye un registro especial’. ‘En todo caso, la determinación de la oficina de registro es una cuestión de simple competencia y no de limitación de los efectos territoriales de la inscripción’.

   (…Omissis…) (Negrillas de este Tribunal Superior)

   De la doctrina expuesta podemos concluir con meridiana claridad que la razón de comercio o firma mercantil se rige por una serie de particularidades dependiendo si se trata de la inscripción de un comerciante individual o social, y que en términos generales se establece que toda razón de comercio debe distinguirse de una ya existente, regla que, según la doctrina patria aplica a ambos tipos de firmas, y por ende debe precisarse que, la homonimia o sinonimia en cuanto a la firma mercantil debe resolverse a través de las reglas de prelación, así, el que registra primero es quien tiene mejor derecho.

   Bajo esta perspectiva, considera este Juez Superior que esta regla resulta de fácil aplicación en el caso de comerciantes con las mismas particularidades, es decir, una firma individual no puede ser idéntica o semejante a otra firma individual ya registrada, y una firma social no puede ser objeto de confusión con respecto a otra firma social previamente inscrita, más, ¿Podrá aplicarse la misma regla de prelación entre una firma individual y una firma social? Si bien el Código de Comercio no regula tal situación en forma expresa, pues como puede apreciarse en el artículo 28 antes citado, se hace referencia al comerciante individual, y por extensión se aplica el mismo a las sociedades de comercio, si se encargó el legislador de regular en forma detallada las especificaciones que puede contener cada razón de comercio según su tipo, en atención a su finalidad, así pues, en el caso del comerciante individual la finalidad primordial de su inscripción es hacer saber al público en general que determinada persona ejerce el comercio como su profesión habitual y eventualmente informar sobre el tipo de actividad específica que desarrolla, por lo que como requisito indispensable, debe inscribir su apellido, y si bien puede añadir cualquier frase que considere conveniente relativa a su actividad comercial, en modo alguno puede generar la idea de que se trata de una sociedad, en el caso de las sociedades de personas también debe mantenerse la especificación del nombre civil de los socios por cuanto la responsabilidad es personal, pero debe establecerse claramente que se trata de una sociedad y no una firma personal, y en el caso de las sociedades de capital puede colocarse un nombre de persona o de fantasía, pero lo fundamental es especificar el tipo de sociedad (compañía anónimas (C.A.) o de responsabilidad limitada (S.R.L.), a fin que los acreedores de la misma estén al tanto del límite de las obligaciones de los socios.

   Con base en las reglas antes analizadas, no debe presentarse en teoría prelación entre una firma individual y una firma colectiva (porque se insiste, la firma personal está formada indiscutiblemente por el apellido y/o nombre de una sola persona, la sociedad de persona por más de un apellido y/o nombre, pues debe quedar claro que es una sociedad, y la sociedad de capital aún cuando puede estar formada por uno o varios nombres o apellidos de personas, siempre debe identificarse como compañía anónima o compañía de responsabilidad limitada).

   Dicho esto, se observa que en el presente caso se presenta una controversia con respecto a la prelación en el registro mercantil de la razón de comercio “CARDENALES DEL ÉXITO”, y así quedó demostrado que, el ciudadano T.S.M. se inscribió como COMERCIANTE INDIVIDUAL por ante el Registro Mercantil Primero de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia en fecha 29 de octubre de 1980, bajo el N° 240, tomo 2B, bajo la razón de comercio o firma mercantil “T.S. MANZANO (CARDENALES DEL ÉXITO), F.P.”, por otra parte los ciudadanos P.S.M., J.U.M., R.U.M. y C.C.V., constituyeron una sociedad mercantil es decir un COMERCIANTE COLECTIVO por ante el mismo REGISTRO MERCANTIL en fecha 9 de abril de 1986, bajo el N° 21, tomo 30-A, bajo la denominación social “ORGANIZACIÓN PUBLICITARIA CARDENALES DEL ÉXITO, S.R.L.”, la cual posteriormente fue transformada en compañía anónima mediante asamblea general extraordinaria de accionistas celebrada en fecha 10 de septiembre de 1987, y registrada el día 30 de diciembre del mismo año por ante el mismo Registro Mercantil, bajo el N° 53, tomo 92-A, como “ORGANIZACIÓN PUBLICITARIA CARDENALES DEL ÉXITO, C.A.” y finalmente se observa que los ciudadanos T.S.M. y A.A.S.M. en fecha 18 de mayo de 2010 constituyeron por ante el Registro Mercantil Cuarto de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia una sociedad mercantil bajo la denominación social CARDENALES DEL ÉXITO, C.A. bajo el N° 35, tomo 30-A RM4TO.

   En este contexto es importante puntualizar que el ciudadano J.A.U. es el único accionista de la sociedad mercantil demandante, pero ello no significa que el mismo esté inscrito como COMERCIANTE INDIVIDUAL en el Registro Mercantil o al menos ello no consta en actas, por lo que resultan errados los planteamientos efectuados por la parte demandante cuando señala que los derechos que se ventilan en este proceso pertenecen a este ciudadano, pues en todo caso el mismo está actuando en este proceso como representante legal de la compañía ORGANIZACIÓN PUBLICITARIA CARDENALES DEL ÉXITO, C.A. y no de manera particular, en atención al principio de personalidad jurídica de la compañía, y por cuanto la misma puede subsistir con un solo socio, según lo dispuesto en el artículo 341 del Código de Comercio.

   Dicho esto debe precisarse que la primera firma mercantil objeto de análisis se trata de una FIRMA INDIVIDUAL mediante la cual el ciudadano T.S.M. se inscribió como comerciante en el Registro Mercantil Primero de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia en el año 1980, agregando a su nombre la frase CARDENALES DEL ÉXITO, seguida de las siglas F.P. (firma personal), posteriormente en el año 1986 se inscribe la compañía ORGANIZACIÓN PUBLICITARIA CARDENALES DEL ÉXITO, S.R.L., que en el año 1987 se convierte en ORGANIZACIÓN PUBLICITARIA CARDENALES DEL ÉXITO, C.A., y finalmente en el año 2010 se constituye la compañía CARDENALES DEL ÉXITO, C.A., concluyendo este Juez Superior que, entre la firma individual del ciudadano T.S.M. y la sociedad mercantil ORGANIZACIÓN PUBLICITARIA CARDENALES DEL ÉXITO, S.R.L., no existe prelación, por cuanto la primera promociona en definitiva al comerciante individual y la segunda a un comerciante social.

   Sin embargo, no ocurre lo mismo entre las firmas mercantiles ORGANIZACIÓN PUBLICITARIA CARDENALES DEL ÉXITO, C.A. (1987), y CARDENALES DEL ÉXITO, C.A. (2010), pues ambas pertenecen a la misma categoría al ser comerciantes sociales, y bajo la figura de compañías anónimas, las cuales si bien no tienen un nombre idéntico y por ende pudieran coexistir en el mercado, ambas tienen el mismo objeto social y el nombre que las identifica de forma fundamental como lo es “CARDENALES DEL ÉXITO” en ambos casos, goza del reconocimiento nacional e internacional, siendo incluso declarado el conjunto gaitero que lleva este nombre como patrimonio de la ciudad de Maracaibo en el año 1992, esto es, antes de la constitución de la segunda sociedad mercantil. En tal sentido es preciso traer a colación, tal como lo hizo el Tribunal a-quo, el acta constitutiva de ambas compañías en lo referente a su objeto, y en tal sentido se tiene que:

   El objeto social de la sociedad mercantil ORGANIZACIÓN PUBLICITARIA CARDENALES DEL ÉXITO C.A., es el siguiente:

   “… la actividad relacionada con el ramo de la publicidad en general, elaboración, colocación de mensajes comerciales o institucionales, por cualquier órgano hablado, escrito, audio visual y cine. La compra y venta de aparatos electrónicos y de todos cuanto se adapten a la producción de sonido. Fabricación, venta y compra de cintas, caset, cartuchos, cajetines y discos. Contratación de artistas, organizaciones orquestales, conjuntos musicales y personas especializadas en el campo musical. Contratación y dirección de espectáculos públicos y privados. Importación y exportación de artículos relacionados con el manejo y montaje de aparatos electrónicos y eléctricos. Organización de bailes a escala nacional y el de toda actividad artística relacionada con la gaita zuliana como creatividad del conjunto gaitero “cardenales del éxito” o de cualquier otro conjunto de idéntica manifestación musical. Colocación y contratación en el mercado nacional e internacional de producciones discográficas, de video tapey (sic), para las actuaciones en vivo o grabadas, del conjunto gaitero cardenales del éxito, así como cualquier otra actividad de lícito comercio.”

   (Subrayado de este Tribunal Superior)

   Por su parte, el objeto social de la compañía de comercio CARDENALES DEL ÉXITO C.A., es el siguiente:

   … la producción, ejecución y comercialización de música, especialmente el género gaita y música navideña en todos sus estilos, pero podrá también producir, ejecutar y comercializar música de cualquier género cuando así lo creyere conveniente. La fabricación, compra y venta de cintas, casetes, cartuchos, cajetines y discos. Contratación de artistas, organizaciones orquestales, conjuntos musicales y personas especializadas en el campo musical. Contratación y dirección de espectáculos públicos y privados. Exportación e importación de artículos relacionados con el manejo y montaje de aparatos electrónicos y eléctricos. Organización de bailes a escala nacional e internacional y el de toda actividad artística relacionada o no con la gaita zuliana. Contratación y colocación en el mercado nacional e internacional de producciones discográficas y/o de video-tape para las actuaciones en vivo o privadas del conjunto, pudiendo contratar presentaciones en vivo con cualesquiera personas naturales o jurídicas, sociedades mercantiles, organismos públicos, privados o mixtos, institutos autónomos o empresas del país y fuera de este. Igualmente la compañía podrá dedicarse a la manufactura, compra y venta; importación, exportación, representación y distribución de toda clase de equipos, maquinarias y efectos musicales de cualquier índole. Asimismo la compañía podrá entrar en sociedad con otras empresas similares o no, nombrar agentes representantes de toda clase y en general, hacer todo lo que sea necesario o conveniente para llevar a cabo los fines mencionados y para realizar todos los actos de comercio permitidos por la ley, ya que esta enunciación es de carácter meramente enunciativo y de ningún modo taxativo y en consecuencia la sociedad podrá dedicarse a cualquier actividad o negocio lícito.

   (Subrayado de este Tribunal Superior)

   Como puede observarse con meridiana claridad, estamos en presencia de dos compañías cuyos nombres se asemejan, y que se manejan en el mismo ramo y que además se encuentran domiciliadas en el estado Zulia, aunado al hecho que su objeto mismo constituye un hecho cultural de capital importancia en la región zuliana, como lo es la difusión, conservación y e.d.g. musical “gaita”, música autóctona de nuestra región que indiscutiblemente está asociada a la fiestas regionales, tratándose pues, de un objeto social sumamente sensible para la colectividad, siendo incluso objeto de reconocimiento como patrimonio cultural de Maracaibo, en razón de lo cual este Sentenciador Superior considera que además de ser contrario a la Ley, resulta lesivo para la paz social y por ende para el orden público, que existan dos agrupaciones musicales en un género que causa tanto gusto al pueblo zuliano con idéntico nombre, o que al menos en sus presentaciones en vivo, en radio, en televisión, en la prensa, o en fin por cualquier medio de comunicación ambas se presenten a secas como “CARDENALES DEL ÉXITO” causando incertidumbre a los marabinos o al público en general sobre la verdadera agrupación que se presentará, sobre los intérpretes que actuarán o sobre las canciones que escucharán de acuerdo con sus preferencias, y asimismo se observa con alto escepticismo la actitud del Registrador Mercantil procedió a inscribir el acta constitutiva de la compañía demandada, en virtud del reconocimiento en la región del conjunto gaitero que lleva este nombre.

   En virtud de todo lo cual este Sentenciador Superior, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 28 del Código de Comercio aplicable por extensión a las sociedades anónimas y según el cual “Toda razón de comercio nueva debe distinguirse claramente de las existentes y que estén inscritas en el Registro de Comercio”, en concordancia con lo dispuesto en el artículo 43 de la Ley de Registro Público y del Notariado que permite declarar la nulidad de asientos registrales que contengan actos jurídicos contrarios a la Ley, y como garante de la paz social, concluye en la procedencia en derecho de la pretensión de NULIDAD DE ASIENTO REGISTRAL postulada por la parte actora, mediante el cual se inscribió el acta constitutiva de la sociedad mercantil demandada inscrita por ante el Registro Mercantil Cuarto de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia, en fecha 18 de mayo de 2010, bajo el N° 35, tomo 30-A RM4TO. Y ASÍ SE DECLARA.

2. - Usurpación y Uso Indebido de Marca Comercial

   Con respecto a la segunda pretensión postulada por la parte actora, denominada como Usurpación y Uso Indebido de Marca Comercial, debe puntualizarse que la misma se inscribe en el ámbito de la Propiedad Intelectual, entendida esta rama del Derecho, en palabras de Ivor Mogollón Rojas, expuestas en: “Propiedad Intelectual” (Caracas, 2008), como: “El sistema jurídico integral que le brinda protección y defensas a las aplicaciones prácticas o técnico-industriales de Ideas e Informaciones específicas que son consideradas con una valoración comercial apreciable por sus titulares”.

   En el ámbito de la Propiedad Intelectual tradicionalmente se han distinguido dos campos de acción: Propiedad Industrial y Derecho de Autor, sin embargo el mencionado autor distingue ámbitos tales como las Patentes, las Marcas y Nombres Comerciales, el COPYRIGHT o Derecho de Autor, los Diseños Industriales, los Derechos Vecinos y la Defensa contra la Competencia Desleal, expresando con respecto a las Marcas y Nombres Comerciales, que éstas le permiten a los consumidores estar informados y tener la debida transparencia de los productos que se encuentran en el mercado, de tal forma que puedan ejercer su libertad de elegir y asimismo resguardan la reputación del comerciante.

   Ahora bien, tal como antes quedó establecido, la normativa aplicable al presente caso es la Ley de Propiedad Industrial promulgada en nuestro país en 1955, la cual adquirió nuevamente vigencia a raíz de la denuncia por parte de la República del Acuerdo de Integración Subregional Andino, a través del cual se habían incorporado a nuestro ordenamiento jurídico normas comunitarias en materia de propiedad industrial, y así pues el artículo 27 de la Ley de Propiedad Industrial establece la definición de marca comercial en los siguientes términos:

   Artículo 27.- Bajo la denominación de marca comercial se comprende todo signo, figura, dibujo, palabra o combinación de palabras, leyenda y cualquiera otra señal que revista novedad, usados por una persona natural o jurídica para distinguir los artículos que produce, aquéllos con los cuales comercia o su propia empresa.

   La marca que tiene por objeto distinguir una empresa, negocio, explotación o establecimiento mercantil, industrial, agrícola o minero, se llama denominación comercial.

   Lema comercial es la marca que consiste en una palabra, frase o leyenda utilizada por un industrial, comerciante o agricultor, como complemento de una marca o denominación comercial.

   (Negrillas de este Tribunal Superior)

   Asimismo, cabe traer a colación disposiciones pertinentes de la mencionada Ley, tal como se hace a continuación:

   Artículo 1º.- La presente Ley regirá los derechos de los inventores, descubridores e introductores sobre las creaciones, inventos o descubrimientos relacionados con la industria; y los de los productores, fabricantes o comerciantes sobre las frases o signos especiales que adopten para distinguir de los similares los resultados de su trabajo o actividad.

   Artículo 3º.- Se presume que es propietario de un invento, mejora o modelo o dibujo industriales, o de una marca, lema o denominación comerciales, o introductor de un invento o mejora, la persona a cuyo favor se haya hecho el correspondiente registro.

   Artículo 4º.- La cesión de un derecho de propiedad industrial no surtirá efecto contra terceros mientras no se haya hecho la anotación respectiva, en los libros de registro correspondientes.

   Artículo 84.- La nulidad del registro de la marca que hubiere sido concedida en perjuicio de derecho de tercero, podrá ser pedida ante los tribunales competentes, si el interesado no hubiere hecho la oposición a que se contrae el artículo 77 de esta Ley.

   Esta acción sólo podrá intentarse en el término de dos años, contados a partir de la fecha del certificado.

   Artículo 87.- La renovación del registro de una marca se efectuará con las mismas formalidades del registro primitivo salvo las modificaciones siguientes: las publicaciones se omitirán; el asiento en los libros de registro se sustituirá por una nota que el Registrador estampará en ellos, haciendo constar la renovación efectuada, y ésta se certificará por el Registrador en el propio certificado original de registro.

   Artículo 89.- Para obtener el registro de la cesión de una patente o de una marca, el cedente y el cesionario deberán presentar la respectiva solicitud firmada por ambos o por mandatarios especiales, a la Oficina de Registro de la

   Propiedad Industrial. Dicha solicitud deberá expresar:

   1. nombre, nacionalidad y domicilio del cedente y del cesionario o de los apoderados especiales, según el caso;

   2. nombre y descripción de la marca o patente; productos que distingue la marca; negocio, establecimiento o actividad que distingue la denominación comercial, o marca o denominación a la cual acompaña el lema;

   3. número y fecha del registro; y,

   4. si el cedente es propietario de otras marcas iguales o semejantes a la cedida.

   Junto con la solicitud se acompañará una copia simple de la misma.

   Parágrafo único.- La solicitud podrá ser hecha por una sola de las partes siempre que ésta acompañe el documento auténtico de la cesión y en ésta se exprese lo exigido en la letra d) de este mismo artículo.

   Artículo 90.- De las cesiones se dejará constancia en nota puesta al pie de los registros respectivos; y con la solicitud y los recaudos acompañados se formará expediente, el cual se archivará.

   Como puede observase los derechos de los inventores, descubridores e introductores sobre las creaciones, inventos o descubrimientos relacionados con la industria; y los de los productores, fabricantes o comerciantes sobre las frases o signos especiales que adopten para distinguir de los similares los resultados de su trabajo o actividad, tienen una protección especial, prevista en esta Ley, estableciéndose una presunción de titularidad sobre marcas o patentes, a quien haya registrado alguna de estas invenciones en el registro correspondiente, regulándose expresamente, que la cesión de un derecho de propiedad industrial no surtirá efecto contra terceros mientras no se haya hecho la anotación respectiva, en los libros de registro correspondientes, dejándose claro que de estas cesiones se deberá realizar nota marginal en los registros respectivos. Igualmente se establece el procedimiento de concesión de una marca y se prevé la posibilidad de solicitar la nulidad del registro de la marca que hubiere sido concedida en perjuicio de derecho de tercero, en el término de dos (02) años, contados a partir de la fecha del certificado y por otra parte se establece que la renovación del registro de una marca se efectuará con las mismas formalidades del registro primitivo salvo ciertas modificaciones.

   Asimismo, la Ley concede en su artículo 32 el derecho de usar exclusivamente una marca comercial, aclarando que el mismo se adquiere con relación a la clase de productos, actividades o empresas para los cuales hubiere sido registrada, por lo que, ante la presencia de la usurpación o despojo de este derecho, atributo del derecho de la propiedad contenido en el artículo 115 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, nace el derecho de reclamar judicialmente y ante los tribunales competentes (jurisdicción ordinaria) la restitución del derecho violentado, sin perjuicio de la acción penal prevista en el artículo 99 de la Ley de Propiedad Industrial frente a aquellas personas que atenten contra los derechos e intereses del legítimo titular o poseedor de una marca, mediante el uso, fabricación o ejecución de la misma, a objeto de crear confusión en el público consumidor.

   Analizada la normativa aplicable al caso de autos, se observa que la sociedad mercantil demandante se atribuye los derechos de propiedad industrial sobre la denominación comercial “CARDENALES DEL ÉXITO”, así como sobre la figura representativa de la marca, constituida por la “combinación de la figura de un pájaro cardenal con las alas desplegadas, con el perfil dirigido hacia la izquierda, sosteniendo en garras con ambas patas separadas., Los extremos de la banda se representan en dibujo de cintas inicialmente arrolladas y luego desplegadas, terminando ambas en doble punta..” alegando que tales derechos le pertenecen por cuanto fueron aportados por los accionistas que la constituyeron, los cuales a su vez habían adquirido tales derechos del ciudadano P.S.M., mediante documento privado de fecha 8 de abril de 1986, mientras que la compañía demandada alega que estos derechos habían sido vendidos por el ciudadano P.S.M. al ciudadano T.S.M. mediante documento reconocido de fecha 15 de septiembre de 1980, y por ende es su verdadero propietario.

   Al respecto es menester destacar que, mediante el documento reconocido de fecha 15 de septiembre de 1980 por ante la Notaría Pública Segunda de Maracaibo anotado bajo el N° 1622, tomo 3, el ciudadano P.S.M. efectivamente vendió al ciudadano T.S.M. unos derechos de propiedad intelectual, constituidos únicamente por la denominación comercial CARDENALES DEL ÉXITO y no por el signo gráfico antes descrito, indicando que los derechos objeto de venta los había adquirido según documento reconocido por ante la Oficina de Registro de la Propiedad Industrial de la Ciudad de Caracas, Distrito Federal en fecha 26 de marzo de 1963, asentado en el Libro de Registro de Denominaciones Comerciales, Tomo XI, página 197, el cual no consta en actas, más sin embargo es importante destacar lo dispuesto en el artículo 30 de la Ley de Propiedad Industrial, según el cual:

   Artículo 30.- El derecho de usar exclusivamente una marca registrada permanecerá en vigor por el término de quince años, contados a partir de la fecha del correspondiente registro.

   (Negrillas y subrayado de este Tribunal Superior)

   Teniendo en consideración que la norma citada se encontraba vigente para el momento en que el ciudadano P.S.M. declaró haber adquirido los derechos de propiedad sobre la denominación comercial CARDENALES DEL ÉXITO, esto es, en fecha 26 de marzo de 1963, debe entenderse que dicho registro expiraba en fecha 26 de marzo de 1978, sin que conste en actas que el ciudadano P.S.M. haya renovado dicho registro, pues de otra forma lo habría mencionado en el documento mediante el cual vendió los derechos al ciudadano T.S.M., aunado al hecho que en el presente proceso quedó suficientemente demostrado que en fechas 12 y 17 de septiembre de 1984 el extinto Ministerio de Fomento concedió al ciudadano P.S.M. el certificado de registro con respecto al signo gráfico y a la marca CARDENALES DEL ÉXITO, lo cual no hubiera sido posible si este ciudadano hace el proceso de renovación en fecha 26 de marzo de 1978, pues aún estaría en vigencia su derecho.

   Ello conlleva a la consideración de que LOS DERECHOS QUE VENDIÓ EL CIUDADANO P.S.M. AL CIUDADANO T.S.M. MEDIANTE DOCUMENTO DE FECHA 15 DE SEPTIEMBRE DE 1980, CARECÍAN DE TODA VALIDEZ, AL HABER EXPIRADO EL TÉRMINO DE 15 AÑOS PREVISTO EN EL ARTÍCULO 30 DE LA LEY DE PROPIEDAD INDUSTRIAL, DESDE QUE FUERON ADQUIRIDOS, SIN QUE SE SOLICITARA LA RENOVACIÓN.

   Asimismo, conlleva a considerar que LOS DERECHOS QUE VENDIÓ EL CIUDADANO P.S.M. A LOS CIUDADANOS R.D.U.M., C.C.V. y J.A.U.M., MEDIANTE DOCUMENTO DE FECHA 8 DE ABRIL DE 1986, TENÍAN PLENA VIGENCIA, POR ENCONTRARSE DENTRO DEL PLAZO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 30 DE LA LEY DE PROPIEDAD INDUSTRIAL, al haber sido concedidos Certificado de Registro de Denominación Comercial N° 18-431-D de fecha 17 de septiembre de 1984, con fecha de vencimiento 17 de septiembre de 1999, y Certificado de Registro de Marca Comercial N° 110.176-F de fecha 12 de septiembre de 1984, con fecha de vencimiento 12 de septiembre de 1999.

   Ahora bien es igualmente importante destacar que según lo dispuesto en el artículo 4 de la Ley de Propiedad Industrial la cesión de un derecho de propiedad industrial no surtirá efecto contra terceros mientras no se haya hecho la anotación respectiva, en los libros de registro correspondientes, y así quedó demostrado en las actas procesales que, el Registrador de la Propiedad Industrial, asentó la cesión de derechos efectuada por el ciudadano P.S.M. en fecha 8 de abril de 1986, en el folio posterior al Certificado de Registro N° 18.431-D relativo a la denominación comercial CARDENALES DEL ÉXITO y en el folio posterior al Certificado de Registro N° F-110.176 relativo al signo grafico identificado como un pájaro cardenal con las alas desplegadas y otras especificaciones, indicando en ambos casos “cedida a: J.A.U., domiciliado en: Maracaibo, Estado Zulia”, la primera nota de fecha 15 de septiembre de 1987, y la segunda de fecha 13 de enero de 1988, y asimismo quedó demostrado que ambos registros fueron renovados a la fecha de su vencimiento, en el año 1999, según notas marginales asentadas en los folios posteriores de los certificados, y así, la denominación fue renovada hasta el 17 de septiembre de 2009 y el signo gráfico hasta el 12 de septiembre de 2009, esto es, por espacio de diez (10) años, en aplicación de lo dispuesto en la Decisión 344 sobre Régimen Común Sobre Propiedad Industrial dictada por la Comunidad A.d.N. en fecha 20 de octubre de 1993, la cual se encontraba vigente en nuestro país en ese momento por ser la República miembro del referido órgano supranacional.

   En este orden, con respecto a los alegatos de la parte demandante expuestos en sus informes conforme a los cuales adquirió por prescripción los derechos que pretende hacer valer en el presente proceso constituyen argumentos ajenos al thema decidendum delimitado por la demanda y la contestación respectivamente, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 364 del Código de Procedimiento Civil, y por ende no serán objeto de análisis por este Sentenciador, y asimismo, los argumentos de la parte demandada según los cuales el documento de fecha 8 de abril de 1986 mediante el cual se obtuvieron los derechos que la parte demandante se atribuye carece de validez y por lo tanto los documentos administrativos que del mismo se derivan, debe indicarse que en el capítulo correspondiente a la valoración de las pruebas este Juez Superior manifestó su opinión con respecto a esta documental, y en todo caso, se advierte a la parte demandada que el ordenamiento jurídico brinda un conjunto de mecanismos en sede administrativa y/o judicial para enervar los efectos jurídicos de un documento o para dejar sin efecto el registro de una marca. Y ASÍ SE ESTABLECE.

   Finalmente, si bien la parte demandante demostró suficientemente que los derechos de propiedad industrial sobre la denominación y el signo gráfico CARDENALES DEL ÉXITO le pertenecieron desde el año 1986 hasta 2009, por la cesión de los mismos efectuada por el ciudadano P.S.M., por la anotación de la cesión en el registro de la propiedad industrial y por haber efectuado la solicitud de renovación en el lapso oportuno, mientras que la sociedad demandada no demostró tener ni haber tenido nunca la titularidad EN EL REGISTRO DE PROPIEDAD INDUSTRIAL sobre esos derechos, y si bien la parte demandante demostró que FORMULÓ LA SOLICITUD DE RENOVACIÓN únicamente de la denominación comercial por ante el Servicio Autónomo de la Propiedad Intelectual (S.A.P.I.), en la oportunidad correspondiente (17 de septiembre de 2009), no existe constancia en actas de que ese organismo haya APROBADO DICHA RENOVACIÓN como lo afirma la parte actora, o se haya cumplido todo el procedimiento atinente a la renovación previsto en el artículo 87 de la Ley de Propiedad Industrial, como la inscripción de la nota correspondiente en los libros de registro haciendo constar la renovación, por lo que de forma irremediable se concluye en la improcedencia de la pretensión de Usurpación y Uso Indebido de Marca por cuanto a la fecha de inicio del presente proceso, no había sido renovado el registro de los derechos que se pretenden hacer valer, de acuerdo con la Ley. Y ASÍ SE DECLARA.

   En consecuencia, por cuanto se declaró procedente la pretensión de NULIDAD DE ASIENTO REGISTRAL e improcedente la pretensión de USURPACIÓN Y USO INDEBIDO DE MARCA se concluye con meridiana claridad en que la demanda sub especie litis debe ser declarada PARCIALMENTE CON LUGAR. Y ASÍ SE DECLARA.

   En aquiescencia, tomando base en los fundamentos legales, doctrinarios y jurisprudenciales aplicados al análisis cognoscitivo del contenido íntegro del caso facti especie, aunado al examen de los alegatos y los medios probatorios aportados por ambas partes en la presente causa, todo lo cual llevó a este Juzgador Superior a considerar PARCIALMENTE CON LUGAR la demanda incoada, se origina la consecuencia lógica de CONFIRMAR la decisión proferida por el Juzgado a-quo; y consecuencialmente, declarar SIN LUGAR los recursos de apelación interpuestos tanto por la parte demandante como por la parte demandada contra la sentencia definitiva de fecha 15 de octubre de 2012 dictada por el Juzgado Primero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia, y así se plasmará en forma expresa, positiva y precisa en el dispositivo del presente fallo. Y ASÍ SE DECIDE.

   DISPOSITIVO

   Por los fundamentos expuestos este JUZGADO SUPERIOR SEGUNDO EN LO CIVIL, MERCANTIL Y DEL TRÁNSITO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO ZULIA, en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley, en el juicio de NULIDAD DE ASIENTO REGISTRAL y USURPACION Y USO INDEBIDO DE MARCA COMERCIAL sigue la sociedad mercantil ORGANIZACIÓN PUBLICITARIA CARDENALES DEL ÉXITO C.A., en contra de la sociedad mercantil CARDENALES DEL ÉXITO, C.A., declara:

SIN LUGAR el recurso de apelación interpuesto por el abogado en ejercicio P.O.A., actuando como apoderado judicial de la sociedad mercantil CARDENALES DEL ÉXITO, C.A. contra sentencia definitiva de fecha 15 de octubre de 2012, proferida por el JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL, MERCANTIL Y DEL TRÁNSITO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO ZULIA.

SIN LUGAR el recurso de apelación interpuesto por el abogado en ejercicio M.P., actuando como apoderado judicial de la sociedad de comercio ORGANIZACIÓN PUBLICITARIA CARDENALES DEL ÉXITO C.A., registrada inicialmente como ORGANIZACIÓN PUBLICITARIA CARDENALES DEL ÉXITO, S.R.L., contra sentencia definitiva de fecha 15 de octubre de 2012 dictada por el JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL, MERCANTIL Y DEL TRÁNSITO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO ZULIA.

SE CONFIRMA la sentencia definitiva de fecha 15 de octubre de 2012 dictada por el JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL, MERCANTIL Y DEL TRÁNSITO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO ZULIA, y en consecuencia:

PARCIALMENTE CON LUGAR la demanda incoada por la sociedad mercantil ORGANIZACIÓN PUBLICITARIA CARDENALES DEL ÉXITO C.A. en contra de la sociedad mercantil CARDENALES DEL ÉXITO, C.A., en el sentido de declararse PROCEDENTE la pretensión de NULIDAD DE ASIENTO REGISTRAL e IMPROCEDENTE la pretensión de USURPACION Y USO INDEBIDO DE MARCA COMERCIAL.

SE DECLARA LA NULIDAD del asiento registral N° 35, tomo 30-A de los libros llevados por el Registro Mercantil Cuarto de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia, correspondiente al acta constitutiva de la sociedad mercantil CARDENALES DEL ÉXITO, C.A., de conformidad con lo previsto en el artículo 28 del Código de Comercio en concordancia con lo dispuesto en el artículo 43 de la Ley de Registro Público y del Notariado.

Se condena a cada parte al pago de las costas de la parte contraria, al haber vencimiento recíproco, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 275 del Código de Procedimiento Civil.

PUBLÍQUESE. REGÍSTRESE. NOTIFÍQUESE.

A los fines previstos por el artículo 248 del Código de Procedimiento Civil, expídase por Secretaría copia certificada y déjese en este Tribunal.

Dada, firmada y sellada en la Sala de Despacho del JUZGADO SUPERIOR SEGUNDO EN LO CIVIL, MERCANTIL Y DEL TRÁNSITO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO ZULIA, en Maracaibo, a los veintiocho (28) días del mes de enero de dos mil catorce (2014). Años: 203° de la Independencia y 154° de la Federación.

EL JUEZ SUPERIOR PROVISORIO,

DR. LIBES G.G.

LA SECRETARIA,

ABOG. A.G.P.

En la misma fecha, siendo las nueve y diez minutos de la mañana (9:10 a.m.) horas de despacho, se publicó el presente fallo, se expidió copia certificada ordenada y se archivó en el copiador de sentencias.

LA SECRETARIA,

ABOG. A.G.P.

LGG/ag/dbb