Decisión de Juzgado Decimo Octavo de Municipio de Caracas, de 12 de Noviembre de 2009

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

EN SU NOMBRE

EL JUZGADO DECIMOCTAVO DE MUNICIPIO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ÁREA METROPOLITANA DE CARACAS.

Años: 199° y 150°

EXP. No. AP31-S-2009-006844

SOLICITANTE: Empresa “INVERSIONES NOBILIS, C.A”, sociedad mercantil debidamente inscrita ante el Registro Mercantil Segundo de la Circunscripción Judicial del Distrito Capital (antes Distrito Federal) y Estado Miranda, en fecha veintidós (22) de agosto de 1984, inserto bajo el N° 15, Tomo 31-A-Pro; cuya ultima Acta de Asamblea de fecha trece (13) de octubre de 2008, la cual quedo registrada por ante el Registro Mercantil Segundo de la Circunscripción Judicial del Distrito Capital y Estado Miranda, en fecha once (11) de febrero de 2009, inserto bajo el N° 12, Tomo 27-A-Sgdo; representada por la Abogada M.A.P.C., venezolana, mayor de edad, domiciliada en la ciudad de Caracas, titular de la Cédula de Identidad N° V- 12.959.914, abogado en ejercicio, debidamente inscrita en el lnpreabogado bajo el N° 81.245.

MOTIVO: MEDIDA CAUTELAR ANTICIPADA

I

Se recibió por ante este Juzgado Décimo Octavo de Municipio de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, escrito de solicitud de Medida Cautelar Anticipada, en donde la apoderada de la solicitante, expone y se solicita lo siguiente:

“…Maria A.P.C., venezolana, mayor de edad, domiciliada en la ciudad de Caracas, titular de la Cédula de Identidad N° V- 12.959.914, abogado en ejercicio profesional, debidamente inscrita en el lnpreabogado bajo el N° 81.245, actuando en mi carácter de Apoderada de la Empresa “Inversiones Nobilis, C.A”, sociedad mercantil debidamente inscrita ante el Registro Mercantil Segundo de la Circunscripción Judicial del Distrito Capital (antes Distrito Federal) y Estado Miranda, en fecha veintidós (22) de agosto de 1984, inserto bajo el N° 15, Tomo 31-A-Pro; cuya ultima Acta de Asamblea de fecha trece (13) de octubre de 2008, la cual quedo registrada por ante el Registro Mercantil Segundo de la Circunscripción Judicial del Distrito Capital y Estado Miranda, en fecha once (11) de febrero de 2009, inserto bajo el N° 12, Tomo 27-A-Sgdo; el cual consigno en copia simple marcado con la letra “A”; representación la mía que consta de Instrumento Poder debidamente autenticado ante la Notaría Pública Quinta del Municipio Baruta del Distrito Capital, en fecha cinco (05) de junio de 2009, el cual quedó inserto bajo el N° 21, Tomo 39, de los Libros de Autenticaciones, el cual anexo en copia simple, marcado con la letra “B”.

Mi representada “Inversiones Nobilis, C.A”, actuando en su carácter de Licenciatario de la Marca PUMA, tal y como consta en Contrato de Licencia de Marca y Contrato de Asistencia Técnica debidamente registrado ante la Superintendencia de Inversiones Extranjeras (SIEX); anexo marcado con la letra “C”; Ocurro ante Usted muy respetuosamente, a los fines de exponer lo siguiente:

I

Protección de los Signos Distintivos (Marcas)

Nuestra Constitución Nacional, establece en su artículo 98, lo siguiente:

(Omissis)... El Estado reconocerá y protegerá la propiedad intelectual sobre las obras científicas, literarias y artísticas, invenciones, innovaciones, denominaciones, patentes, marcas y lemas de acuerdo con las condiciones y excepciones que establezcan la ley y los tratados internacionales suscritos y ratificados por la Republica en esta materia

. (Cursivas y subrayado propio)

Por su parte, la “Ley Aprobatoria del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial”, publicado en la Gaceta Oficial Extraordinario de la Republica de Venezuela Nro. 4.882, de fecha treinta (30) de marzo de 1995, establece en su artículo Único, lo siguiente:

Articulo Único: Se aprueba en todas sus partes y para que surta efectos internacionales en cuanto a Venezuela se refiere, el Convenio de Paris para la protección de la Propiedad Industrial

(cursivas propias).

Siendo ratificado por Venezuela en el marco de su adhesión a la Organización Mundial del Comercio (OMC), según la Gaceta Oficial Extraordinaria de la Republica de Venezuela, Nro. 4.829, de fecha veintinueve (29) de diciembre de 1994.

Tanto la Decisión 486 contentiva del “Régimen Común sobre Propiedad Industrial”, fue publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena de fecha diecinueve (19) de septiembre de 2000 y, entro en vigencia el primero (01) de diciembre de ese mismo año, sustituyendo a la Decisión 344 que se encontraba vigente desde 1993; como la Ley de Propiedad Industrial, publicada en la Gaceta Oficial N° 25.227, reimpresión de fecha diez (10) de diciembre de 1956, coinciden en reconocer, y establecer como obligación para la Republica, la protección eficaz de las Marcas, que identifican determinados productos y servicios.

En tal sentido, las Marcas, en su condición de Bienes Intelectuales, están ampliamente protegidas a lo largo de todo el ordenamiento jurídico vigente en nuestro país, tanto por legislación interna, como por Convenios Internacionales, los cuales han sido ratificados por la Republica Bolivariana de Venezuela, siendo estos de obligatorio cumplimiento.

El “Principio del Trato Nacional”, establece que, a los nacionales de los demás miembros de la Comunidad Andina, de la Organización Mundial del Comercio y del Convenio de Paris para la protección de la Propiedad Industrial, no se les podrá dar trato menos favorable que el que se otorgue a los propios nacionales; reservándose lo previsto en los artículos 3 y 5 del ADPIC, y en el articulo 2 del Convenio de Paris.

La decisión 486, en su artículo 154, establece lo siguiente: “El derecho al uso exclusivo de una marca se adquirirá por el registro de la misma ante la respectiva oficina nacional competente”. En nuestro país, la Oficina Nacional Competente, es el Servicio autónomo de Propiedad Intelectual (SAPI) otorgándosele a su titular el Derecho de Uso Exclusivo sobre la marca registrada.

Ese ius prohibendi del titular marcario, le confiere al titular de la Marca registrada, una serie de facultades, en cuanto a poder accionar contra cualquier tercero que de manera indebida cometa alguna de las faltas establecidas en el artículo 155 de la Decisión 486, que reza:

Artículo 155- El registro de una marca confiere a su titular el derecho de impedir a cualquier tercero realizar, sin su consentimiento, los siguientes actos:

a) aplicar o colocar la marca o un signo distintivo idéntico o semejante sobre productos para los cuales se ha registrado la marca; sobre productos vinculados a los servicios para los cuales ésta se ha registrado; o sobre los envases, envolturas, embalajes o acondicionamientos de tales productos;

b) suprimir o modificar la marca con fines comerciales, después de que se hubiese aplicado o colocado sobre los productos para los cuales se ha registrado la marca; sobre los productos vinculados a los servicios para los cuales ésta se ha registrado; o sobre los envases, envolturas, embalajes o acondicionamientos de tales productos;

c) fabricar etiquetas, envases, envolturas, embalajes u otros materiales que reproduzcan o contengan la marca, así como comercializar o detentar tales materiales;

d) usar en el comercio un signo idéntico o similar a la marca respecto de cualesquiera productos o servicios, cuando tal uso pudiese causar confusión o un riesgo de asociación con el titular del registro. Tratándose del uso de un signo idéntico para productos o servicios idénticos se presumirá que existe riesgo de confusión:

e) usar en el comercio un signo idéntico o similar a una marca notoriamente conocida respecto de cualesquiera productos o servicios, cuando ello pudiese causar al titular del registro un daño económico o comercial injusto por razón de una dilucion de la fuerza distintiva o del valor comercial o publicitario de la marca o por razón de un aprovechamiento injusto del prestigio de la marca o de su titular.

f) usar públicamente un signo idéntico o similar a una marca notoriamente conocida, aun para fines no comerciales, cuando ello pudiese causar una dilución de la fuerza distintiva o del valor comercial o publicitario de la marca, o un aprovechamiento injusto de su prestigio

(Cursivas y negrillas propias)

Por su parte el artículo 156, de la Decisión antes mencionada, establece lo siguiente:

Articulo 156.- A efectos de lo previsto en los literales e) y f) del artículo anterior, constituirán uso de un signo en el comercio por parte de un tercero, entre otros, los siguientes actos:

a) introducir en el comercio, vender, ofrecer en venta o distribuir productos o servicios con ese signo:

b) importar, exportar, almacenar o transportar productos con ese signo; o,

c) Emplear el signo en publicidad, publicaciones, documentos comerciales o comunicaciones escritas u orales, independientemente del medio de comunicación empleado y sin perjuicio de las normas sobre publicidad que fuesen aplicables

. (Cursivas y negrillas propias)

En este orden de ideas, tenemos que las conductas antes señaladas, pueden constituir una clara infracción a la Ley para Promover y Proteger el Ejercicio de la Libre Competencia, publicada en la Gaceta Oficial de la Republica de Venezuela, Nro. 34.880, de fecha trece (13) de enero de 1992; ya que ésta expresamente prohibido la practica de la Competencia Desleal (articulo 17)

Por si ello fuera poco, muchas de las conductas indicadas están tipificadas como Delitos en Código Penal, en sus artículos 338 y 339; destacándose la ilegalidad de la falsificación, alteración y uso de marcas previamente registradas para aplicarlas a productos confundibles con los identificados por el signo distintivos previamente registrado. Así como la prohibición de importación y/o comercialización de productos que, sin contar con la autorización del legítimo titular, son identificados con marcas idénticas o parecidas con el signo distintivo registrado, distinguiendo productos idénticos o parecidos a los marcados con el signo legitimo, sin contar con la autorización previa de su titular.

La empresa PUMA, A.G., legalmente registrada bajo las leyes de Alemania y localizada en Wurzburgertrasse 13, D-91074; Herzogenaurach, detenta la cualidad de Propietaria de la Marca PUMA, en sus distintas modalidades de presentación tipográfica, así como de las marcas figurativas / logotipos (diseños gráficos), para identificar calzados, artículos de vestir y productos o mercancía análoga, lo que se deriva, de los múltiples registros marcarios, debidamente tramitados y otorgados por el Servicio Autónomo de la Propiedad Intelectual (SAPI); tal como se evidencia de las copias fotostáticas que anexaremos en su oportunidad.

Tomando en cuenta que mi representada “Inversiones Nobilis, C.A”, detenta la cualidad de Licenciataria, y en ejercicio de este carácter, en v.d.C.d.M. suscrito con la referida Empresa Alemana PUMA, A.G., se le concede la titularidad del derecho DE USO DE LA MARCA PUMA, en sus distintas representaciones. Siendo que los diseños gráficos que identifican los calzados, prendas de vestir PUMA, constituyen obras de arte visual, y sobre los cuales PUMA, A.G., y por ende “Inversiones Nobilis, C.A”, detenta derechos exclusivos, los cuales son reconocidos por el artículo 98 de nuestra Constitución Nacional.

II

Del Derecho

En cuanto a las Obras del Ingenio, la Ley sobre el Derecho de Autor, publicada en la Gaceta Oficial Extraordinaria de la Republica de Venezuela, Nro. 4.638, de fecha primero (01) de octubre de 1993, le reconoce al autor o a su titular, el derecho exclusivo de explotar la obra en la forma que le plazca, y sacar de ella un beneficio; de conformidad con lo previsto en el articulo 23 ejusdem.

Una de las facultades que comprende ese monopolio de explotación que tiene PUMA, A.G., legalmente reconocido, es el Derecho Patrimonial de Reproducción, el cual comprende tanto la fijación material de la obra por cualquier forma o procedimiento que permita hacerla conocer al público, u obtener copias de ella.

En tal sentido la Ley in comento dispone la presunción como ilícita sobre la reproducción o distribución total o parcial sin el consentimiento del autor o en su caso de los derechohabientes o causahabientes de éste.

Por ello, y aún cuando a diferencia de las marcas, donde el registro de tales signos ante la Oficina Nacional Competente hace nacer los derechos de uso exclusivo, en materia de Derecho de Autor, el cumplimiento de cualquier formalidad registral, es facultativa u opcional a los efectos de solicitar la protección legal aquí invocada (artículo 107 LSDA).

En consecuencia, cualquier utilización que se esté dando a los diseños gráficos citados, especialmente a través de la comercialización de calzados, prendas de vestir u otros bienes que lleven impresas tales obras, cuya pacifica e indiscutida titularidad ejerce PUMA, A.G., y cuyos derechos adquiridos posee mi mandante en su carácter de licenciataria, constituyen un acto ilícito, a la luz de la legislación antes citada.

Tales principios son pacíficamente reconocidos y desarrollados en los Acuerdos Internacionales y Tratados Regionales ratificados por Venezuela, en especial en la Ley Aprobatoria de la Adhesión de Venezuela al Convenio de Berna para la Protección de Obras Literarias y Artísticas, publicada en la Gaceta Oficial Extraordinaria de la Republica de Venezuela, Nro. 2.954, de fecha once (11) de mayo de 1982; y en la Decisión 351 que establece el Régimen Común sobre Derecho de Autor y Derechos Conexos, para los países miembros de la Comunidad A.d.N., publicada en la Gaceta Oficial Extraordinaria de la Republica de Venezuela, N° 4.720, de fecha cinco (05) de mayo de 1994; y el acuerdo de ADPIC, antes señalado.

Por último, reiteramos que además de los ilícitos contra el derecho marcario reflejado en este escrito, la actividad de los infractores generalmente se encuentra vinculada a la comisión de conductas u omisión de deberes, generadores de ilícitos tributarios, tanto de carácter formal, como de violaciones directas (evasión impositiva, contrabando, entre otros), facultad de la Guardia Nacional, como órgano de control fiscal, que deriva de los artículos 57, 106 y 110 de la Ley de Hacienda Pública Nacional.

III

De los Hechos

La Marca PUMA es reconocida mundialmente en la industria del calzado, textil y accesorios, siendo merecedora de un reconocido prestigio a nivel mundial, por la calidad de sus diseños, productos y accesorios que confecciona, logrando obtener la posición como uno de los principales consorcios en esta área; hechos que pueden verificarse a través de la publicidad masiva de los modelos producidos por PUMA, A.G., y por mi mandante en su carácter de licenciataria de la referida marca.

La titularidad de los derechos de PUMA y de mi poderdante en su carácter de licenciataria sobre los signos distintivos que identifican sus productos, se encuentra absolutamente protegida en el ámbito territorial del país y, en el extranjero, ya que dispone del registro de sus marcas, como ya lo señalamos, cuya circunstancia jurídica puede excluir del mercado nacional cualquier producto que usando alguno de sus logotipos, no se encuentre debidamente autorizado por mi representada “Inversiones Nobilis, C.A”. Constituye por tanto una practica ilícita muy difundida la comercialización de productos identificados con la marca PUMA y obras de diseño, que no han estado ni estarán autorizados por mi representada, por lo que las terceras personas que incurren en esta práctica comercial indebida lo hacen excediendo los limites legales.

Esa conducta ilícita por si misma, causa todavía mayores daños cuando concurre con la comisión de ilícitos de orden tributario, afectando así los intereses del Fisco Nacional y del Estado Venezolano, en general.

IV

Sistema Cautelar y Probatorio en Derechos de Autor

Se debe garantizar un sistema cautelar y probatorio efectivo contra las violaciones a los derechos sobre las obras protegidas por la Propiedad Intelectual, en sus dos variantes: el Derecho de Autor y la Propiedad Industrial.

Los artículos 109 y siguientes de la Ley sobre el Derecho de Autor (LSDA), prevén las acciones civiles y administrativas que el titular o titulares de los derechos de explotación, pueden ejercer a los fines de obtener la protección sobre este derecho. Entre ellos tenemos, destrucción o retiro de los ejemplares o copias, así como, de los aparatos utilizados; secuestro; inspecciones judiciales y experticias.

El articulo 112 ejusdem, establece que las medidas podrán ser decretadas de la siguiente manera:

a.- Por el Juez de la causa, si existe litigio entre las partes.

b.- Por el Juez de Municipio competente según el lugar donde deba ejecutarlas, si no existe litigio entre las partes y la urgencia así lo exige, sin que el propietario, poseedor, responsable, administrador u ocupante del lugar donde deban efectuarse las pruebas o medidas pueda oponerse a su práctica o ejecución.

(negrillas y subrayado propio).

Cabe destacar que las Medidas de Secuestro y Embargo, conforme al último aparte del artículo 111 de LSDA, deben decretarse si se acompaña un medio probatorio que constituya presunción grave del derecho que se reclama, o si dicha presunción surge en la práctica de alguna de las pruebas indicadas en el encabezamiento de este articulo.

En la mayoría de las situaciones o casos, en los cuales deba comprobarse conductas que puedan generar eventualmente violaciones a los derechos de los titulares, debe presumirse la urgencia del caso, ya que “... la facilidad con la que se pueden hacer desaparecer las pruebas de los ilícitos contra el derecho del autor... y lo efímero de alguno de los usos... determinan que el requisito del peligro en la demora deba presumirse” (Delia Lypszyc: “Las Medidas Precautorias” en los ilícitos Civiles y Penales en Derecho de Autor. IIDA. Buenos Aires. P. 71).

Es importante mencionar que, el artículo 54 de la Decisión 351 del Régimen Común sobre Derecho de Autor y Derechos Conexos, establece lo siguiente:

Articulo 54. Ninguna autoridad ni persona natural o jurídica, podrá autorizar la utilización de una obra, interpretación, producción fonográfica o emisión de radiodifusión o prestar apoyo para su utilización, si el usuario no cuenta con la autorización expresa previa del Titular del derecho o su representante. En caso de incumplimiento será solidariamente responsable

(Cursivas propias)

V

Sistema Cautelar y Probatorio en Derechos de Propiedad Industrial

Por su parte la Decisión 486 contentiva del Régimen Común sobre Propiedad Industrial, establece dentro de su articulado que todo aquel que inicie o vaya a iniciar una acción por infracción podrá pedir a la autoridad nacional competente que ordene medidas cautelares inmediatas con el objeto de impedir la comisión de la infracción, evitar sus consecuencias, obtener o conservar pruebas, o asegurar la efectividad de la acción o el resarcimiento de los daños y perjuicios. Estas medidas podrán solicitarse antes de iniciar la acción, conjuntamente con ella o con posterioridad a su inicio.

Entre las medidas cautelares, tenemos las siguientes:

1. el cese inmediato de los actos que constituyan la presunta infracción;

2. el retiro de los circuitos comerciales de los productos resultantes de la presunta infracción, incluyendo los envases, embalajes, etiquetas, material impreso o de publicidad u otros materiales, así como los materiales y medios que sirvieran predominantemente para cometer la infracción;

3. la suspensión de la importación o de la exportación de los productos, materiales o medios referidos en el literal anterior;

4. la constitución por el presunto infractor de una garantía suficiente; y,

5. el cierre temporal del establecimiento del demandado o denunciado cuando fuese necesario para evitar la continuación o repetición de la presunta infracción.

En consecuencia de lo señalado, es posible Decretar y Ejecutar Medida de Secuestro sobre los calzados, textiles y accesorios que no siendo legítimos o fabricados PUMA A.G., o “Inversiones Nobilis, C.A”, se pretende distinguir con su marca.

De la indicada normativa, tal como lo indico el autor de la obra “EL NUEVO REGIMEN DEL DERECHO DEL AUTOR EN VENEZUELA”, Dr. R.A.P., se desprenden dos supuestos: “(...) por el primero el Juez decreta la medida embargo o secuestro, según los casos - si la propia parte interesada en ella la acompaña un medio de prueba que constituya presunción grave del derecho que se reclama o cuando sea el caso, de la violación del derecho; por el segundo, el Juez la acuerda si al practicar una Inspección judicial u otra prueba permitida, o con visitas de la experticia que haya ordenado, advierte la misma presunción (...)”.

En virtud de lo anterior, tratándose de una acción análoga y en aras de una visión mas directa del Juez para proceder a decretar medidas y dar cabal cumplimiento a lo establecido en el artículo 247 de la Decisión 486, antes mencionada:

Artículo 247.- Una medida cautelar sólo se ordenará cuando quien la pida acredite su legitimación para actuar, la existencia del derecho infringido y presente pruebas que permitan presumir razonablemente la comisión de la infracción o su inminencia. La autoridad nacional competente podrá requerir que quien pida la medida otorgue caución o garantía suficientes antes de ordenarla.

Quien pida una medida cautelar respecto de productos determinados deberá suministrar las informaciones necesarias y una descripción suficientemente detallada y precisa para que los productos presuntamente infractores puedan ser identificados

(cursivas propias)

Finalmente, fundamentamos la presente solicitud en lo previsto por los numerales 11 y 12 del artículo 33, de nuestra Ley de Propiedad Industrial, que reza:

Artículo 33: “No podrá adoptarse ni registrarse como marcas:

(Omissis)

11°) la marca que se parezca grafica o fonéticamente a otra ya registrada, para los mismos o análogos artículos; y,

12°) la que pueda prestarse a confusión con otra marca ya registrada o que pueda inducir a error por indicar una falsa procedencia o cualidad

(Cursivas propias)

VI

De las Medidas

Con base en los argumentos de hecho y de derecho, ampliamente esgrimidos, procedo a exponer la solicitud de mi representada “Inversiones Nobilis, C.A”, de Decretar una Inspección Judicial y las Medidas Cautelares, que este d.J. considere pertinentes, en los siguientes términos:

A los solos fines que este Juzgado constate formal y personalmente la violación alegada, solicito de conformidad con lo previsto en los artículos 245 y 247 de la Decisión 486 del Régimen Común sobre la Propiedad Industrial, antes citado en concordancia con el artículo 111 de la Ley sobre el Derecho de Autor, se sirva Trasladar y Constituir el Tribunal a su digno cargo en la siguiente dirección:

Inversiones Dillar’s, C.A

cuyo Numero de Registro de Información Fiscal es el siguiente: J-31268189-6; ubicado en la: Avenida J.Á.L., Centro Industrial Palo Grande San M.C..

El cual funge como tienda y eventual deposito de la mercancía infractora, con el objeto de practicar la Inspección Judicial y se sirva dejar constancia de los siguientes particulares:

1- Deje constancia de la denominación con la cual aparece identificada el área o establecimiento inspeccionado; además de los nombres u otros signos distintivos que aparecen en las puertas u otros lugares del establecimiento inspeccionado.

2- La identificación de la (s) persona (s) natural (es) o jurídica (s) que para el momento de la practica de la inspección funja como responsable (s) o encargado (s) de dicho local comercial; así como la identificación que presenten para acreditar su identidad o los datos de registro correspondiente a la persona jurídica de ser el caso.

3- Dejar constancia de los datos de inscripción por ante el Registro Mercantil, del Número de Patente, Numero de Registro de Información Fiscal (RIF), o de cualquier otro documento del establecimiento inspeccionado que permita su identificación.

4- Se solicite a la persona notificada de la inspección exhiba facturas de adquisición de los productos encontrados, proveedor de los mismos; de ser así, que especifique todos y cada uno de los datos encontrados en las mismas.

5- Se deje constancia si en el establecimiento inspeccionado existen textiles o accesorios identificados con la marca denominativa PUMA. O con cualquiera de los logotipos registrados que identifican la marca PUMA.

6- Se deje constancia de la cantidad de productos encontrados y sus características más relevantes; o cualquiera característica significativa que indiquemos al momento de la Inspección.

7- Se deje constancia, con la asistencia del práctico designado por el tribunal, si existe alguna característica que diferencie los productos originales producidos por PUMA, con los inspeccionados.

8- Que en el referido local se encuentran almacenados o en exhibición productos destinados para la distribución y/o venta, con características iguales o similares que infringen los logotipos anexados en el presente escrito de la marca PUMA, propiedad exclusiva de PUMA A.G

9- De la (s) persona (s) natural (es) o jurídica (s) que almacenan, distribuyen y /o venden los productos infractores que copian el derecho marcario.

10- Que solicite a la persona notificada de la inspección que exhiba (n) al tribunal las licencias y/o autorizaciones para realizar dicha actividad, de las que se derive la legalidad del uso de la marca PUMA, de sus respectivos Logotipos de los cuales tiene derecho en la Republica Bolivariana de Venezuela, mi representada “Inversiones Nobilis, C.A”.

11- Identifique (n) la (s) etiqueta (s) de producto (s) encontrado (s) y la cantidad de las mismas.

12- Señale si presentan etiqueta SENCAMER; de ser así especifique los datos exactos de la misma; y en caso contrario indicar la ausencia.

13- Cualquier otra circunstancia conexa para la cual nos reservamos el derecho de señalar otros hechos sobre los cuales nos interese dejar constancia en el momento de la práctica de la inspección judicial.

Solicito muy respetuosamente al Juez se sirva nombrar los prácticos que considere necesarios para que auxilien al Juzgado en la practica de la presente solicitud, para determinar si los productos encontrados cumplen con los registros que identifican la fabricación de los importadores y exportadores autorizados por PUMA A.G.; e igualmente, señale si el/los producto (s) objeto de la presente Inspección cumplen con alguna de las características de los logotipos que identifican a la marca PUMA. Igualmente, se proceda a efectuar las exposiciones fotográficas del establecimiento, los artículos y productos que considere y, cualquiera otra que guarde relación con el objeto de la Inspección.

VII

Una vez practicada la presente Inspección Judicial, en el establecimiento antes reseñado, y habiendo constatado el Tribunal el uso ilegal de la Marca PUMA y sus respectivos logotipos, propiedad de PUMA, A.G., y derechos adquiridos de mi poderdante “Inversiones Nobilis, C.A”; cumpliendo con los extremos exigidos en el artículo 247 de la Decisión 486 del Régimen Común sobre la Propiedad Industrial, requiero muy respetuosamente:

1. - De conformidad con los artículos 245, 246 y 249 de la citada Decisión 486 en concordancia con el artículo 111 de la Ley sobre el Derecho de Autor, Decrete de inmediato el SECUESTRO sobre todo lo que constituya violación del derecho de explotación; tales como papelería, etiquetas, envoltorios, material impreso o de publicidad u otro materiales que sirvan para cometer la infracción o de cualquier otro que surja de la practica de la Inspección Judicial.

2. - De acuerdo a lo establecido en el literal a) del artículo 246, de la referida Decisión 486, ordene el cese inmediato de los actos que constituyan la infracción, para lo cual solicitamos prohibición de importar, comercializar, distribuir, fabricar y/o vender productos que se identifiquen con la marca PUMA; ordenando por ende el cese inmediato de la actividad ilícita, es decir, de la distribución y venta de los productos ilegales identificados como PUMA de características similares o idénticas; propiedad de PUMA y derechos adquiridos por mi mandante.

3. - Asimismo de conformidad con lo previsto en el parágrafo primero del artículo 588 de nuestro Código de Procedimiento Civil en concordancia con el literal “c” del artículo 246 de la citada decisión 486, solicitamos de este Juzgado se sirva decretar medida innominada de prohibición de importación y comercialización de los productos que infrinjan la marca PUMA, importados y/o distribuidos por la persona natural y/o jurídica que a través de la practica de la Inspección se haya identificado como tal….”

Por lo que el Tribunal debe señalar, que la solicitante acude al Tribunal a los fines de que decreten las siguientes medidas cautelares anticipadas:

…1.- De conformidad con los artículos 245, 246 y 249 de la citada Decisión 486 en concordancia con el artículo 111 de la Ley sobre el Derecho de Autor, Decrete de inmediato el SECUESTRO sobre todo lo que constituya violación del derecho de explotación; tales como papelería, etiquetas, envoltorios, material impreso o de publicidad u otro materiales que sirvan para cometer la infracción o de cualquier otro que surja de la practica de la Inspección Judicial.

2.- De acuerdo a lo establecido en el literal a) del artículo 246, de la referida Decisión 486, ordene el cese inmediato de los actos que constituyan la infracción, para lo cual solicitamos prohibición de importar, comercializar, distribuir, fabricar y/o vender productos que se identifiquen con la marca PUMA; ordenando por ende el cese inmediato de la actividad ilícita, es decir, de la distribución y venta de los productos ilegales identificados como PUMA de características similares o idénticas; propiedad de PUMA y derechos adquiridos por mi mandante.

3.- Asimismo de conformidad con lo previsto en el parágrafo primero del artículo 588 de nuestro Código de Procedimiento Civil en concordancia con el literal “c” del artículo 246 de la citada decisión 486, solicitamos de este Juzgado se sirva decretar medida innominada de prohibición de importación y comercialización de los productos que infrinjan la marca PUMA, importados y/o distribuidos por la persona natural y/o jurídica que a través de la practica de la Inspección se haya identificado como tal….”

Ahora bien, el Capitulo XV de la Decisión 486, esta referido a las acciones por infracción de derechos y en el capitulo I, de dicha decisión, en los artículos que van del 238 al 244, se consagran los derechos del titular, cuando señala:

…TITULO XV

DE LAS ACCIONES POR INFRACCIÓN DE DERECHOS

CAPITULO I

De los Derechos del Titular

Artículo 238.- El titular de un derecho protegido en virtud de esta Decisión podrá entablar acción ante la autoridad nacional competente contra cualquier persona que infrinja su derecho. También podrá actuar contra quien ejecute actos que manifiesten la inminencia de una infracción.

Si la legislación interna del País Miembro lo permite, la autoridad nacional competente podrá iniciar de oficio, las acciones por infracción previstas en dicha legislación.

En caso de cotitularidad de un derecho, cualquiera de los cotitulares podrá entablar la acción contra una infracción sin, que sea necesario el consentimiento de los demás, salvo acuerdo en contrario entre los cotitulares.

Artículo 239.- El titular de una patente tendrá derecho a ejercer acción judicial por daños y perjuicios por el uso no autorizado de la invención o del modelo de utilidad durante el período comprendido entre la fecha en que adquiera carácter público y pueda ser consultada la solicitud respectiva y la fecha de concesión de la patente. El resarcimiento sólo procederá con respecto a la materia cubierta por la patente concedida, y se calculará en función de la explotación efectivamente realizada por el demandado durante el período mencionado.

Artículo 240.- En los casos en los que se alegue una infracción a una patente cuyo objeto sea un procedimiento para obtener un producto, corresponderá al demandado en cuestión probar que el procedimiento que ha empleado para obtener el producto es diferente del procedimiento protegido por la patente cuya infracción se alegue. A estos efectos se presume, salvo prueba en contrario, que todo producto idéntico producido sin el consentimiento del titular de la patente, ha sido obtenido mediante el procedimiento patentado, si:

a) el producto obtenido con el procedimiento patentado es nuevo; o

b) existe una posibilidad sustancial de que el producto idéntico haya sido fabricado mediante el procedimiento y el titular de la patente de éste no puede establecer mediante esfuerzos razonables cuál ha sido el procedimiento efectivamente utilizado.

En la presentación de pruebas en contrario, se tendrán en cuenta los intereses legítimos del demandado o denunciado en cuanto a la protección de sus secretos empresariales.

Artículo 241.- El demandante o denunciante podrá solicitar a la autoridad nacional competente que se ordenen, entre otras, una o más de las siguientes medidas:

a) el cese de los actos que constituyen la infracción;

b) la indemnización de daños y perjuicios;

c) el retiro de los circuitos comerciales de los productos resultantes de la infracción, incluyendo los envases, embalajes, etiquetas, material impreso o de publicidad u otros materiales, así como los materiales y medios que sirvieran predominantemente para cometer la infracción;

d) la prohibición de la importación o de la exportación de los productos, materiales o medios referidos en el literal anterior;

e) la adjudicación en propiedad de los productos, materiales o medios referidos en el literal c), en cuyo caso el valor de los bienes se imputará al importe de la indemnización de daños y perjuicios;

f) la adopción de las medidas necesarias para evitar la continuación o la repetición de la infracción, incluyendo la destrucción de los productos, materiales o medios referidos en el literal c) o el cierre temporal o definitivo del establecimiento del demandado o denunciado; o,

g) la publicación de la sentencia condenatoria y su notificación a las personas interesadas, a costa del infractor.

Tratándose de productos que ostenten una marca falsa, la supresión o remoción de la marca deberá acompañarse de acciones encaminadas a impedir que se introduzcan esos productos en el comercio. Asimismo, no se permitirá que esos productos sean reexportados en el mismo estado, ni que sean sometidos a un procedimiento aduanero diferente.

Quedarán exceptuados los casos debidamente calificados por la autoridad nacional competente, o los que cuenten con la autorización expresa del titular de la marca.

Artículo 242.- Los Países Miembros podrán disponer que, salvo que resulte desproporcionado con la gravedad de la infracción, las autoridades judiciales puedan ordenar al infractor que informe al titular del derecho sobre la identidad de los terceros que hayan participado en la producción y distribución de los bienes o servicios infractores, y sobre sus circuitos de distribución.

Artículo 243.- Para efectos de calcular la indemnización de daños y perjuicios se tomará en cuenta, entre otros, los criterios siguientes:

a) el daño emergente y el lucro cesante sufrido por el titular del derecho como consecuencia de la infracción;

b) el monto de los beneficios obtenidos por el infractor como resultado de los actos de infracción; o,

c) el precio que el infractor habría pagado por concepto de una licencia contractual, teniendo en cuenta el valor comercial del derecho infringido y las licencias contractuales que ya se hubieran concedido.

Artículo 244.- La acción por infracción prescribirá a los dos años contados desde la fecha en que el titular tuvo conocimiento de la infracción o en todo caso, a los cinco años contados desde que se cometió la infracción por última vez….

De dichos artículos se entiende claramente, que quien tiene el poder de accionar ante un órgano jurisdiccional es el titular del derecho, por otra parte, el artículo 247 de la decisión en comento establece:

Artículo 247.- Una medida cautelar sólo se ordenará cuando quien la pida acredite su legitimación para actuar, la existencia del derecho infringido y presente pruebas que permitan presumir razonablemente la comisión de la infracción o su inminencia. La autoridad nacional competente podrá requerir que quien pida la medida otorgue caución o garantía suficientes antes de ordenarla.

Quien pida una medida cautelar respecto de productos determinados deberá suministrar las informaciones necesarias y una descripción suficientemente detallada y precisa para que los productos presuntamente infractores puedan ser identificados.

(Negrillas del Tribunal)

En tal sentido, del documento constitutivo de la licencia otorgada por PUMA a la Empresa INVERSIONES NOBILIS, C.A., se establece lo siguiente:

…ARTICULO XIV MISCELANEAS….6. Sin Agencia. El presente convenio no convierte al LICENCIATARIO en agente o en representante legal de PUMA, ni a PUMA como agente o representante legal del LICENCIATARIO para ningún propósito….

(Negrillas y subrayado del Tribunal)

Por lo que el Tribunal considera, que la solicitante INVERSIONES NOBILIS, C.A., no esta legitimada para solicitar la medida cautelar anticipada, toda vez, que no es la titular de la marca PUMA, y no actúa en representación del titular de la misma, motivo por el cual este Tribunal niega la admisión de la presente solicitud de MEDIDA CAUTELAR ANTICIPADA peticionada por la sociedad mercantil INVERSIONES NOBILIS, C.A., y asi se decide.

Publíquese y regístrese la presente decisión.

Dada, firmada y sellada en Caracas, a los (12) días del mes de Noviembre de dos mil nueve (2009). Años: 199º y 150º

LA JUEZ TITULAR

DRA. L.S.

EL SECRETARIO TITULAR

Abg. E.J.G.

En esta fecha, siendo las 3:00 p.m., se registró y publicó la anterior decisión. EL SECRETARIO TITULAR

Abg. E.J.G.

Exp: AP31-S-2009-006848